Содержание
Официальная хроника
В.С. Ламбина, С.В. Михайлов
4 Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам
(23 января 2014 года)
В.С. Ламбина
12 Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам
(4 апреля 2014 года)
Патентное право
Т. Вестфаль
26 Новое ограничение доктрины эквивалентов в Германии и практические выводы
Статья раскрывает новое ограничение доктрины эквивалентов, которое недавно появилось в практике патентоведов
в Германии и основано на двух прецедентах Верховного Федерального Суда ФРГ.
В.А. Мещеряков
28 Устранение Судом по интеллектуальным правам нарушений прав и законных интересов заявителей
в решениях Роспатента в случаях признания этих решений недействительными
В статье анализируются проблемы регулирования пределов правомочий Суда по интеллектуальным правам при
рассмотрении им споров о признании решений Роспатента недействительными.
Право на товарные знаки
В.А. Химичев
37 Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование товарного знака
В статье рассматривается вопрос о возможности отнесения несостоятельности (банкротства) правообладателя
к числу обстоятельств, оправдывающих неиспользование товарного знака. Проблема исследуется применительно
к каждой процедуре банкротства.
С.В. Михайлов
42 К вопросу об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием
Автором в статье представлен один из возможных вариантов решения проблемы определения заинтересованности лица,
обращающегося в суд с иском о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Л.В. Назарычева
46 Некоторые практические вопросы защиты прав на товарные знаки
В статье автор обращает внимание на конкретные вопросы, разрешаемые в судебных заседаниях по делам,
связанным с защитой прав на товарные знаки: о заинтересованности в товарном знаке, об однородности товаров,
о злоупотреблении правом и др. В качестве примеров приведены споры о защите прав на указанные средства
индивидуализации, рассмотренные арбитражными судами, в том числе Судом по интеллектуальным правам.
Авторские и смежные права
С.Л. Будылин
53 Винни-Пух и Чебурашка встречаются в суде. Споры вокруг «старых» произведений в России и за рубежом
Автором раскрываются некоторые из проблем и судебных споров, имеющих то или иное отношение к «старым»
произведениям, таким как книги и мультфильмы о Винни-Пухе и Чебурашке. Подобные судебные споры представляют
собой большой правовой интерес - как практический, так и теоретический. В них поднимаются и разрешаются
сложнейшие вопросы, относящиеся не только к праву интеллектуальной собственности как таковому,
но и к конституционному праву, к праву международных договоров, к международному частному праву, а также
к интерпретации формулировок договоров, составленных десятилетия назад.
Правовые вопросы
Г.К. Авдеева
67 Проблемы идентификации компьютерной программы как объекта авторского права
Автором в соответствии с законодательством Украины проанализирована сущность компьютерных программ как
объектов авторского права, выделены особенности их идентификации, обоснована необходимость предоставления на
экспертное исследование текстов компьютерных программ.
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Протокол заседания Научно-
консультативного Совета при
Суде по интеллектуальным
правам
(23 января 2014 года)
В.С. Ламбина,
ведущий консультант секретариата председателя Суда
по интеллектуальным правам, ответственный секретарь Научно-
консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам,
заместитель заведующей кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
С.В. Михайлов,
кандидат юридических наук, ведущий консультант Отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным
правам, научный сотрудник НОЦ Интеллектуальной собственности Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
На заседании рабочей группы Научно- UNESCO по авторскому праву, председатель
консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам 23 января 2014 года комитета по интеллектуальной собственности
обсуждались вопросы споров при наличии
конфликта между доменным именем и Ассоциации европейского бизнеса, член
средством индивидуализации, в частности –
товарным знаком. INTA, ECTA, MARQUES, PTMG, Ассоциации
российских патентных поверенных,
Российской национальной группы AIPPI.
3. Гаврилов Денис Александрович –
кандидат юридических наук, заместитель
Из состава НКС присутствовали: начальника правового управления
1.Новоселова Людмила Александровна Федеральной антимонопольной службы
– доктор юридических наук, профессор, Российской Федерации.
заведующий кафедрой интеллектуальных 4. Герасименко Светлана Анатольевна
прав Московского государственного – заместитель начальника Управления
юридического университета имени публичного права и процесса Высшего
О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по Арбитражного Суда Российской Федерации.
интеллектуальным правам. 5. Залесов Алексей Владимирович
2. Ариевич Евгений Анатольевич – – кандидат юридических наук, президент
кандидат юридических наук, доцент кафедры Российской национальной группы
4 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Международной ассоциации по охране 15. Кручинина Надежда Александровна
интеллектуальной собственности (AIP- – судья Суда по интеллектуальным правам.
PI), член AIPPI, LES, президент Ассоциации
российских патентных поверенных,начальник 16. Михайлов Семен Викторович
юридического отдела ООО «Союзпатент». – кандидат юридических наук, ведущий
консультант отдела анализа и обобщения
6. Калятин Виталий Олегович – судебной практики, законодательства и
кандидат юридических наук, профессор статистики Суда по интеллектуальным правам.
Российской школы частного права, главный
юрист по интеллектуальной собственности 17. Рассомагина Наталия Леонидовна –
РОСНАНО,член Рабочей группы по подготовке судья Суда по интеллектуальным правам.
проекта части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации. 18.Рогожин Сергей Петрович– кандидат
юридических наук, доцент, судья Суда по
7. Копылов Сергей Александрович интеллектуальным правам.
– начальник юридического отдела АНО
«Координационный центр национального На заседании также присутствовали
домена сети «Интернет»». работникиаппаратаСудапоинтеллектуальным
правам.
8.МещеряковВладимирАлександрович
– советник ООО «Юридическая фирма Л.А. Новоселова: Цель заседания рабочей
«Городисский и партнеры». группы Научно-консультативного Совета при
Суде по интеллектуальным правам состоит
9. Орлова Валентина Владимировна в определении рекомендаций и выработке
– доктор юридических наук, проректор возможных правовых подходов к разрешению
по научной работе и международному судом споров между администраторами
сотрудничеству Российской государственной доменных имен и обладателями исключи-
академии интеллектуальной собственности. тельных прав на товарные знаки или иные
средства индивидуализации. Правовые позиции
10. Рожкова Марина Александровна в судах не выработаны, поэтому предлагаю
– доктор юридических наук, профессор членам рабочей группы Научно-консульта-
кафедры интеллектуальных прав Московского тивного Совета обсудить вопросы, касающиеся
государственного юридического университета «алгоритма» работы суда с обстоятельствами,
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). имеющими значение для разрешения доменных
споров, в том числе в какой последовательности
11. Смола Анна Александровна – их нужно устанавливать.
кандидат юридических наук, начальник
Управления публичного права и процесса 1. Недобросовестная конкуренция
Высшего Арбитражного Суда Российской и злоупотребление правом:
Федерации. соотношение по доменным спорам
Также выступали: Д.А. Гаврилов. Федеральная
12. Афанасьев Дмитрий Викторович антимонопольная служба рассматривает
– начальник отдела анализа и обобщения заявления о нарушении законодательства
судебной практики, законодательства и о конкуренции в связи с регистрацией и
статистики Суда по интеллектуальным правам. использованием доменных имен. Так, было
13. Васильевна Татьяна Владимировна рассмотрено дело по домену .рф с участием
– судья Суда по интеллектуальным правам. регистратора – Регионального сетевого
14. Корнеев Владимир Александрович – информационного центра («RU-Центр»),
кандидат юридических наук, доцент кафедры зарегистрировавшего на себя более 70 тысяч
интеллектуальных прав Российской школы доменных имен. Действия «RU-Центра»
частного права, заместитель председателя получили правовую квалификацию в качестве
Суда по интеллектуальным правам. акта недобросовестной конкуренции. Решение
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 5
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Федеральной антимонопольной службы по конкурентных отношений, нет оснований
для применения как положений Парижской
делу, обжалованное в судебном порядке, конвенции по охране промышленной
собственности 1883 года, так и положений
было признано законным, с его положениями Закона о защите конкуренции, поскольку
следует применять другой критерий, хотя и
согласились все судебные инстанции вплоть до являющийся смежным, – злоупотребление
правом, то есть положения статьи 10 ГК РФ.
Президиума Высшего Арбитражного Суда
В.О. Калятин. Существуют две различные
Российской Федерации. категории. Первая – это недобросовестность,
для квалификации действий как
Вместе с тем существуют вопросы. К недобросовестных можно руководствоваться
положениями Единообразной политики по
примеру, в споре по товарному знаку Mumm, разрешению споров в связи с доменными
именами, одобренной Интернет-корпорацией
рассмотренному Президиумом Высшего по присвоению названий и номеров (ICANN)
(далее – UDRP), поскольку UDRP содержит
Арбитражного Суда, квалификация действий критерии освобождения от ответственности
лица, зарегистрировавшего доменное
ответчика произведена с использованием имя; вторая категория – недобросовестная
конкуренция, имеющая другую природу.
категорий: недобросовестное использование Поэтому по спорам, предметом которых
не являются конкурентные отношения, нет
доменного имени и недобросовестная оснований для применения положений
статьи 10.bis Парижской конвенции по охране
конкуренция. Между тем в деле Mumm промышленнойсобственности1883года,вместе
с тем такие споры могут быть рассмотрены с
ответчик – физическое лицо не является использованием категории злоупотребления
правом на основании статьи 10 ГК РФ.
субъектом предпринимательской
Е.А. Ариевич. По обсуждаемому вопросу
деятельности и, соответственно, не может в модельных рекомендациях ВОИС по
недобросовестной конкуренции отмечается,
быть участником конкурентных отношений. что в конфликтной ситуации, когда стороны
не являются конкурентами на одном
Таким образом, сформированная товарном рынке, их действия признаются
недобросовестной конкуренцией. Кроме
Президиумом Высшего Арбитражного Суда того, лицо, регистрируя доменное имя,
воспроизводящее известное фирменное
Российской Федерации позиция вызывает наименование или известный товарный знак,
приобретает конкурентное преимущество
вопрос, можно ли применять положения перед всеми остальными участниками
рынка, осуществляющими свою деятельность
статьи 10.bis Парижской конвенции по именно в этой области. Аналогичная позиция
сформирована Президиумом ВАС РФ по делу
охране промышленной собственности Vacheron Constantin.
1883 года о недобросовестной конкуренции Д.А. Гаврилов. Товарный знак Vach-
eron Constantin имеет трансграничную
при рассмотрении спора между обладателем
исключительного права на товарный
знак и лицом, не являющимся субъектом
предпринимательской деятельности.
Кроме того, согласно позиции,
отраженной в справке, подготовленной
к сегодняшнему заседанию рабочей
группы Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам,
положения Парижской конвенции по охране
промышленной собственности 1883 года
и положения Закона о защите конкуренции
имеют различное юридическое содержание –
сфера регулируемых ими общественных
отношений не идентична. Между тем
это не так, поскольку и Закон о защите
конкуренции и Парижская конвенция по
охране промышленной собственности 1883
года содержат единый общий запрет на
недобросовестную конкуренцию.
Таким образом, в ситуации, когда один
из участников спора не является субъектом
6 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
известность, что и послужило основанием для Вопрос ставится в связи с тем, что
положения статьи 10.bis Парижской
упомянутой позиции Президиума ВАС РФ. конвенции по охране промышленной
собственности 1883 года сформулированы
Поэтому, например, приобретая доменное шире, чем положения российского закона о
защите конкуренции.
имя вашеронконстантин.рф, администратор
С.А. Копылов. К правоотношениям
такого доменного имени действительно с участием физических лиц применима
Парижская конвенция по охране
осуществляет недобросовестные действия промышленной собственности 1883 года.
Важен анализ совокупности действий по
по привлечению потребительского спроса, регистрации и использованию доменного
имени. К примеру, если доменное имя
пусть даже не конкурируя напрямую со используется для рекламы товаров, услуг или
для размещения предложений о продаже, вот
швейцарской компанией. к такой совокупности действий применяются
положения конвенции.
С.А. Копылов. В российских зонах
В.А. Корнеев. Высший Арбитражный
доменов .ru и .рф на сегодняшний день Суд Российской Федерации исходит из
того, что недобросовестная конкуренция
зарегистрировано около 5 миллионов как нечестное ведение бизнеса в смысле
статьи 10.bis Парижской конвенции по
доменов. Есть администраторы, на которых охране промышленной собственности
1883 года – понятие более широкое,
зарегистрировано свыше полумиллиона чем в отечественном законе о защите
конкуренции. Так было в делах «Akai»,
доменов, есть администраторы, на которых «Mumm» и других, где действительно
конкурентного взаимодействия не было.
зарегистрировано по одному домену.
Д.А. Гаврилов. Категория «нечестные
Доменные имена регистрируются как методы ведения бизнеса», содержащаяся в
статье 4 закона о защите конкуренции, тесно
для коммерческих проектов, так и для связана с наличием рынка в экономическом
смысле. Понятие конкуренции на рынке
некоммерческих проектов. Подавляющая связано с тем, что участник рынка
стремится получить возможность влиять на
часть администраторов регистрируют общие условия обращения товаров. Таким
образом, оценивая действия физического
доменные имена для SEO-услуг. Это услуги лица, не осуществляющего деятельность
на каком-либо рынке, нужно обращать
по продвижению товаров, принадлежащих внимание на цель регистрации доменного
имени. Если такая цель – извлечь выгоду
третьим лицам, а также рекламные услуги. от коммерческой ценности товарного
знака, это недобросовестное намерение и
С одной стороны, физические лица злоупотребление правом. По UDRP такие
споры разрешаются аналогично, понятие
не являются участниками коммерческого конкуренции при разрешении таких споров
не используется.
оборота и, наверное, участниками отношений
по недобросовестной конкуренции. С другой
стороны, и физические лица уже самим
фактом регистрации доменного имени
включаются в хозяйственный оборот.
Л.А. Новоселова. Субъектами доменных
споров являются как юридические, так
и физические лица, не осуществляющие
предпринимательской деятельности.
Высказан тезис о том, что российское
законодательство о конкуренции не
применимо в ситуациях, когда невозможно
конкурентное рыночное взаимодействие.
Вместе с тем есть ли основания для
квалификации правоотношений,
складывающихся по доменным спорам,
исходя из положений Парижской конвенции
по охране промышленной собственности
1883 года, либо мы должны исходить из
того, что они не подпадают под действие
конвенции и нужно исследовать вопрос о
злоупотреблении правом?
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 7
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
таких споров статью 10 ГК РФ? А круг имен: технически это комплекс, работающий
фактических обстоятельств определять с со всеми возможными заданными
учетом положений, сформулированных в наименованиями словосочетаний, который
UDRP? Можетли суд ссылаться на UDRP или он проверяет зарегистрированные доменные
это может делать только косвенно («судебная имена и освобождающиеся доменные имена.
практика исходит из того, что нужно При этом процесс регистрации доменного
установить определенные обстоятельства»)? имени за новым администратором
происходит автоматически.
Д.А. Гаврилов. Если в доменной зоне
спорного доменного имени действуют UDRP, А.В. Залесов. Международная ассоциация
то на них можно ссылаться явно. В остальных по охране интеллектуальной собственности в
случаях при рассмотрении доменного спора 2003 году приняла резолюцию, постановление
можно толковать нормы, содержащиеся по вопросу 173 (Q173),в п.1 которой отмечено,
в статьях 10 и 1484 ГК РФ, с учетом что сама по себе регистрация доменного
положений UDRP. Но желательно, чтобы имени не создает какого-либо права на
Координационный центр национального обозначение (proprietary rights in the name).
домена сети Интернет отредактировал Это применимо, например, к ситуации,
правила регистрации в зонах .ru и .рф. когда администратор доменного имени
размещает на своем сайте рекламу, хотя прав
2. Соотношение понятий на соответствующее обозначение у него нет.
регистрации доменного имени Применима в аналогичных ситуациях статья
и его использования 10.bis Парижской конвенции, поскольку такая
практика может противоречить честным
В.А. Мещеряков. Вопрос, касающийся обычаям в торговых и промышленных делах.
содержания понятия «использование
доменного имени», заключается в следу- Кроме того, в п. 6 указанной резолюции
ющем: включает ли названное понятие говорится, что несмотря на то, что сервис
действия по регистрации доменного имени? WHOIS должен содержать достоверную
Приобретение исключительного права информацию в отношении лица,
вообще и особенно в области промышленной зарегистрировавшего доменное имя (имя/
собственности, в которой исключительное наименование, телефонный номер и другое),
право возникает на основании регистрации, часто невозможно установить ответчика по
представляет собой действие, которое само делу. Предлагается названную резолюцию
по себе прав третьих лиц не нарушает. В рассматривать как обычай, устанавливающий
законе содержание исключительного права презумпцию, что информация должна быть
определяется как использование объекта доступна. Соответственно, иски не должны
интеллектуальной собственности. Таким возвращаться заявителям по формальным
образом, регистрация спорного доменного основаниям, так как истец объективно не
имени не может влечь смешения товаров и может соблюсти требование АПК РФ в части
услуг согласно статье 10.bis Парижской кон- указания всех данных ответчика. В таких
венции по охране промышленной собствен- ситуациях регистратор может быть привлечен
ности 1883 года. В практике арбитражных к участию в деле в качестве третьего лица.
судов такая ситуация оценивается в качестве
действия, создающего угрозу нарушения права. М.А. Рожкова. Доменные имена к
объектам интеллектуальной собственности не
С.А. Копылов. Факт регистрации относятся. Вместе с тем с юридической точки
доменного имени нельзя расценивать зрения доменные имена представляют собой
как приготовление к недобросовестному явление, которое может вторгнуться в сферу
его использованию. К примеру, услуга по исключительного права на товарный знак.
отслеживанию освобождающихся доменных Необоснованное вторжение и составляет
8 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
нарушение исключительного права. Принцип простой, каждая страна для своего
домена вводит свои правила.
Таким образом, является неправильным
Таким образом, для иностранных
ограничение применения положений о доменных зон на процедуру UDRP можно
ссылаться как на условие договора.
злоупотреблении правом указанием на то,
По спорам, предметом которых являются
что нарушение исключительного права российские домены, ссылаются на Правила
регистрации доменных имен, поэтому
состоит только в использовании доменного можно было бы внести соответствующие
изменения в названные правила.
имени, но не в его регистрации. Дело в
Д.А. Гаврилов. В решении Федеральной
том, что права могут быть нарушены уже антимонопольной службы по делу «RU-
Центра» сделан вывод, что регистратор
самой недобросовестной регистрацией, нарушил обычаи делового оборота,
основанные на правилах аккредитации,
направленной на недобросовестную которых придерживались все регистраторы.
Президиум Высшего Арбитражного
конкуренцию (недобросовестное Суда Российской Федерации в своем
постановлении согласился с таким выводом.
использование), хотя самого использования Может быть, можно аналогично относиться к
правилам UDRP.
еще не было. Например, когда предлагается
В.О. Калятин. Если есть договорные
продажа доменного имени правообладателю условия, ссылающиеся на UDRP или другие
правила, можно говорить о нарушении
товарного знака. договора. Что касается обычая, то он
сам по себе обладает нормативностью,
Н.А. Кручинина. Регистрация доменного поэтому обычай применяется в силу
распространенности, а не потому, что на
имени может быть актом недобросовестной него сослались в договоре. Если UDRP –
это обычай в том случае, если на UDRP нет
конкуренции сама по себе: обладатель ссылки в договоре. Если же на UDRP прямо
указано в договоре, то это уже не обычай, это
исключительного права может прийти в суд уже просто норма.
и заявить, что у него есть товарный знак, но 4. Юридическое значение
приоритета регистрации
в связи с регистрацией доменного имени доменного имени относительно
даты заявки на регистрацию
он лишен права использовать его в сети товарного знака
Интернет. Л.А. Новоселова. Если доменное имя
было зарегистрировано раньше даты заявки
Следовательно, независимо от на регистрацию товарного знака, то, как
правило, нельзя говорить о злоупотреблении
субъектного состава сама по себе регистрация со стороны администратора доменного
имени.
доменного имени может быть нарушением
В.А. Ариевич. Возможны исключения,
статьи 10.bis Парижской конвенции по охране например, в случае известного во всем мире
промышленной собственности 1883 года.
3. Возможность применения
UDRP
Л.А. Новоселова. В каком объеме, в каком
качестве UDRP может применяться судами?
Дело в том, что именно этот документ
четко описывает, какие обстоятельства
подлежат проверке при рассмотрении спора
между владельцем доменного имени и
правообладателем исключительного права на
товарный знак.
С.А. Копылов. Для всех иностранных
доменов общего пользования .com, .net, .org,
процедура UDRP является обязательным
приложением к договору как с регистратором,
ICANN-регистратором, так и регистратора с
пользователем. В случае российских доменов
.ru, .рф и исторически сложившегося .su,
для них процедура UDRP не обязательна.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 9
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
товарного знака, но не зарегистрированного право на товарный знак (или фирменное
наименование) закреплено законом, в то
в России. время как «доменное имя» в состав объектов
интеллектуальных прав не входит.
В.О. Калятин. Доменное имя может
Складывающаяся отечественная судебная
быть использовано в дальнейшем для практика основывается на том, что вопрос о
дате регистрации доменного имени и другие
недобросовестной конкуренции. обстоятельства не имеют юридического
значения, поскольку товарному знаку,
С.А. Копылов. Признаками являющемуся объектом интеллектуальной
собственности, нельзя противопоставить
злоупотребления являются действия «старшинство» доменного имени. Так
формируется вывод – всякое сходное
администратора доменного имени по доменное имя нарушает права владельца
товарного знака.
размещению рекламы, выставлении
Насколько правомерна такая позиция?
доменного имени на продажу. С.А. Копылов. Я видел свидетельство о
праве на наследование доменного имени на
Принципиально то, что такие действия шесть наследников в равных долях.
В.А. Мещеряков. Регистрация доменного
должны рассматриваться в совокупности. имени возникает из договора. Вместе с тем,
несмотря на обязательственную природу
К примеру, регистрация одного доменного доменного имени, нельзя не считаться с
обстоятельствами,связанными с первенством
имени ни о чем не свидетельствует, вместе регистрации доменного имени, и вопросами
добросовестности, то есть с признаками,
с тем если лицо зарегистрировало 100 тысяч характеризующими исключительные права.
К примеру, если кто-либо добросовестно
доменных имен и они «пересекаются» с приобрел право на доменное имя, не
тождественное никакому товарному знаку ни в
товарными знаками, то есть основания для России,ни в мире,нотретье лицо воспроизвело
такое доменное имя в качестве товарного
постановки вопроса о злоупотреблении. знака и стало утверждать, что у товарного
знака есть преимущество, основанное на
В.А. Ариевич. Общий подход по вопросам законе. В сложившейся ситуации судебное
решение в пользу третьего лица, обладателя
недобросовестности применительно исключительного права на товарный знак, о
лишении администратора прав в отношении
к доменным спорам заключается в спорного доменного имени будет вызывать
вопросы с точки зрения справедливости.
применении положений статьи 10 ГК РФ. В.О. Калятин. В такой ситуации
администратор спорного доменного имени
Квалификация сложившихся отношений имеет возможность сослаться на статью 10 ГК
РФ.
по статье 10.bis Парижской конвенции по Т.В. Васильева. Обращаю внимание на то,
что существуюторганизации,отслеживающие
охране промышленной собственности 1883 в сети Интернет успешные компании, и среди
года составляет частный случай, который
может определяться «тестами» наподобие
используемым в американских судах.
5. Правовой статус доменного
имени
Л.А. Новоселова. Были изучены дела,
связанные с наследованием средств
индивидуализации. К примеру, в решении
Мытищинского районного суда города
Москвы содержится вывод о том, что домен-
ное имя по наследству перейти не может, так
как доменное имя представляет собой услугу
по «переадресации», – соответственно, услуги
по наследству не переходят.
Такая позиция, конечно, вызывает
вопросы. Вместе с тем есть и причина их
возникновения, состоящая в проблеме:
является ли доменное имя самостоятельным
объектом права?
Суды, рассматривая споры по доменным
именам, основываются на том, что
10 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
них выявляют такие, у которых доменное Вместе с тем суд по конкретному спору
имя не зарегистрировано в качестве оценивает действия сторон, прежде всего, с
товарного знака. После этого регистрируют точки зрения норм права.
соответствующий товарный знак и подают в
суд на такую компанию. Подобных дел было Н.А. Кручинина. Судебная практика по
много, и все судебные инстанции указали, что делам,связанным с запретом использования
злоупотребления правом не было, и взыскали в доменном имени товарного знака, в
компенсацию за незаконное использование принципе сформирована, устоялся круг
товарного знака. обстоятельств, подлежащих доказыванию.
В.А. Корнеев. Право на доменное имя Есть товарный знак, обладающий
действительно возникает из договора. Вместе исключительным правом, которое в силу
с тем по статье 1484 ГК РФ абсолютное закона принадлежит истцу, и есть доменное
право получает законное преимущество. имя: законодатель построил свою позицию
Единственное основание, по которому так, что лицо, обладающее исключительным
правообладателю исключительного права правом, всегда будет обладать приоритетом
на товарный знак может быть отказано, – перед владельцем доменного имени.
если сам правообладатель злоупотребляет
правом, в том числе если товарный знак 6. Заключение
зарегистрирован лишь с целью отобрать
доменное имя. Л.А. Новоселова. В ходе обсуждения
обозначились следующие основные
С.В. Михайлов. Европейский Суд по проблемы:
правам человека в деле «Paeffgen» определил
то,чтодоменное имя относится к имуществу. – соотношение права на доменное имя
То есть лицо, зарегистрировавшее доменное с правом на товарный знак, а также другие
имя, обладает пусть не исключительным, средства индивидуализации;
но имущественным правом. В этом смысле
приоритет может иметь значение. – отсутствие в законе норм,
на соответствие которым можно
Д.В. Афанасьев. Европейский Суд по проверять поведение и действия лица,
правам человека указал на то, что доменное зарегистрировавшего и использующего
имя, обладая определенной ценностью, доменное имя.
относится к категории имущества. Если это
имущество, то это абсолютное право, которое Можно отметить, что нет оснований
можно,по аналогии с исключительным правом, настаивать на том, что доменное имя не
противопоставить, по большому счету, всем. может быть противопоставлено товарному
знаку. Думается, следует учесть подходы
Нужно принять во внимание критерии, Европейского Суда по правам человека,
оцениваемые Центром ВОИС по арбитражу указавшего, что доменное имя – это
и посредничеству по правилам UDRP, имущество, и право на него подлежит
то есть «каким образом» используется защите. Необходимо определить, каким
спорное доменное имя. К примеру, один из образом соотносятся право на доменное
подходов – если доменное имя используется имя (как право обязательственное) и права
с целью извлечения коммерческой выгоды, на средства индивидуализации.
есть основания для применения статьи
10.bis Парижской конвенции по охране Задача сегодняшнего совещания
промышленной собственности 1883 года. состояла в уточнении постановки самой
проблемы. Эту задачу мы решили.
Т.В. Васильева. Правила UDRP, решения
Европейского Суда по правам человека Огромное спасибо за участие нашим
имеют значение в качестве ориентиров. членам Научного консультативного совета,
нашим гостям из Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, нашим
коллегам!
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 11
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Заседание Научно-
консультативного совета при
Суде по интеллектуальным
правам
(4 апреля 2014 года)
В.С. Ламбина,
ведущий консультант секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь
Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам,
заместитель заведующей кафедры
интеллектуальных прав Московского
государственного университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
На заседании Научно- 2. Васильева Елена Николаевна
консультативного совета при Суде
по интеллектуальным правам Российской – кандидат юридических наук, доцент,
Федерации 4 апреля 2014 года обсуждались
вопросы, касающиеся споров о праве ведущий научный сотрудник ФГБУН
преждепользования.
Института государства и права Российской
академии наук.
3. Байбак Всеволод Владимирович –
кандидат юридических наук, адвокат
Члены Научно-консультативного Совета адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
при Суде по интеллектуальным правам,
присутствовавшие на заседании: Афанасьев и партнеры», член Научно-
консультативного совета Федерального
1. Новоселова Людмила арбитражного суда Северо-Западного
Александровна (ведущий заседания, округа.
председатель Научно-консультативного 4. Близнец Иван Анатольевич –
Совета при Суде по интеллектуальным доктор юридических наук, профессор,
правам) – доктор юридических наук, ректор Российской Государственной
профессор, заведующий кафедрой академии интеллектуальной собственности
интеллектуальных прав Московского (РГАИС), академик Российской академии
государственного юридического уни- естественных наук.
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 5. Герасименко Светлана
председатель Суда по интеллектуальным Анатольевна – заместитель начальника
правам. управления публичного права и процесса
12 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Высшего Арбитражного Суда Российской 13. Полонский Борис Яковлевич –
Федерации. доктор юридических наук, заслуженный
6. Залесов Алексей Владимирович – юрист Российской Федерации, старший
кандидат юридических наук, президент научный сотрудник Российской академии
Российской национальной группы народного хозяйства и государственной
Международной ассоциации по охране службы при Президенте Российской
интеллектуальной собственности (AIP- Федерации.
PI), член AIPPI, LES, президент Ассоциации 14. Пузыревский Сергей
российских патентных поверенных, Анатольевич – кандидат юридических
начальник юридического отдела ООО наук, начальник правового управления
«Союзпатент». Федеральной антимонопольной службы
7. Звягинцев Денис Александрович – Российской Федерации.
кандидат юридических наук, доцент, 15. Кастальский Виталий Николаевич
заведующий кафедрой уголовного права – управляющий партнер ООО «Центр
и процесса Российской государственной интеллектуальной собственности
академии интеллектуальной собственности «Сколково»
(РГАИС). 16. Руйе Николя (Rouiller, Nicolas) –
8. Зенин Иван Александрович – доктор права, профессор Школы бизнеса
доктор юридических наук, профессор, Лозанны и Университета Курта Бёша
заслуженный профессор юридического (L’Institut universitaire Kurt Bӧsch, IUKB).
факультета Московского государственного 17. Сенников Николай Львович –
университета имени М.В. Ломоносова, член кандидат юридических наук, доцент
Международной ассоциации содействия кафедры философии, политологии и права
прогрессу преподавания и исследований в Уфимского государственного университета
области интеллектуальной собственности экономики и сервиса, профессор Российской
(ATRIP), главный редактор журнала академии естествознания.
«Интеллектуальная собственность». 18. Старженецкий Владислав
9. Иванова Диана Владимировна – Валерьевич – кандидат юридических наук,
кандидат юридических наук, доцент доцент, заместитель заведующего кафедрой
кафедры гражданского права юридического международного права Российской
факультета Белорусского государственного академии правосудия, начальник
университета. управления международного права и
10. Козырь Оксана Михайловна – сотрудничества Высшего Арбитражного
кандидат юридических наук, заслуженный Суда Российской Федерации.
юрист, судья Высшего Арбитражного Суда 19. Шилохвост Олег Юрьевич –
Российской Федерации. доктор юридических наук, судья Высшего
11. Корнеев Владимир Арбитражного Суда Российской Федерации.
Александрович – кандидат юридических 20. Кирий Любовь Леонидовна –
наук, заместитель председателя Суда по заместитель руководителя Федеральной
интеллектуальным правам. службы по интеллектулаьной собственности,
12. Орлова Валентина патентам и товарным знакам.
Владимировна – доктор юридических
наук, проректор по научной работе Приглашенные участники:
21. Зайцева Алена Григорьева –
и международному сотрудничеству заместитель начальника управления
частного права Высшего Арбитражного Суда
Российской государственной академии Российской Федерации.
интеллектуальной собственности
(РГАИС).
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 13
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
22. Лапшина Инесса Викторовна 32. Хохлов Вадим Аркадьевич –
доктор юридических наук, профессор
– помощник заместителя председателя кафедры гражданского права Самарского
государственного экономического уни-
Высшего Арбитражного Суда Российской верситета.
Федерации. 33. Павлова Елена Александровна –
кандидат юридических наук, начальник
23. Бузанов Виктор Юрьевич – отдела исследовательского центра
частного права при президенте Российской
доцент кафедры гражданского права МГУ Федерации.
им. М.В. Ломоносова. 34. Пирогова Вера Владимировна
– кандидат юридических наук,
24. Булаевский Борис Александрович патентный поверенный, доцент кафедры
международного частного права и
– преподаватель кафедры Московского гражданского права МГИМО (У) МИД РФ.
государственного юридического
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.
25. Васильева Татьяна
Владимировна – судья Суда по
интеллектуальным правам.
26. Химичев Виктор Афанасьевич –
судья Суда по интеллектуальным правам.
27. Рогожин Сергей Петрович – судья Заседание открыла Председатель Суда
по интеллектуальным правам Российской
Cуда по интеллектуальным правам. Федерации Л.А. Новоселова.
Также в заседании приняли участие
другие судьи Суда по интеллектуальным
правам. В своем приветственном слове
Л.А. Новоселова рассказала о результатах
Письменные отзывы прислали: обсуждения вопросов, на первом заседании
Научно-консультативного совета при Суде
28. Кирий Любовь Леонидовна – по интеллектуальным правам, отметила
некоторые организационные моменты,
заместитель руководителя Федеральной подчеркнула практическую значимость
вопросов, предложенных к обсуждению.
службы по интеллектулаьной
собственности, патентам и товарным
знакам.
29. Городов Олег Александрович
– доктор юридических наук, профессор 1. Первый вопрос, вынесенный
Санкт-Петербургского государственного на обсуждение, касался а сохраности
университетеа. преждепользователем прав на дальнейшее
30. Линник Лев Николаевич – доктор безвозмездное использование
гражданского права (Doktor der Zivilrecht), тождественного решения без расширения
профессор, кандидат технических наук, объема такого использования (как указано
старший научный сотрудник, академик, в п.1 ст.1361 ГК РФ)
действительный член Российской В связи с этим в судебно – арбитражной
академии естественных наук, инженер- практике возникает вопрос о содержании
физик, патентный поверенный, вице- объема использования тождественного
президент Совета евразийских патентных патенту решения: является ли
поверенных. указанная категория количественной
31. Сергеев Александр Петрович – или качественной? Каково содержание
доктор юридических наук, профессор, качественной категории объема
заведующий кафедрой гражданского права использования тождественного решения?
Санкт-Петербургского государственного Говоря об объеме преждепользования
экономического университета. в отношении качественного или
14 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
количественного объема использования время обратил внимание на сомнительность
тождественного решения, И.А. Зенин применения к понятию «продукт»
отметил, что он видит ограничения категории «преждепользование».
в «качественной плоскости». В то же Он подчеркнул, что существует
время, по его мнению, если право много примеров в судебной практике,
преждепользования признано за когда из продукта однозначно не видно
преждепользователем в судебном техническое решение. А.В. Залесов
порядке, то ограничений по привел пример, когда внутри бетонной
осуществлению такового быть не конструкции находился каркас, к которому
должно. Также он подчеркнул, что объем относился патент, вследствие чего не
прав патентообладателя определяется было видно технического решения. По
формулой, которая может быть его мнению, в таких случаях все равно
однозвенной и многозвенной. Понятие такое решение стоит считать раскрытым
«без ограничения объема использования» неограниченному кругу лиц, так как
связано именно с определенным пунктом важно не «фактическое ознакомление
формулы. И.А. Зенин уточнил, что, неограниченного круга лиц, а возможность
придерживаясь качественной категории такого ознакомления».
объема использования, он подразумевает Также он заметил, что можно
соответствующую формулу, которая рассматривать факт преждепользования
фиксирует объем прав изобретателя и, в отношении продукта как применение
соответственно, – преждепользователя; этого продукта, что само по себе говорит
и устанавливает пределы, за которые о несоответствии неким условиям
изобретатель не может выходить при патентоспособности решения, а именно
использовании тождественного решения. «новизна». А.В. Залесов обратил
Высказываясь в отношении внимание, что если в определении
количественного ограничения объема преждепользования указать на способ,
использования, Н.Л. Сенников отметил, то это разрешит многие проблемы. То
что речь идет о допустимом количестве есть, как ему представляется, необходимо
единиц продукции. В данном случае, изложение определения следующим
по его мнению, речь идет о количестве образом: «Преждепользователь сохраняет
продукции, предусмотренной планом право на дальнейшее безвозмездное
выпуска до получения патента, и это будет использование тождественного
определять, сколько можно производить способа без расширения объема такого
непосредственно и после того как «право использования», что внесет определенную
преждепользования зарегистрировано и ясность в сущность преждепользования. А
начинает действовать». В данном случае сам объем использования способа, по его
необходимо «учитывать потенциал и мнению, – это «некий удельный объем»,
количество работников, обеспечивающих то есть «мощность производства». В
производство на этом станке. качестве примера он привел ситуацию,
А.В. Залесов отметил важность когда способ использовался за забором,
обсуждаемой категории и необходимость при пропускном режиме, то есть
точного определения, к чему именно неоткрыто. По его мнению, в данном
объем использования данного института случае при такой формулировке, ранее
«преждепользование» имеет отношение. подчеркнутой им, Роспатент примет
Выразив согласие в общем с определением заявку на патент тождественного способа,
понятия изобретения в ГК РФ, он в то же чтобудетзаконноиобоснованно, дажеесли
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 15
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
будут представлены безусловные данные, добросовестных инвесторов вложившихся
что данный способ использовался 10 лет в производство нового продукта, такой
за забором, поскольку это не открытое подход кажется единственно верным.
применение. В дополнение В.Ю. Бузанов предложил
В.Ю. Бузанов обратил внимание, что формулу о количественных критериях. В
помимо обсуждаемой проблемы коли- свое время представителями Роспатента
чественных ограничений в праве прежде- (в том числе В.Ю. Джермакян) была
пользования есть еще одна проблема – высказана интересная точка зрения,
допустимых форм и способов исполь- суть которой заключалась в следующем:
зования. Следует четко сориентировать если на дату приоритета предприятие
правоприменителя на то, что прежде- преждепользователя производило 10
пользование допустимо в рамках тех (и единиц продукта в год, а его проектная
только тех) форм предпринимательской мощность рассчитана на 100 – надо ли
деятельности, которые осуществлял разрешать ему делать 100 или только 10?
преждепользователь до начала патентных Наш ответ: надо. Иной подход
процедур. Если он был импортером неизбежно приведет к «экономическому
(впоследствии запатентованного продукта), разрушению» предприятия. Значит, надо
то очевидно,что не может стать его исходить не из фактически достигнутых
производителем, и наоборот. В противном объёмов производства (на дату приоритета),
случае допускается ничем не обоснованная а из тех объёмов, которые заложены в
конкуренция с патентообладателем. проектной документации.
Еще один принципиальный вопрос, Л.Н.Линник в своемдокладе подчеркнул,
который, по мнению В.Ю. Бузанова, что обсуждение не внесло ясности в вопросе
следовало бы обсудить, – это вопрос о о соотношении права преждепользования
надлежащих субъектах. Кто может иметь и послепользования. Однако, по его
статус преждепользователя? Разве только мнению, необходимо подчеркнуть, что
тот, кто сам изобрёл и успел наладить право послепользования возникает
производство до начала патентования? В только в период временного прекращения
этом случае ограничивается потенциальный действия патента. Он также отметил, что
круг преждепользователей исключительно институт «прав послепользования» еще
физическими лицами, что, выглядит менее конкретизирован в нормативно-
абсурдно. К тому же число таких субъектов, правовых актах. Но по мнению многих
совмещающих талант изобретателя специалистов имеется большое сущностное
и предпринимателя, было бы крайне сходство между преждепользованием и
незначительным. послепользованием
В.Ю.Бузановым предлагается Относительно вопроса о
следующий подход: считать прежде- конфиденциальности Л.Н. Линник обратил
пользователями любых лиц (обладающих внимание членов Научно-консультативного
гражданской правоспособностью), кото- совета на проблемы, связанные с
рые, не нарушая ничьих прав, преждепользованием изделий двойного
приступили к производству впоследствии назначения; а именно – изделий секретных
запатентованного продукта. Это может предприятий оборонного комплекса,
быть работодатель изобретателя (и продукция, которого занимает значимую
другое лицо), добросовестно получившее часть в экономике России и в объемах
информацию о технологии производства. зарубежного экспорта.
Если исходить из того, что цель Отмечая информацию, размещенную в
института преждепользования – защита сети Интернет, в отношении экономических
16 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
санкций против России в форме патентно- правоотношения надлежит оценивать или
правовых войн Л.Н. Линник выражает по количественным, или по качественным
озабоченность возможной ситуацией (сущностным) параметрам. Постановка
блокирования объемов преждепользования, вопроса об оценке объема использования во
особенно оборонного комплекса, всех случаяхтолько по одному из параметров
который не заботится о правовой охране некорректна. При этом О.А. Городов указал,
своей продукции. В связи с этим, по что термин использования изобретения,
его мнению, стоит рассматривать как полезной модели или промышленного
актуальные вопросы установления объема образца имеет двоякий смысл или,
преждепользования как мирной части говоря другими словами, использование
продукции двойного назначения, так и указанных объектов допускает две формы
военной части, секретность которой вряд реализации. Использование изобретений,
ли будет эффективным средством защиты полезных моделей, промышленных
при предъявлении патентных претензий образцов в первом значении можно условно
иностранными владельцами российских назвать техническим или качественным,
патентов. а во втором значении – хозяйственным
Выступающий также высказал мнение или количественным. О.А. Городов также
о чрезвычайной полезности практики, указал, что использование в техническом
в соответствии с которой специалисты смысле всегда должно предшествовать
Суда по интеллектуальным правам использованию в хозяйственном смысле,
при принятии решений высказывают а сущность технического использования
мнение членам консультативного законодатель раскрывает в п. 3 ст. 1358 ГК РФ.
совета. Однако он заметил, что не менее Сущность хозяйственного использования
полезным было бы узнать мнение и раскрыта в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в котором
правообладателей, создателей объектов определен перечень действий, которые по
интеллектуальных прав, потребителей, прямому указанию законодателя считаются
преждепользователей и других участников действиями по использованию изобретения,
сложных процессов создания, защиты и полезной модели или промышленного
практического использования результатов образца.
интеллектуальной деятельности. В связи А.П.Сергеев выразил следующее мнение
с этим Л.Н.Линник целесообразным в письменном отзыве: из смысла ст. 1361
считает сформировать группу из наиболее ГК РФ следует, что преждепользователю
активных представителей указанных лиц устанавливаются не только количественные,
и рассматриваемые вопросы направлять но и качественные ограничения
также им для учета важного мнения и этой по разрешенному использованию
категории специалистов-практиков. запатентованной разработки. Это
О.А. Городов в своем письменном означает,что он не может расширять свое
отзыве пришел к следующему выводу: при производство, в основе которого лежит
оценке содержания объема использования запатентованная разработка, не только в
тождественного охраняемому решения смысле наращивания объема производимой
следует руководствоваться понятием продукции, но и в плане увеличения
использования как в техническом, так и ассортимента выпускаемой продукции
в хозяйственном смыслах, поскольку обе или расширения видов иного возможного
из указанных форм реализации тесно использования запатентованной
взаимосвязаны. Объем использования разработки. При этом, по его мнению,
в зависимости от фактических нет никаких препятствий в указании
обстоятельств и характера спорного на количественные и качественные
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 17
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
пределы использования при решении решение каких-либо усовершенствований
и применением этого решения для
преждепользователем запатентованной каких-то новых целей, в результате чего
продукция будет выпускаться в том же
разработки. количестве или ассортименте, но уже иного
качества. Такого рода действия также
А.П. Сергеев также указал, что могут быть истолкованы как расширение
объема использования. Они не должны
представляется совершенно надуманным рассматриваться как допускаемые в
рамках преждепользования. По существу,
предложение понимать ограничение если подобные действия приводят к
созданию нового результата, основанного
расширения объема использования на запатентованном другим лицом
изобретении, полезной модели или
как запрет преждепользователю на промышленном образце, разработчик
должен оформить свои права на такой
предоставление по лицензионным результат в установленном порядке и
заключить лицензионный договор с
договорам третьим лицам права обладателем патента, на котором основана
его разработка. Преждепользование в
использования тождественного решения. такой ситуации будет выглядеть как обход
данного правила.
Данный запрет прямо следует из п. 2
В.В. Пирогова отметила в своем
ст. 1365 ГК РФ, в связи с чем не имеет письменном отзыве, что предпочтительно
расширительное толкование исследуемого
никакого смысла дублирование этого же понятия: поскольку преждепользователь
правомочен использовать изобретение
правила в п. 1 ст. 1361 ГК РФ. для потребностей собственного
предприятия (бизнеса), в том числе на
Е.А. Павлова в своем письменном чужих производственных площадях. Это
правомочие может отчуждаться лишь
отзыве отметила, что преждепользование – вместе с предприятием.
это вид ограничения исключительного Л.Л. Кирий в отношении первого
вопроса, поставленного в справке в своем
права, его содержание не может письменном отзыве, отметила, что при
определении содержания понятия «объем
толковаться расширительно. Также использования тождественного решения»
необходимо исходить из того, что право
она указала, что критерий объема преждепользования обеспечивает защиту
интересов третьих лиц на результаты
использования тождественного патенту «параллельного» творчества, ограничивая
исключительное право правообладателя
решения может быть истолкован и в изобретения, полезной модели или
промышленного образца. При этом, на
количественном, и в качественном ее взгляд, право преждепользования
должно охватывать те действия, которые
смысле. В ст. 1361 ГК РФ упоминается об может запретить или разрешить третьим
использовании решения, тождественного
запатентованному, поэтому содержание
такого использования следует определять
по ст. 1358 ГК РФ. Перечень способов
использования, содержащийся в п. 2
ст. 1358 ГК РФ, свидетельствует о том, что
под использованием изобретения, по-
лезной модели и промышленного образца
понимается как изготовление продукта или
изделия при помощи или с использованием
изобретения, модели или образца, так и
введение такого продукта или изделия
в экономический оборот. Очевидно, что
под использованием без расширения
объема такого использования прежде
всего подразумевается использование в
количественном аспекте: то же количество
производимой продукции, тот же
ассортимент, та же территория реализации.
При этом могут возникнуть и вопросы,
связанные с внесением в разработанное
преждепользователем техническое
18 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
лицам правообладатель. Правообладатель права преждепользования должен
позволяет третьим лицам осуществлять
такие действия на основе лицензионного определяться на дату приоритета
договора в пределах, установленных
лицензионным договором. В лицензион- изобретения, полезной модели,
ном договоре стороны оговаривают объем
предоставляемого права на использование, промышленного образца. Было указано,
который характеризуется следующими
положениями. что представляется необоснованным
1. Перечнем действий, на совершение исходить из потенциальной возможности
которых лицензиатом дает разрешение
лицензиар (из числа действий, на преждепользователя закупить
совершение которых требуется разрешение
правообладателя). Исходя из смысла оборудование дополнительно к тому,
п. 2 ст. 1358 ГК РФ, это, в частности, – ввоз
на территорию Российской Федерации, которое закуплено до даты приоритета
изготовление,применение, предложение
о продаже, а также продажа и(или) иное изобретения, полезной модели,
введение в гражданский оборот или
хранение для этих целей продукта, в промышленного образца. Вместе с тем, если
котором использованы изобретения;
полезной модели либо изделия, в котором договор на поставку такого оборудования
использован промышленный образец.
заключен, представляется целесообразным
2. Временными и территориальными
границами совершения таких действий. включить его в состав оборудования, выпуск
3. Количественными и (или) продукции на котором охватывается
качественными пределами осуществления
этих действий, например: максимальный правом преждепользования.
объем выпуска товаров, осуществление
деятельности только на рынке В отзыве Л.Л. Кирий отмечено, что
определенных товаров, организация
производства только на заранее если преждепользователем превышен
оговоренных производственных площадях.
объем использования, достигнутый на
Позиция Л.Л. Кирий в целом совпадает
с ранее высказанными мнениями в дату приоритета изобретения, полезной
отношении того, что объем использования
является как количественной, так и модели, промышленного образца, –
качественной категорией. Также она
указала, что объем использования может патентообладатель имеет право запретить
характеризоваться как действиями
преждепользователя в отношении такое использование сверх достигнутого
продукта, способа или изделия, так и
границами и пределами совершения этих объема или разрешить на основе
действий.
лицензионного договора.
При этом было отмечено, что
объем использования технического В отношении предположения о
решения для определения пределов
возможности ограничения расширения
объема использования путем запрета
преждепользователю предоставлять
лицензии третьим лицам отмечено,
что преждепользование не основано
на законе, так как нельзя ограничить
то право, которым субъект не наделен.
Преждепользователь не имеет права
на предоставление лицензий, т.к. оно
относится к правомочиям правообладателя
по распоряжению исключительным правом,
но не по использованию самого объекта
исключительного права – изобретения,
полезной модели, промышленного
образца. Правомочие преждепользователя
распространяется только на использование
решения, тождественного самому объекту,
но не на распоряжение правом.
В.А. Хохлов по первому вопросу справки
представил отличную от других позицию.
В своем письменном отзыве он отразил
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 19
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
сложно структурный вывод, обобщая Л.А. Трахтенгерц в своем выступлении
озвучила следующие мысли при
который, можно говорить о следующем. обсуждении вопросов, связанных с
институтом преждепользования.
По смыслу нормы п. 1 ст. 1361 ГК РФ речь
Во-первых, на ее взгляд, задача
идет о том, что у преждепользователя в преждепользования – стимулировать
техническое творчество. Она отмечает,
рассматриваемой ситуации сохраняются что параллельное творчество в патентно-
правовых отношениях – это должная
ранее имевшиеся именно экономические и нормальная практика, что по своей
сути противно авторскому праву.
возможности. Поэтому вернее исходить Л.А. Трахтенгерц указала, что законодатель
четко выстроил, что именно порочит
из того, что значимы не столько новизну изобретения, что не требует
дополнительного обсуждения.
количественные или качественные
Л. А. Трахтенгерц считает, что данный
показатели, сколько возможности обсуждаемый институт применим
непосредственно «только к автору
получения экономического эффекта в изобретения», который «сам создал
изобретение, но не пошел в патентное
связи с установлением особого правового ведомство, не подал заявку, а начал
готовиться к выпуску продукции».
режима. Говорить о количественном или о
Во-вторых, она подчеркнула сущность
качественном критериях можно, но лишь предоставляемых возможностей по праву
преждепользования. По ее мнению, это
с точки зрения их связи с собственными экономическое или хозяйственное право,
дающее возможность определенной
достижениями преждепользователя. хозяйственной деятельности в очень
ограниченном объеме.
Чаще всего используется традиционный
В качестве третьего аспекта она
критерий – количества единиц ранее подчеркнула, что права автора в обороте
не участвуют – это не патентные права,
производимой продукции, что по мнению и автор может передать их лишь вместе с
предприятием.
В.А. Хохлова вполне обоснованно. Но в
По ее мнению, очень сложная
определенных случаях могут привлекаться категория – это объем использования.
Возможна ситуация, когда это
иные показатели и обстоятельства использование будет порочить новизну
изобретения, новизну патента; а в случае,
(технологические, юридические, если преждепользователь вышел за ли-
миты объема использования до даты
экономические). Привлекать для этого приоритета, то «он уже не прежде-
пользователь, а просто – пользователь, ко-
показатели стоимостного измерения торый препятствует защите этого изоб-
ретения». Л.А. Трахтенгерц, видится слож-
можно, но стоит быть последовательным ность в том, что, с одной стороны, мы
должны признать, что сделаны приго-
в таком применении. Оценка объема
использования не должна зависеть от
действий (бездействия) других лиц
(включая патентообладателя, партнеров
и пр.). В.А. Хохлов считает, что в данном
случае логичнее исходить из того, что
законодатель осмысленно не сделал
специальных указаний и ограничений.
Это позволяет считать, что все способы
использования, названные в ст. 1358 ГК
РФ, доступны для преждепользователя
(только, если они фактически применялись
или доказано наличие приготовлений).
Но во избежание развития параллельной
патентам системы желательно исходить из
того, что суммарный экономический эф-
фект не должен превышать общего лимита.
Удачнее всего – право преждепользования,
по его мнению, оценивать как особую
преференцию на сохранение прежних
экономических возможностей.
20 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
товления; но объективно это могут быть В отношении приготовления
только такие «приготовления, которые есть мнение, что критерий такого
не относятся к источникам порочащим приготовления должен быть достаточно
новизну изобретения», даже если все его высоким – «не просто намерение
действия происходят до даты приоритета. использовать и какая-то умозрительная
В отношении территориального деятельность – это должно быть что-то
действия института преждепользования существенное и эффективное. При таком
Л.А. Трахтенгерц отмечает, что приготовлении преждепользователь
преждепользование распространяется на должен непосредственно приступить
выпуск в России. По ее мнению вопросы, к определенной имплементации. В то
которые представлены в справке очень же время В.В. Старженецкий отметил
хорошо отражены и проанализированны сложность формулирования какой-то
в отзывах О.А. Городова и А.П. Сергеева, общей формулы, которая, по его мнению,
с позициями которых, она в полной мере зависит от объекта преждепользования, так
согласна. В конце своего выступления как, к примеру, в фармацевтике – это один
Л.А. Трахтенгерц еще раз подчеркнула, что вид приготовления, в машиностроении –
преждепользование, послепользование – совершенно другой. Однако, по его
это разные институты, поскольку один из мнению, формулируя какой-либо общий
которых относится к патентообладателю, критерий, в любом случае стоит говорить
а второй – просто автору, не защитивших об эффективном, серьезном существенном
свои права. приготовлении.
В.В. Старженецкий отметил, что Вдополнение к поставленным вопросам
проблемы, отраженные в справке, – очень он также отметил международно-правовой
сложные и актуальные и существует много аспект в отношении преждепользования
вариантов их решения. Выступающий в рамках трансграничных отношений,
также подчеркнул важность определения что безусловно важно для случая ввоза
целей и задач данного института: от на территорию Российской Федерации
чего зависит толкование критериев продукции. По его мнении, в данном случае
объема преждепользования – их преждепользование стоит трактовать в
количественного или качественного узкотерриториальном национальном
аспекта. Ему представляется, что цель смысле, а именно – преждепользование
данного института преждепользования – объекта права интеллектуальной
«установить баланс между двумя собственности конкретно на территории
добросовестными лицами». В таком Российской Федерации, а не в глобальном
случае необходимо, с одной стороны, мировом масштабе.
сохранить стабильность патента, а с В.О. Калятин, говоря о
другой – «защитить разумные ожидания преждепользовании, предлагает исходить
и инвестиции того лица, которое из того, что закон дает нам две подсказки
изобрело тождественное решение». при подходе к решению вопросов,
При этом, по его мнению, необходимо связанных с преждепользованием.
предоставлять «ограниченную защиту Первая – это само назначение права
тому, кто изобрел и использовал объект преждепользования, цели его введения.
позднее», а в приоритете должен быть Главное его назначение – обеспечение
патентообладатель. Вышеуказанное, экономического оборота бизнес-компании
как видится В.В. Старженецкому, с тем, чтобы не возникало чрезмерных
образует те постулаты, которыми стоит рисков при внедрении новых технологий,
руководствоваться в дальнейшем. что кто-то раньше подаст заявку. И
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 21
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
вторая – это указание в законе на слово нужно; но мы говорим, что объем того, что
должно быть сделано, уже предопределен.
«приготовление». Такого рода указание
Закон не указывает, что право
говорит о том, что, с одной стороны, преждепользования принадлежит именно
автору. Это может быть любое лицо будь
мы не должны для лица, которое хочет то работодатель, или же правопреемник
автора. Но не обязательно человек, который
воспользоваться правом приготовления, параллельно создал эту разработку.
устанавливать такие критерии, которые Т.В. Васильева предложила к обсуж-
дению вопрос о необходимости урегули-
навредят его бизнесу, а, с другой стороны рования пробела в вопросах объема прав
преждепользования, прибегая к зарубежно-
означает, что у нас нет еще достаточно му законодательству. Т.В. Васильева при-
вела в пример законодательство Франции,
четкого описания производимого продукта. где ограничения объема не установлено,
а установлена норма, в соответствии с
Отвечая на вопрос о критериях качества которой если другое лицо использовало
аналогичное изобретение, то оно его и
и количества, как отмечает В.О. Калятин, продолжает использовать даже несмотря на
то что есть патент на данное изобретение
качественный критерий необходим только у другого лица. Т.В. Васильева предложила
определять объем формулой. А именно:
в той части, которая определяет, что будет если в каком-то способе не использован
каждый существенный признак формулы,
производить изготовитель, какой характер но доказан факт совершения всех
необходимых приготовлений, то до даты
использования он будет осуществлять приоритета в этом объеме формулы
лицо, которое заявляет о своих правах
(продажу или производство продукции). преждепользования, вправе в дальнейшем
использовать этот способ.
Однако нельзя это понимать так, как
Л.А. Новоселова выделила три подхода к
предлагается на странице 5 справки, тому, что закон имеет в виду под объемом
использования:
то есть как производство только в том
– объем формулы;
виде, в котором право было изначально – выпуска собственно того изделия, в
котором закреплен технический результат;
использовано, потому что это означает, что – комбинированный вариант с какими-
то еще, но связанными со способами
такое производство станет практически использования.
Е.Н. Васильева в своем выступлении
невозможным уже по истечении настоятельно рекомендовала избегать
смешения объема формулы и объема
короткого периода времени, так как любое использования. Е.Н. Васильева отметила,
что объем использования – категория
оборудование, любая техника, любая экономическая. И здесь речь идет прежде
всего о поиске баланса между интересами
продукция подлежит изменению. двух добросовестных производителей
Ведущим должен быть количественный
критерий, потому что только он позволяет
устанавливать пределы для лица, которое
пользуется правом преждепользования. В
противном случае, если правообладатель не
равен патентообладателю, то очень близок
к нему. Если он может производить изделие
без ограничения количества, то зачем ему
переживать, что он не получил свой патент
своевременно?
Говоря о характере приготовлений,
В.О. Калятин предложил исходить из того,
что основания для признания приготов-
лений как соответствующих имеются,
поскольку процесс запущен несмотря на то
что многие этапы еще не пройдены. Был
предложен в качестве рабочего следующий
вариант: конкретные и существенные
действия, определяющие объем
последующего использования. В этом случае
мы не говорим о том, что сделано все, что
22 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
товара или лиц, приготовившихся к Возникает вопрос, можно ли заявить
самостоятельное требование о признании
использованию, поэтому если мы посмотрим права преждепользования, и если можно, то
что это будет за требование?
на процесс внедрения научно-технического
А.М. Козина говорит о том, что
результата, то он распадается на ряд этапов. поскольку право преждепользование
не есть исключительное или какое-
Один из этапов – это производство пробных либо самостоятельное по природе
право, представляется, что речь может
экземпляров. Конечным же этапом является идти только об установлении факта. И,
соответственно, лицо, которое является
результат – производство в промышленных преждепользователем, едва ли может
обратиться в суд с требованием установить
объемах. Этот промышленный объем, преждепользование на определенный
размер продукции. Факт можно установить,
прежде всего, – количественный показатель. а как самостоятельное право, несущее
самостоятельное значение, – нет. В этой
На него необходимо ориентироваться. связи предлагается уточнить, какие
договоры преждепользователь вправе
Когда речь идет о приготовлении, также заключить. Если он не имеет охраняемого
объекта интеллектуальных прав, то,
надо учитывать экономические параметры, передавая право на использование объекта
интеллектуальной собственности, он не
экономическую составляющую,как имеет право на заключение договора,
только если это изобретение охраняется как
учитывает ее в настоящее время и Высший секрет производства (это достаточно узкая
категория).
Арбитражный Суд Российской Федерации.
Л.Л. Кирий задалась вопросом, что из
Е.Н. Васильева указала на то, что себя представляет исключительное право
правообладателя. Ею было предложено
требуемое приготовление – необходимое и исходить из того, что правообладатель
может сам использовать объект и разрешать
достаточное,однако это понимание вступает или запрещать использование третьим
лицам. На основе лицензионного договора
в противоречие с теми экономическими правообладатель разрешает третьим лицам
осуществлять определенные действия. Так-
затратами, которые преждепользователь же было предложено привязывать объем
использования к тем действиям, которые в за-
произвел и будет производить в рамках коне обозначены как действия, которые и сам
правообладатель можетсовершать и разрешать
инвестиционного проекта или какого- по лицензионному договору третьему лицу.
Эти действия перечислены в п. 2 ст. 1358 ГК
либо бизнес-плана. Данные документы РФ. И в лицензионном договоре, помимо
действий, указываются еще те границы
необходимо принимать во внимание, чтобы (временные и территориальные), в пределах
которых эти действия могут осуществляться
определить количественные параметры. этим лицом, а также их пределы. Отмечено,
Отмечает Е.Н. Васильева и
сложность в норме, определяющей право
преждепользования, в которой говорится
«неизвестно о ком: о лице, которое
использует». Как рассматривать такие
ситуации? Ответ, к сожалению, пока не
известен. Е.Н. Васильева порекомендовала
рассмотреть вопрос о внесении изменений
с эту норму права.
Л.А. Новоселова обратила внимание
на то, что часто, говоря о праве
преждепользования, участники оборота
желают выразить самостоятельное
требование о признании права
преждепользования. Мы признаем и
защищаем его часто в качестве права,
которое выдвигается при возражении;
в том случае, когда патентообладатель
обнаруживает, с его точки зрения, факт
нарушения, а ему противопоставляется
ссылка на то, что лицо имеет право на
преждепользование.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 23
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
что объем использования не связан с другого лица на данное изобретение.
возможностью преждепользователем Преждепользователь сделал уже все, был
предоставлять право по какому-то готов подать заявку на патент,но выяснилось,
лицензионному договору выпускать что патент уже есть у другого лица. Объем
продукцию, которую он уже выпускал, потому прав правообладателя можно определить
что здесь мы используем право пользования только той формулой, которая есть в
и право распоряжения. Поэтому право патенте. Из подготовительных действий
преждепользования может ограничиваться должно вытекать, что в итоге изобретатель
только теми действиями, которые выходит на такие именно действия и на
преждепользователь успел осуществить такую формулу, которая предусматривается
и сумел доказать их осуществление до патентообладателем. Поэтому целесо-
даты приоритета изобретения или там образно принять за качественный критерий.
промышленной модели, промышленного И.А. Зенин уточнил, что говоря о форму-
образца, охраняемых патентом. Более того, лировке, «без расширения объема» надо
поскольку у правообладателя есть право исходить, из того что преждепользователь
предоставлять лицензию, то представляется, не может выходить за эти пределы, а сколько
что в случае если преждепользователь будет количественно выпускать – зависит от вида
выходить за объемы,–в дальнейшем он может продукции. Критерий определения объема –
получить по лицензионному договору право это определяется формулой, закрепленной в
на расширение этого объема. Поэтому не выданном патенте.
нужно понимать право преждепользования И.А. Зенин отметил, что формулы
расширительно. изобретения определяют только факт
Л.Л. Кирий указала, что большое применения изобретения. Есть правила
значение придается проведению определения, известные всем, а определение
научных исследований. Представляется, объема использования – это чисто
что проведение научных исследований экономическая категория. И по формуле
является самостоятельным ограничением изобретения никак нельзя определить обьем
исключительного права, регулируется использования. Формула определяет факт
другой статьей и, более того, не привязано применения, и все.
к автору тождественного решения, то есть Л.А. Новоселова предложила исходить
к параллельному изобретателю. Вообще, из того, что если выпуск был и производство
научное исследование не может быть было, то вопрос определения объема
ограничено. Более того, проведение научных переходит в фактическую плоскость. Самое
исследований – это не приготовление к важное в этой статье – объем приготовлений,
выпуску продукции. Это самый первый этап, то есть какого рода в данном случае
который может в дальнейшем привести к приготовления будут приниматься в расчет.
осуществлению действий по приготовлению В.А. Химичев в своем выступлении
к производству или даже ввозу товара. затронул вопрос о том, в каком порядке
Научное исследование как самостоятельное рассматривать такие споры. Очень
действие, которое может в дальнейшем важно, какие обстоятельства должны
рассматриваться в качестве ориентира для быть установлены. То есть начиная
определения объема использования, не устанавливать обстоятельства, касающиеся
применимо. создания параллельного изобретения
И.А. Зенин высказал мнение о том, правообладателем, добросовестности
что весь смысл права преждепользования создания, а также касающиеся темы объема
рассчитан на то, что потенциальный использования, эти вопросы всегда будут
преждепользователь не знал о патенте пересекаться с правом правообладателяи
24 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
обязательно затронут его права, и возникнет Большая часть научных исследований
спор о праве. Поэтому это – дела искового
производства. выполняется параллельно, много резуль-
Николя Руйе отметил, что в Швейцарии татов обсуждается и представляется
существуют аналогичные положения в
законе о патентах,который существует уже 43 на конференциях, в открытых источ-
года, и указал, что таких случаев, связанных
с применением данных положений, было никах. Все это связано с системой
опубликовано около десяти. В законе
о патентах закреплено положение, в публикаций и открытого распрост-
соответствии с которым преждепользо-
ватель может использовать изобретение ранения научной информации.Такое
согласно нуждам своего предприятия и
в этих нормах не обсуждается объем. В предложение, актуально, ведь сейчас
отличие от законов о товарных знаках и о
моделях не предусмотрен запрет расширять научно-исследовательская деятель-
объем использования, который существовал
до даты приобретения патента. Несмотря ность формально разделена на 4 вида,
на то что в законе нет ограничений (кроме
потребностей предприятия) доктрина 4 способа: фундаментальные, приклад-
единогласно признает, что расширение
использования, существовавшего до ные исследования, поисковые и
даты приобретения недопустимо. Речь не
идет об обороте и количестве товаров, – экспериментальные разработки. Поэтому,
речь идет о типе использования, если
использование изобретения было до даты на наш взгляд, из всей группы научных
приобретения только внутри фирмы,
внутри предприятия, чтобы, например, исследований, под приготовлением, можно
ускорить производительные процессы. В
таком случае будет невозможно начинать понимать только экспериментальные
продавать и выходить на рынок с таким
изобретением. разработки.
Если же до даты приобретения это Н.Л. Сенников отметил, что применять
изобретение было использовано в продажах,
тогда нет ограничения, – значит, можно конкретные формулы к каждому спорному
будет увеличить оборот без ограничения.
В случае если производство было начато случаю нежелательно, так как возможны
или сделаны инвестиции для начала
производства, – тогда будет возможно упущения. К тому же вопросы, связанные с
начинать продажи после даты приоритета.
Это значит, что ограничения связаны только творческой деятельностью, в конечном итоге
с типом использования, а не с количеством
продаж. решает автор.
С.Ю. Матвеев в своем выступлении С.П. Рогожин выразил согласие с
предложил не включать научно-иссле-
довательскую деятельность в полном указанием Роспатента на то, что прежде-
объеме в категорию приготовления.
пользование – это ограничение права
правообладателя. Конечно, нельзя так раз-
делять количественный и качественный кри-
терии, надо говорить как раз о праве исполь-
зования этого решения. Есть решение – это
конкретный ответ на конкретную задачу.
Л.А. Новоселова в завершении дискуссии
высказала мнение о том, что главное для
нас – это понять те критерии определения
объема, которые в данном случае должны
использоваться. Если мы понимаем суть
предложения законодателя, то конкретное
решение можно найти. Выяснить эти
основные моменты – не менее важно, чем
получить конкретный ответ, как и каким
образом рассчитывать те или иные объемы
продукции.
Л.А. Новоселова поблагодарила всех
участников заседания за интересные
позиции, которые были высказаны, за
дискуссию, за участие и предложила
встретиться на очередном заседании.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 25
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Новое ограничение
доктрины эквивалентов
в Германии
и практические выводы
Т. Вестфаль,
партнёр «Главе Дельфс Молль» (г. Гамбург),
немецкий и европейский патентный поверенный
Верховный Федеральный жило следующее рассуждение, Какие практические выво-
Суд ФРГ постановил решением раз патентовладелец включил в ды сделали патентоведы на осно-
Верховного Федерального Суда формулу изобретения только ва- ве этих решений и какие послед-
ФРГ (Bundesgerichtshof, далее – риант А2 (хотя мог бы включить ствия следуют для тех, кто имеет
«BGH») Okklusionsvorrichtung и вариант А1), есть основания дело с Патентным ведомством
(BGH 10.05.2011 – X ZR 16/09), полагать, что патентовладелец и Судами по патентным делам в
что по доктрине эквивалентов и хотел себя ограничить толь- ФРГ?
(ДЭ) недопустимым является ко вариантом А2. Вслед за ре-
расширение объёма защиты на шением Okklusionsvorrichtung В первую очередь – «сло-
специфический вариант (далее – Верховный Федеральный Суд во – серебро, а молчание – золо-
вариант А1), когда в описании принял аналогичное реше- то», т. е. не всегда стоит подроб-
патента данный вариант уже об- ние Diglycidverbindung (BGH но излaгать в заявке альтернати-
суждался как альтернатива для 13.09.2011 – X ZR 69/10), и с это- вы, если их потом все равно нет в
достижения определённого тех- го момента патентоведам стало формуле изобретения. Эта стра-
нического эффекта к другому ясно что это действительно но- тегия позволяет избежать нега-
варианту (далее – вариант А2), вое ограничение ДЭ, к которому тивных для патентовладельцев
включённому в формулу изо- придется относиться по-серьёз- последствий из указанных ре-
бретения. Обоснованием послу- ному. шений Верховного Федерально-
го Суда ФРГ.
26 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Во-вторых, если в описании В-третьих, если в процеду- мира, однако при рассмотрении
изобретения всё-таки хочет- ре проведения экспертизы при- объёма защиты формулы изобре-
ся иметь все варианты (А1, А2 шлось сужать пределы формулы тения патента в Германии она не
и т.д.), то их обязательно надо изобретения, описание должно применяется (BGH 12.03.2002 – X
учитывать в формуле изобрете- быть очень тщательно воспро- ZR 43/01 Kunststoffrohrteil и так-
ния патента путем общего при- изведено в соответствие с но- же BGH 10.05.2011 – X ZR 16/09
знака А или совокупности вари- вой измененной формулой изо- Okklusionsvorrichtung ).
антов А1, А2 и т.д. Аргументация бретения. Иначе оставление ва-
типа «вариант А1 забыли, но он рианта А1 в описании можно Достойно внимания в связи
тем не менее должен быть охва- рассматривать как приглаше- с этим и недавнее решение апел-
чен объёмом защиты, посколь- ние потенциальному нарушите- ляционного суда Дюссельдор-
ку упоминается в описании» и лю патента безнаказанно поль- фа по делу WC-Sitzgarnitur (OLG
ссылаться на § 14 патентного за- зоваться вариантом А1 на основе Düsseldorf 7.11.2013 – 2 U 29/12),
кона ФРГ или статью 69(1) Евро- решений Okklusionsvorrichtung где уточняется, что потенциаль-
пейской Патентной Конвенции, и Diglycidverbindung. В этом слу- ный нарушитель не может ссы-
сформулированные следующим чае возникает вопрос, а не спасёт латься на Okklusionsvorrichtung
образом: «...Для интерпретации ли патентообладателя доктрина и Diglycidverbindung, если вари-
пунктов формулы изобретения эстоппель. Ответ такой: да, до- ант А1 упоминается в описании
следует использовать описание ктрина эстоппель применятся в патента, но всего лишь в другом
и чертежи», ведёт в тупик. различных правовых системах контексте, то есть не в контек-
сте признака А.
Ключевые слова: Список литературы:
доктрина эквивалентов; па- 1. Решение «Okklusionsvorrichtung» (BGH 10.05.2011 – X ZR 16/09)
тент; доктрина эстоппель
[Электронный ресурс] // Der Bundesgerichtshof // http://juris.
bundesgerichtshof.de (дата обращения – 10.04.2014).
2. Решение «Diglycidverbindung» (BGH 13.09.2011 – X ZR 69/10)
[Электронный ресурс] // Der Bundesgerichtshof // http://juris.
bundesgerichtshof.de (дата обращения – 10.04.2014).
3. Решение BGH 12.03.2002 – X ZR 43/01 «Kunststoffrohrteil» [Элек-
тронный ресурс] // Der Bundesgerichtshof // http://juris.
bundesgerichtshof.de (дата обращения – 10.04.2014).
4. Решение «WC-Sitzgarnitur» (OLG Düsseldorf 7.11.2013 –
2 U 29/12) [Электронный ресурс] // Der Bundesgerichtshof //
http://juris.bundesgerichtshof.de (дата обращения – 10.04.2014).
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 27
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Устранение Судом
по интеллектуальным правам
нарушений прав и законных
интересов заявителей
в решениях Роспатента
в случаях признания этих
решений недействительными
В.А. Мещеряков,
советник фирмы патентных поверенных
«Городисский и партнеры»
Комплекс системных про- мы возникают в связи с обязан- ным правам и сосредоточением
блем, возникающих в случаях ностью судов не только оцени- в нем всех споров об охраноспо-
признания судами (здесь и да- вать законность оспариваемых собности изобретений и иных
лее анализ приведен в основном решений Роспатента как одно- объектов промышленной собст-
на примерах арбитражного про- го из органов, осуществляющих венности появились условия вы-
цесса) решений Роспатента не- публичные полномочия, но и, в работки единообразно приме-
действительными, порожден не случае признания решения Ро- няемых подходов к разрешению
в связи с созданием и функцио- спатента недействительным, указанных проблем.
нированием Суда по интеллек- указывать в резолютивной части
туальным правам. Эти пробле- своего решения на обязанность Отметим принципиаль-
Роспатента устранить допущен- но важное для нижеприведен-
ные в его решении нарушения ного анализа условие, вытека-
прав и законных интересов зая- ющее из положений указанно-
вителей, как это установлено п. 3 го пункта АПК РФ. Суд вправе
ч. 4 ст. 201 АПК РФ. В связи с со- лишь отменить оспоренное ре-
зданием Суда по интеллектуаль- шение Роспатента, принятое по
результатам рассмотрения воз-
28 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
ражения, но при этом не вправе ния об отказе в выдаче патен- летворение возражения лица,
принять новое решение в отно- та); подавшего возражение против
шении возражения. Вместо это- выдачи патента, свидетельства,
го суд должен обязать Роспатент – об отказе в удовлетворе- нарушает права обладателя па-
совершить соответствующие нии возражения против выдачи тента, свидетельства, которые
мотивам решения суда правоу- патента; выданы на законных основани-
станавливающие действия, то ях, продолжать осуществление
есть суд, отменяя решение Рос- – об удовлетворении возра- своих исключительных прав,
патента, не вправе принять еще жения против выдачи патента и удостоверяемых этими охран-
и решение об удовлетворении признании его недействитель- ными документами.
возражения, выдаче патента, ным (аннулировании патента
отказе в его выдаче, аннулиро- полностью или частично). Учитывая, что суд вправе
вании патента или восстановле- только отменить оспоренное ре-
нии его действия. Признание судом недейст- шение Роспатента, признание
вительным решения Роспатен- судом решения Роспатентом не-
Из вышеизложенного воз- та (отмена решения), относя- действительным восстанавлива-
никает вопрос: какие процес- щегося к первому виду споров, ет положение, существовавшее
суальные действия должен со- означает, что отказ в удовлет- до принятия этого решения.
вершить Роспатент, исполняя ворении возражения заявителя
требование суда, отменившего (лицо, подавшее заявку на объ- Так, относительно первого
решение Роспатента, устранить ект промышленной собствен- из указанных видов споров от-
допущенные нарушения прав ности) против решения экспер- мена решения Роспатента (при-
и законных интересов заявите- тизы (решение Роспатента об нятого с участием Палаты по
лей, правообладателей и иных отказе в выдаче патента, сви- патентным спорам) об отказе в
сторон споров об охраноспособ- детельства, проект которого удовлетворении возражения за-
ности объектов промышленной подготовлен экспертами Феде- явителя против решения Роспа-
собственности? рального института промыш- тента (принятого с участием эк-
ленной собственности – ФИПС), спертов ФИПС) об отказе в вы-
Для ответа на этот вопрос нарушает право заявителя на даче патента означает восста-
вначале отметим перечень су- приобретение исключительно- новление положения, в котором
ществующих видов споров об го права (получение патента, имеется действующее решение
охраноспособности (здесь и да- свидетельства) на охраноспо- Роспатента (принятое с участи-
лее приведен анализ споров в собный объект промышленной ем экспертов ФИПС) об отказе
основном о патентоспособно- собственности. в выдаче патента и возражение
сти изобретений, полезных мо- заявителя, в отношении кото-
делей, промышленных образ- Признание судом недействи- рого Роспатентом должно быть
цов, но это же относится и к ох- тельным решения Роспатента, от- принято новое решение с уче-
раноспособности товарных зна- носящегося ко второму виду спо- том мотивов решения суда.
ков). ров, означает, что отказ в удовлет-
ворении возражения лица, подав- Относительно споров вто-
Все виды этих споров мож- шего возражение против выдачи рого вида отмена решения Рос-
но разделить по типу жалоб (за- патента, свидетельства, наруша- патента (принятого с участием
явлений) на решения Роспатен- ет законный интерес этого лица Палаты по патентным спорам)
та на три вида жалоб на реше- признать недействительными эти об отказе в удовлетворении воз-
ния: патент, свидетельство, которые ражения третьего лица, оспари-
выданы незаконно. вающего действительность па-
– об отказе в выдаче патен- тента, против выдачи патента
та (жалобы на решения Роспа- Признание судом недейст- означает восстановление поло-
тента об отказе в удовлетворе- вительным решения Роспатен- жения, в котором имеется дей-
нии возражения против реше- та, относящегося к третьему
виду споров, означает, что удов-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 29
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
ствующее решение Роспатента нулировании или восстановле- вию патентоспособности «про-
(принятое с участием экспертов нии действия патента, свиде- мышленная применимость»,
ФИПС) о выдаче патента и воз- тельства или восстановлении оценка соответствия изобрете-
ражение третьего лица, оспари- действия этих охранных доку- ния условию патентоспособно-
вающего действительность па- ментов. Принятие такого ре- сти «новизна» и «изобретатель-
тента, в отношении которого шения в силу того, что оно все- ский уровень» не проводится. В
Роспатентом должно быть при- го лишь исполняет предписание случае отмены судом таких ре-
нято новое решение с учетом суда, не нуждается в процедуре шений Роспатента объективно
мотивов решения суда. повторного рассмотрения спора необходимо провести эксперти-
и участия сторон спора. зу в части «новизны» и «изобре-
Относительно третьего тательского уровня», по резуль-
вида споров отмена решения Однако только факт отмены татам которой можно принять
Роспатента (принятого с уча- судом решения Роспатента, от- решение о выдаче или отказе
стием Палаты по патентным носящегося к любому из указан- в выдаче патента. То есть воз-
спорам) о признании патен- ных трех видов споров, являет- ражение заявителя может быть
та недействительным означа- ся недостаточным основанием удовлетворено лишь частично
ет восстановление положения, в для удовлетворения или отка- (решение Роспатента об отказе
котором имеется решение Рос- за в удовлетворении указанных в выдаче патента как необосно-
патента (принятое с участием возражений в полном объеме ванное будет отменено, но при
экспертов ФИПС) о выдаче па- и принятия соответствующе- этом может быть принято также
тента, действие которого воз- го решения без осуществления решение об отказе в выдаче па-
обновлено в связи с отменой су- Роспатентом ряда процессуаль- тента с иными мотивами). Есть
дом решения Роспатента, и воз- ных действий, предусмотрен- и другие ситуации, когда отме-
ражение третьего лица, оспа- ных порядком рассмотрения на решения Роспатента не озна-
ривающего действительность возражений, установленным чает законность «автоматиче-
патента, в отношении которого ст. 1248 ГК РФ и Правилами ской» выдачи патента.
Роспатентом должно быть при- подачи возражений и заявле-
нято новое решение с учетом ний и их рассмотрения в Пала- Во втором виде споров
мотивов решения суда. те по патентным спорам, утвер- отмена судом решения Рос-
жденными приказом Роспатен- патента об отказе в удовлет-
Эти решения должен при- та от 22.04.2003 г. № 56 (зареги- ворении возражения против
нять Роспатент в рамках требо- стрированы в Минюсте России выдачи патента не является
вания суда об устранении допу- 08.05.2003 г., рег. № 4520, опу- достаточным основанием для
щенных нарушений прав и за- бликованы в «Российской газе- признания патента недейст-
конных интересов сторон спо- те» 21.05.2003 г.). вительным полностью, по-
ра. скольку патентообладателю
Так, относительно споров предоставлено нормативно
Казалось бы, для этого Рос- первого вида, в случае приня- установленное право изме-
патенту достаточно принять тия Роспатентом решения об нять в установленном поряд-
формальное решение во испол- отказе в выдаче патента, моти- ке формулу изобретения, по-
нение предписания суда, образ- вированного принципиальной лезной модели, перечень су-
но выражаясь, на типовом блан- непатентоспособностью объек- щественных признаков про-
ке стандартного содержания, в та промышленной собственно- мышленного образца, если
котором сделать вытекающий сти (например, заявлено реше- без этих изменений патент
из решения суда, отменившего ние, на которое в соответствии должен быть признан недей-
решение Роспатента, вывод об с п. 4 ст. 1349 и п. п. 5 и 6 ст. 1350 ствительным полностью, а в
удовлетворении или об отказе ГК РФ в принципе не может случае их принятия – только
в удовлетворении возражения быть выдан патент) или несо- частично (абзац второй п. 4.9
и вытекающее из этого вывода ответствием изобретения усло-
решение о выдаче патента, ан-
30 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
упомянутых Правил). Т.е. воз- Роспатентом, если они рассмо- го 18.04.2012, патент Россий-
ражение против выдачи па- трены и им дана оценка в реше-
тента может быть удовлетво- нии суда, отменившего реше- ской Федерации на изобретение
рено только частично (оспо- ние Роспатента.
ренный патент может быть № 2148400 оставить в силе».
признан недействительным Такой подход уже применя-
лишь частично). ется в практике Роспатента. Положения статьи 201 АПК
В третьем виде споров от- Так, решением Арбитраж- РФ, обязывающие суды указы-
мена судом решения Роспатен- ного суда г. Москвы от 28 фев-
та о признании патента недей- раля 2013 г. по делу № А40- вать в резолютивной части сво-
ствительным не является до- 110460/12-5-1021 отменено ре-
статочным основанием для вос- шение Роспатента о призна- их решений на обязанность ор-
становления действия патента, нии патента на изобретение
поскольку Роспатенту (в лице № 2148400 недействительным ганов, осуществляющих публич-
коллегии Палаты по патентным полностью.
спорам) предоставлено норма- ные полномочия, устранить до-
тивно установленное право вы- В резолютивной части это-
ходить за рамки мотивов воз- го решения указано: «При- пущенные ими нарушения прав
ражения и учитывать иные об- знать решение Федеральной
стоятельства, препятствующие службы по интеллектуальной и законных интересов граждан,
выдаче патента (п. 4.8 упомя- собственности (123995, г. Мо-
нутых Правил). То есть возраже- сква, Бережковская наб., 30, не учитывают указанных осо-
ние против выдачи патента мо- 1, ОГРН 1047730015200, ИНН
жет быть удовлетворено только 7730176088) от 11.07.2012 г. по бенностей процедуры рассмо-
частично (решение об аннули- заявке № 200110097104030/63
ровании патента будет отмене- (2148400) несоответствующим трения споров Роспатентом.
но как необоснованное, но при положениям ст. ст 4, 29 Патен-
этом может быть принято также тного закона Российской Фе- На восполнение этого пробела,
решение об аннулировании па- дерации и недействительным
тента по иным мотивам). полностью. очевидно, направлены положе-
С учетом указанных обсто- Обязать Федеральную служ- ния абзацев третьего и четвер-
ятельств принятие Роспатен- бу по интеллектуальной собст-
том решения по устранению до- венности восстановить нару- того пункта 53 постановления
пущенных им нарушений прав шенные права и охраняемые
и законных интересов сторон законом интересы Дебиофарм. Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26
спора может быть осуществлено С.А. путем внесения соответст-
только по результатам повтор- вующих сведений в отношении марта 2009 г. № 5/29.
ного рассмотрения возраже- патента Российской Федерации
ния в порядке, установленном на изобретение № 2148400 в Го- Этими положениями, во-
для «первичного» рассмотрения сударственный реестр изобре-
возражений. Процессуальные тений Российской Федерации». первых, уточнено, что указы-
отличия повторного рассмотре-
ния возражения от «первично- Это требование суда Рос- ваемая в резолютивной части
го» будут заключаться только в патент выполнил на основа-
том, что доводы, содержащиеся нии повторного рассмотрения решений судов обязанность
в возражении, не могут рассма- возражения и принятия по ре-
триваться и переоцениваться зультатам его рассмотрения органов, осуществляющих пу-
решения с резолютивной ча-
стью: «отказать в удовлетворе- бличные полномочия, устра-
нии возражения, поступивше-
нить допущенные ими нару-
шения прав и законных инте-
ресов граждан применительно
к Роспатенту заключается в со-
вершении им соответствующих
правоустанавливающих дейст-
вий.
Во-вторых, установле-
но, что в случае необходимо-
сти (например, при отмене су-
дом решения Роспатента в свя-
зи с существенным нарушением
процедуры его принятия) суд
вправе обязать Роспатент рас-
смотреть возражение повторно,
с учетом решения суда.
И, наконец, в третьих, кон-
кретизировано одно из возмож-
ных правоустанавливающих
действий: обязать Роспатент
аннулировать патент, регистра-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 31
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
цию товарного знака, если при заявителям и патентообладате- действительным патента или
рассмотрении дела об оспари- лям соответственно приобре- предоставления правовой ох-
вании решения Роспатента об сти исключительные права или раны товарному знаку установ-
отказе в признании недейст- сохранить их действие на за- лено наличие основания для
вительным патента или пре- конном основании); ограниче- такого признания, то суд с уче-
доставления правовой охраны нию прав Роспатента выходить том конкретных обстоятельств
товарному знаку установлено за рамки спора и учитывать об- вправе также обязать Роспатент
наличие основания для такого стоятельства, которыми он рас- аннулировать патент, регистра-
признания. полагает и которые свидетель- цию товарного знака. Если эту
ствуют о незаконности пре- позицию понимать как недопу-
Правовая позиция, сфор- доставления исключительных скающую возможность повтор-
мулированная в абзаце третьем прав или недействительности ного рассмотрения дела Роспа-
п. 53 указанного постановле- выданного патента (т.е. препят- тентом, то ее применение будет
ния высших судов, предусмат- ствуют исполнению функции нарушать упомянутые права
ривает, что в рамках устранения государственного органа по не- правообладателей на измене-
Роспатентом допущенного на- допущению на отечественный ние формулы изобретения, по-
рушения прав и законных инте- рынок незаконно предостав- лезной модели, перечня суще-
ресов сторон спора повторное ленных исключительных прав). ственных признаков промыш-
рассмотрение Роспатентом воз- ленного образца.
ражений возможно не во всех Как показано выше, необхо-
случаях, а только в случае необ- димость повторного рассмотре- С другой стороны, эта пра-
ходимости. В качестве примера ния Роспатентом возражений, вовая позиция представляет
приведен случай, когда реше- обусловленная необходимостью интерес в том, что она предус-
ние Роспатента отменено судом проведения Роспатентом экс- матривает право суда выходить
в связи с существенным нару- пертизы либо осуществления за- за рамки спора и принимать к
шением процедуры его приня- явителями, правообладателями и рассмотрению фактические об-
тия. Если этот пример выража- Роспатентом своих прав соответ- стоятельства или основания, не
ет границы указанных случаев, ственно изменять формулу изо- учтенные в споре. Это вытека-
когда необходимо проводить бретения, полезной модели, пе- ет из следующего простого тол-
повторное рассмотрение, то эти речень существенных признаков кования условия данной право-
границы охватывают только те промышленного образца, выхо- вой позиции: «если судом уста-
случаи, когда суд, отменяя ре- дить за рамки мотивов возраже- новлено наличие основания для
шение Роспатента, не рассмат- ний, возникает во всех случаях от- такого признания…». Зададим-
ривал содержащиеся в решении мены судом решения Роспатента. ся вопросом: что представляют
Роспатента доводы. собой устанавливаемые судом
По мнению автора, право- основания для аннулирования
Тем не менее при любом вая позиция, сформулирован- патента, свидетельства? Этими
толковании логики указанной ная в абзаце четвертом п. 53 основаниями могут быть те, ко-
правовой позиции ее примене- указанного постановления выс- торые: рассмотрены в решении
ние, как представляется автору, ших судов, еще в большей сте- Роспатента, но не признаны им
может привести к ограничению пени демонстрирует направ- в качестве таковых; содержат-
прав и законных интересов сто- ленность позиции по абзацу ся в административном деле, но
рон споров. В частности, – к ог- третьему на избирательность не рассмотрены в решении Рос-
раничению прав заявителей и подхода к повторному рассмо- патента; выявлены судом вне
патентообладателей изменять трению. Эта правовая позиция рамок административного дела
формулу изобретения, полез- заключается в том, что если при (новые или вновь открывшиеся
ной модели, перечень сущест- рассмотрении судом дела об обстоятельства). Ограничений
венных признаков промышлен- оспаривании решения Роспа- на этот счет правовая позиция,
ного образца (т.е. препятствуют тента об отказе в признании не-
32 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
выработанная высшими суда- чаи, когда причиной их отме- Отсутствие в нормативно-
ми (абзац четвертый п. 53 упо- ны послужили не вполне до- правовой базе, регулирующей
мянутого постановления двух статочные обстоятельства для процедуру рассмотрения ука-
Пленумов), не содержит. Это и отказа в выдаче патента, сви- занных споров Роспатентом,
означает, что одним из возмож- детельства и для восполнения положений, определяющих по-
ных устанавливаемых судом этих обстоятельств необходи- рядок осуществления дейст-
оснований являются новые об- мо привести достаточно обще- вий Роспатента по исполнению
стоятельства. известные и простые для по- требований решений судов об
нимания даже не специалиста- устранении допущенных Роспа-
При этом указанная пра- ми «средней руки» обстоятель- тентом нарушений прав и за-
вовая позиция предоставляет ства, как правило, раскрытые конных интересов участников
судам право выходить за рам- в справочной литературе. Этот сторон спора в случаях отмены
ки спора и привлекать для его подход (выход за рамки спо- судом решения Роспатента, яв-
разрешения обстоятельства, не ра) систематически применя- ляется пробелом в норматив-
рассмотренные в оспариваемых ется Роспатентом на практике но-правовом регулировании.
решениях Роспатента только об при рассмотрении возражений Эти положения должны быть
отказе в признании патента или на решения об отказе в выдаче адекватными нормам законо-
свидетельства недействитель- патента, свидетельства. дательства и правовым пози-
ными. циям высших судебных инстан-
Подводя итоги вышеизло- ций в части требований судов
Однако распространение женному, можно сделать следу- об устранении Роспатентом до-
этой правовой позиции толь- ющие выводы и предложения. пущенных им нарушений прав
ко в отношении решений Рос- и законных интересов сторон
патента об отказе в призна- Правовые позиции, сфор- спора.
нии патента или свидетельст- мулированные абзацами тре-
ва недействительными вызы- тьим и четвертым п. 53 упомя- Более того, современные
вает возражение. Выход судом нутого постановления Плену- условия, предусматривающие
за рамки спора направлен на мов высших судов, как считает сосредоточение всех споров об
недопущение незаконного автор, следует применять с уче- охраноспособности объектов
предоставления исключитель- том отмеченных выше обстоя- промышленной собственности
ного права в ситуациях, ког- тельств, то есть правовую по- в Суде по интеллектуальным
да суд располагает основани- зицию указанного абзаца тре- правам, позволяют создать та-
ями, подтверждающими неза- тьего, предусматривающую кую систему процедур рассмо-
конность его предоставления. проведение повторного рассмо- трения споров данной катего-
Однако аналогичным обра- трения Роспатентом возраже- рии, в которой процедура рас-
зом обстоят дела и в отноше- ния в случае отмены судом ре- смотрения этих споров на этапе
нии другого вида жалоб: на ре- шения Роспатента, распростра- их административного рассмо-
шения Роспатента об отказе нить на все виды споров. Право- трения (Роспатент) была бы
в выдаче патента, свидетель- вую позицию абзаца четвертого гармонизирована с процедурой
ства. Если суд, отменяя такое этого же пункта применять с рассмотрения этих споров Су-
решение, располагает иными учетом указанной корректиров- дом по интеллектуальным пра-
основаниями, препятствую- ки первой правовой позиции (с вам.
щими выдаче патента, свиде- проведением повторного рас-
тельства, то почему же он не смотрения Роспатентом воз- Примером такой гармони-
должен их применить в этой ражения) и распространить на зации может явиться разработ-
ситуации? Более того, при от- первый из указанных видов ка и принятие указанных выше
мене решений Роспатента об споров: жалобы на решения Рос- положений, регулирующих по-
отказе в выдаче патента, сви- патента об отказе в выдаче па- рядок исполнения Роспатентом
детельства встречаются слу- тента, свидетельства. требования суда об устранении
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 33
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
допущенных нарушений прав ной системой такого распреде- конкурировать в профессиона-
и законных интересов сторон ления исследовательской тяже- лизме с патентным ведомством
спора, адекватный этим требо- сти споров в наиболее крупных в части как вопросов методоло-
ваниям суда. городах Франции существуют гии патентной экспертизы (па-
апелляционные суды, которые тентного права), так и вопросов
Но – это частный случай специализируются на рассмо- техники. Это состояние факти-
указанной гармонизации. В об- трении споров данной катего- чески продолжилось и в первые
щем случае эта гармонизация рии. В других странах (яркий годы после принятия Конститу-
должна соответствовать вы- пример – ФРГ) традиционно ции РФ и Гражданского кодек-
бранной в государстве концеп- сильным является националь- са РФ, когда жалобы на решения
ции, в соответствии с которой ное патентное ведомство, кото- Роспатента стали рассматри-
между патентным ведомством рое осуществляет максимально ваться судами на общих осно-
(Роспатентом) и судебной сис- большой объем исследований ваниях в порядке оспаривания
темой (Суд по интеллектуаль- при проведении экспертизы и действительности ненорматив-
ным правам) распределяется рассмотрении споров в адми- ных правовых актов органов го-
объем процессуальных дейст- нистративном порядке. Но, не- сударственной власти. Однако
вий при рассмотрении споров смотря на это, в ФРГ создан в дальнейшем суды, приобре-
указанной категории. В миро- специализированный патен- тая профессиональный опыт в
вой практике это распределе- тный суд, судьями которого яв- рассмотрении этих споров, по-
ние определяется сложившими- ляются не только специалисты с степенно стали более критич-
ся в государствах традициями. высшим юридическим образо- но оценивать законность и обо-
В ряде государств традиционно ванием, но с высшим техниче- снованность оспариваемых ре-
слабым было и остается нацио- ским и иным естественно науч- шений Роспатента. Этому спо-
нальное патентное ведомство, ным образованием. Последние собствовала и специализация
осуществляющее действия по по неизменной традиции вы- Арбитражного суда г. Москвы, в
выдаче патентов (регистрации бираются из числа лучших па- составе которого была образо-
товарных знаков) без особо тща- тентных экспертов патентного вана коллегия судей по рассмот-
тельной проверки охраноспо- ведомства. Это создает условия рению данных споров. В это же
собности указанных объектов для профессионального рассмо- время в Роспатенте, наоборот,
промышленной собственности. трения споров самими судьями стал снижаться общий уровень
Некоторые патентные ведом- не только в части права, но и в профессионализма экспертно-
ства до сравнительно недавнего части «техники». го состава и специалистов – ме-
времени выдавали патенты по тодологов, основной причиной
так называемой явочной систе- Наше отечественное патен- чего стал уход из системы Рос-
ме (без проведения экспертизы тное ведомство традиционно, патента ключевых специали-
заявки по существу); существу- еще с периода существования стов в области патентной экс-
ют ведомства, регистрирующие СССР, было высокопрофессио- пертизы, а также смещение
товарные знаки и осуществляю- нальным и уважаемым по этой концентрации внимания со сто-
щие проверку только так назы- причине во всем мире. В тот пе- роны руководителей Роспатен-
ваемых абсолютных оснований риод рассмотрение патентных та с патентной экспертизы на
для отказа в регистрации товар- споров завершалось в админи- общие вопросы, рассмотрение
ного знака. В этих государствах стративном порядке без пере- которых отнесено к компетен-
основная исследовательская тя- хода на этап судебного рассмо- ции Роспатента как органа госу-
жесть споров данной категории трения. По этой причине оте- дарственной власти (участие в
ложится на плечи судебной си- чественная судебная система, разработке и осуществлении го-
стемы. Ярким представителем не имеющая никакой практи- сударственной политики в об-
этих государств является Фран- ки рассмотрения споров данной ласти интеллектуальной собст-
ция. Для обеспечения судеб- категории, естественно не могла
34 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
венности, участие в защите прав лено давно принятой методи- в большей степени сделает фор-
и интересов государства в этой кой. И лишь только в 2009 году мальной подпись государствен-
области, участие в пресечении в «Административный регла- ного чиновника Роспатента на
нарушений исключительных мент Роспатента», относящий- указанных документах экспер-
прав). В результате была утра- ся к экспертизе полезных мо- тизы. Практически во всех стра-
чена преемственность «школы делей, была включена указан- нах мира (разумеется, с разви-
патентной экспертизы», с тру- ная методика, разработанная и той правовой системой) нацио-
дом создаваемой на протяже- применяемая еще в СССР. Ана- нальное патентное ведомство
нии предшествующих десятиле- логичные проблемы возникли и состоит из государственного уч-
тий. Показательными являются в связи с экзотическим приме- реждения (по аналогии с нашим
известные специалистам про- нением Роспатентом техниче- ФИПС), подведомственного ор-
блемы, возникшие в отношении ского результата как методоло- гану государственной власти.
полезных моделей по причи- гического инструмента оценки Но все документы экспертизы
не неправильного применения патентоспособности изобрете- (запросы, решения) от имени
Роспатентом методики оцен- ния и полезной модели, о чем государства принимаются этим
ки новизны полезных моделей. уже на протяжении несколь- учреждением, в частности, са-
Эта методика была разработана ких лет идет публичная дискус- мими экспертами. А государст-
и единообразно применялась сия специалистов на страницах венный орган, которому подчи-
еще в период СССР, когда тре- журналов «Патентный поверен- нено это учреждение, осуществ-
бование к новизне изобретения ный» и «Патенты и лицензии». ляет только функции государст-
было отнесено к совокупности Разрешение этих проблем еще венного управления, участвуя в
только существенных призна- предстоит осуществить. разработке и осуществлении го-
ков изобретения точно так, как сударственной политики в об-
это установлено ГК РФ относи- Принятое к настоящему ласти интеллектуальной соб-
тельно полезных моделей. Ука- времени решение о создании ственности, и он не вправе во-
занная порочная практика Рос- мощной правительственной обще вмешиваться в деятель-
патента привела к острым, си- структуры на базе Роспатента, ность указанного учреждения
стемно возникающим в стране к полномочиям которой отне- по проведению экспертизы. То
конфликтным ситуациям фак- сен весь комплекс направлений, есть фактически патентным ве-
тического пиратства, когда вы- связанных с интеллектуаль- домством в указанных странах
данные патенты на полезные ной собственностью, неизбежно является упомянутое государ-
модели, повторяющие сущность приведет к еще большему сме- ственное учреждение, не явля-
известных технических реше- щению института патентной ющееся органом государствен-
ний, добросовестно используе- экспертизы к «периферийной ной власти. Нам также следует
мых товаропроизводителями, зоне» этого ведомства. Учиты- принять такую организацион-
невозможно было аннулировать вая же то обстоятельство, что ную систему, тем более в усло-
по той причине, что Роспатент, отечественное законодатель- виях, когда Роспатент значи-
оценивая новизну полезной мо- ство (ГК РФ) возлагает все фун- тельно расширит свои властные
дели исходил из того, что суще- кции по проведению патентной полномочия.
ственным признаком является экспертизы и рассмотрению
любой признак, содержащийся споров о патентоспособности С учетом вышеизложенного
в независимом пункте формулы в административном порядке состояния патентной эксперти-
полезной модели, только пото- именно на орган государствен- зы у нас в стране и в связи со
му, что он включен в формулу, а ной власти, означающее, что специализацией судебной си-
не по той причине, что он при- все документы экспертизы (за- стемы, а также созданием Суда
чинно обусловливает техничес- просы, решения) должны быть по интеллектуальным правам
кий результат, как это установ- приняты этим органом власти, указанный баланс между патен-
это укрупнение Роспатента еще тным ведомством и судебной
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 35
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
системой сместился в сторо- жений ГК РФ, но и системно ста- сматривает другое основание.
ну судебной системы. Но это не ли применяться Роспатентом с их Или, при наличии в возражении
должно служить причиной для нарушением таким образом, что- против выдачи патента несколь-
смещения указанного баланса бы сократить трудозатраты своих ких ссылок на разные источники
объема исследовательской со- экспертов на рассмотрение спо- информации, приведенные как
ставляющей между патентным ров за счет ограничений прав и альтернативные в подтвержде-
ведомством и Судом по интел- законных интересов сторон спо- ние известности одного и того
лектуальным правам. По мне- ров. Эту практику Роспатент не- же признака, Палата принимает
нию автора, является очевид- однократно пытался закрепить к рассмотрению только один из
ным принять у нас в стране та- нормативно в своих проектах этих источников, если он, по мне-
кое распределение объема ис- «Административного регламен- нию членов коллегии Палаты, яв-
следований при рассмотрении та», регулирующих порядок рас- ляется убедительным. Наиболее
споров данной категории, ко- смотрения споров с участием Па- ярким ограничением является
торое возлагало бы на патен- латы по патентным спорам. По- неучет Палатой дополнительных
тное ведомство обязанность следняя версия указанного проек- к возражению доводов только по
максимально возможного вы- та была представлена в середине той причине, что они не были
полнения этого объема, а не 2012 г. на Интернет-сайте Мин- сформулированы в возражении.
возлагать на Суд по интеллек- экономразвития России для об- К таким доводам можно отнести
туальным правам необходи- щественной экспертизы. Юриди- и те, которые совпадают по сущ-
мость осуществлять экспертизу ческой фирмой «Городисский и ности, но отличаются по терми-
«с чистого листа». партнеры» было представлено от- нологии.
рицательное заключение по это-
В настоящее время поря- му законопроекту. Предоставление Суду по ин-
док рассмотрения указанных теллектуальным правам правомо-
споров Роспатентом определен, Этот проект, в частности, чий для рассмотрения заявлений
как выше отмечено, положени- предусматривал следующие но- о недействительности норматив-
ями ст. 1248 ГК РФ и Правил по- веллы. ных правовых актов Роспатента,
дачи возражений и заявлений по нашему мнению, создаст ус-
и их рассмотрения в Палате по Так, в случаях, когда возра- ловия для взвешенного подхода к
патентным спорам. При этом жение против выдачи патен- разработке и принятию Роспатен-
указанные Правила были изда- та мотивировано не одним, а не- том своих ведомственных норма-
ны еще до введения в действие сколькими основаниями для тивных правовых актов. Тем не
части четвертой ГК РФ и дейст- его аннулирования (например, менее представляется целесоо-
вуют только в той части, кото- нессоответствием «новизне», бразным, кроме того, обсуждать
рая не противоречит ГК РФ. «изобретательскому уровню»), проекты указанных нормативных
Роспатент рассматривает только правовых актов с участием Суда
Положения этих Правил не одно из этих оснований и, при- по интеллектуальным правам.
только далеко отстали от поло- знав его убедительным, не рас-
Ключевые слова: Список литературы:
споры об охраноспособности 1. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 февраля 2013 г.
объектов промышленной собст-
венности; признание решения по делу № А40-110460/12-5-1021 (об отмене решения Роспа-
Роспатента недействительным; тента о признании патента на изобретение № 2148400 не-
пределы рассмотрения судом действительным полностью).
споров об охраноспособности;
обязанность Роспатента устра-
нить допущенные им нарушения
прав и законных интересов
36 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Банкротство
как обстоятельство,
оправдывающее
неиспользование
товарного знака
В.А. Химичев,
кандидат юридических наук,
председатель 2 судебного состава
Суда по интеллектуальным правам
Согласно статье 5C(1) Конвен- аннулирована только тогда, ког- В соответствии с п. 1 ст. 1486
ции по охране промышленной да непрерывный срок неисполь- Гражданского кодекса Российской
собственности (заключена в Па- зования знака составляет не ме- Федерации (далее – ГК РФ) право-
риже 20.03.1883, подписана СССР нее трех лет, если только владелец вая охрана товарного знака может
12.10.1967) (далее – Парижская товарного знака не укажет на ве- быть прекращена досрочно в от-
конвенция), если в стране исполь- ские причины, основанные на су- ношении всех товаров или части
зование зарегистрированного ществовании препятствий такому товаров, для индивидуализации
знака является обязательным, ре- использованию. Обстоятельства, которых товарный знак зареги-
гистрация может быть аннулиро- возникающие независимо от воли стрирован, вследствие неисполь-
вана лишь по истечении справед- владельца товарного знака и со- зования товарного знака непре-
ливого срока и только тогда, когда здающие препятствие для его ис- рывно в течение любых трех лет
заинтересованное лицо не пред- пользования, как, например, огра- после его государственной реги-
ставит доказательств, оправдыва- ничения импорта или другие тре- страции.
ющих причины его бездействия. бования государства в отношении
товаров или услуг, охраняемых то- Согласно норме абзаца вто-
В силу п. 1 ст. 19 Соглаше- варным знаком, должны призна- рого п. 3 ст. 1486 ГК РФ не влечет
ния по торговым аспектам прав ваться в качестве веских причин досрочное прекращение пра-
интеллектуальной собственно- для неиспользования знака. вовой охраны товарного знака
сти (заключено в г. Марраке- предоставление правообладате-
ше 15.04.1994) (далее – Соглаше- Соглашение не предусма- лем доказательств того, что то-
ние), если использование товар- тривает полной унификации на- варный знак не использовался
ного знака является требованием ционального законодательства, а по независящим от него обсто-
для сохранения в силе регистра- закрепляет минимальные стан- ятельствам.
ции, то регистрация может быть дарты охраны интеллектуальных
прав. Указанная норма права, схо-
жая по своей сути с положениями
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 37
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Парижской конвенции и Согла- (обязательного признака свобод- от воли владельца товарного зна-
шения, не раскрывает понятие ных экономических отношений). ка, которое создает препятствие
«независящие от правооблада- В условиях рыночной экономики для его использования, является
теля обстоятельства» и не содер- банкротство является обыденным более сложным.
жит примерного перечня таких явлением. Вместе с тем, несмотря
обстоятельств. Вследствие это- на то, что над каждым предпри- Правообладатель с момента
го суды в процессе правоприме- нимателем всегда нависает дамо- введения в его отношении про-
нения нередко используют по- клов меч банкротства, предпри- цедур банкротства в большей или
ложения п. 3 ст. 401 ГК РФ, содер- ниматель не лишен возможности меньшей степени (в зависимости
жащей понятие непреодолимой анализировать свое финансовое от правового режима процедуры
силы (чрезвычайных и непредот- состояние, при появлении первых банкротства) ограничен в распо-
вратимых обстоятельств). Несмо- признаков неплатежеспособно- ряжении имуществом и управле-
тря на то, что данная норма регу- сти – вносить коррективы в хозяй- нии предприятием. Однако про-
лирует основания ответственно- ственную деятельность, направ- ведение процедур банкротства
сти за нарушение обязательств, ленные на финансовое оздоровле- арбитражным управляющим под
она вполне применима и в отно- ние предприятия. Поэтому в силу контролем кредиторов и суда все
шении исключительных прав, то характера предпринимательской же оставляет должнику возмож-
есть субъективных гражданских деятельности (самостоятельной ность влиять на ход конкурсного
прав особого типа, существующих и осуществляемой на свой риск) процесса.
наряду с корпоративными, вещ- банкротство нельзя рассматривать
ными и обязательственными пра- чрезвычайным и непредотврати- В частности, в наблюдении
вами1, поскольку использование мым обстоятельством. определять кандидатуру времен-
исключительных прав непосред- ного управляющего, заявлять хо-
ственно связано с осуществлени- Вместе с тем независящие от датайство (через учредителей) о
ем правообладателем предпри- правообладателя обстоятельст- введении финансового оздоров-
нимательской деятельности. Поэ- ва не следует отождествлять с об- ления органы управления дол-
тому обстоятельства непреодоли- стоятельствами непреодолимой жника вправе принимать реше-
мой силы делают одновременно силы. Перечень независящих от ния о заключении крупных сде-
невозможным (при определен- правообладателя обстоятельств лок, а также соглашений об усло-
ных условиях) как исполнение законодателем не определен. Об- виях предоставления третьими
обязательств, так и использование стоятельства непреодолимой лицами денежных средств для ис-
исключительных прав. силы составляют лишь часть та- полнения обязательств должника
ких обстоятельств. (в том числе и в конкурсном про-
Достаточно очевидно, что изводстве).
банкротство не может быть отне- Исходя из смысла нормы
сено к обстоятельствам непреодо- ст. 1486 ГК РФ, независящие от При этом также необходи-
лимой силы. правообладателя обстоятельст- мо учитывать, что введение про-
ва – это обстоятельства, возни- цедур банкротства арбитражным
Так, эффективное использо- кающие независимо от воли вла- судом, а также правовые послед-
вание товарного знака непосред- дельца товарного знака, которые ствия этих процедур обусловле-
ственно связано с экономическим создают препятствие для его ис- ны неплатежеспособностью дол-
благополучием правообладателя. пользования. жника, вызванной его действия-
Банкротство – явление экономиче- ми (бездействием).
ское, хотя и разрешаемое правовы- Ответ на вопрос, можно ли
ми средствами. Оно – прямое и не- несостоятельность (банкротство) Вместе с тем, если абстраги-
избежное следствие конкуренции рассматривать иным обстоятель- роваться от особенностей пра-
ством, возникающим независимо вового регулирования отноше-
ний по поводу несостоятельно-
1 См.: Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Гражданское право
современной России / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М.: Статут, 2008. С. 103 - 141.
38 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
сти (банкротства), очевидно, что гласуется с задачами, решаемыми конкурсных отношений и в сфе-
режим банкротства направлен как законодательством об исклю- ре публичного интереса. Главное
на ограничение дееспособности чительных правах, так и законо- в правовом регулировании кон-
должника и существенно затруд- дательством о несостоятельности курсных отношений – согласовать
няет или делает невозможным (банкротстве). интересы всех участников, вовле-
использование средств индиви- ченных в процесс банкротства,
дуализации. Причем, если в про- Содержащийся в ст. 1486 ГК найти разумный баланс частных
цедуре наблюдения такие ограни- РФ принцип обязательного ис- и публичных интересов и в конеч-
чения носят точечный характер, пользования товарного знака для ном итоге обеспечить устойчи-
то в конкурсном производстве индивидуализации товаров, ра- вость гражданского оборота.
они превалируют над полномо- бот и услуг как условия сохране-
чиями должника по распоряже- ния прав на него призван стиму- Конкурсный процесс состоит
нию имуществом и управлению лировать интенсивное исполь- из отдельных стадий. Каждая ста-
предприятием. зование товарных знаков в граж- дия или процедура банкротства
данском обороте. Институт до- имеет свои цели и задачи, реали-
Поэтому вполне можно обо- срочного прекращения правовой зация которых в своей совокупно-
сновать и позицию о том, что пра- охраны товарного знака в связи сти должна обеспечить выполне-
вообладатель вправе ссылаться с его неиспользованием входит ние институтом банкротства сво-
на несостоятельность (банкротст- в систему мер, направленных на его предназначения.
во) как независящее от него об- предотвращение злоупотребле-
стоятельство при неиспользова- ний правообладателей своим мо- Сохранение правовой охраны
нии товарного знака. Конечно, в нопольным положением. Нали- товарного знака в условиях банк-
большей степени это относится чие дополнительного обстоятель- ротства более всего отвечает за-
к процедуре конкурсного произ- ства, оправдывающего неисполь- дачам внешнего управления, ко-
водства, в задачи которой не вхо- зование товарного знака, вряд ли торое имеет своей целью восста-
дит продолжение хозяйственной усилит монополию правооблада- новление платежеспособности
деятельности, и в меньшей – к теля. должника. Так, выполнение пла-
наблюдению, последствия введе- на внешнего управления, в осно-
ния которой в основном состоят Поэтому отнесение банкрот- ве которого предусмотрено даль-
в контроле за деятельностью дол- ства к числу оправдывающих неи- нейшее использование товарно-
жника, а не в ее ограничении. спользование товарного знака об- го знака, будет лишено всякого
стоятельств существенно не нару- смысла, если существует угроза
Однако различное толкова- шит баланс частных и публичных досрочного прекращения право-
ние нормы абзаца второго п. 3 интересов. вой охраны такого обозначения.
ст. 1486 ГК РФ вовсе не означает,
что несостоятельность (банкрот- Непосредственная задача ин- Более сложным является во-
ство) в принципе нельзя относить ститута несостоятельности (банк- прос о введении моратория на до-
к обстоятельствам, оправдываю- ротства) состоит в разрешении срочное прекращение правовой
щим неиспользование товарного проблем, связанных с конкурен- охраны товарного знака в других
знака. цией прав кредиторов. Но этим процедурах банкротства.
не ограничивается регулирова-
Так, например, по законода- ние конкурсных отношений, так Финансовое оздоровление
тельству США банкротство явля- как при банкротстве происходит относится к реабилитационным
ется извинительным обстоятель- не только столкновение прав, но процедурам. В связи с этим впол-
ством неиспользования товарно- и столкновение интересов раз- не возможно применять в ней та-
го знака. личных субъектов права. В свя- кой же подход, как и во внешнем
зи с этим необходимо учитывать, управлении.
Как представляется, такое за- что права кредитора в условиях
конодательное решение должно несостоятельности находятся в Специфика мирового согла-
найти место и в российском гра- системе прав других участников шения состоит в том, что его ус-
жданском праве. Оно вполне со- ловия выполняются участниками
соглашения вне рамок производ-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 39
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
ства по делу о несостоятельности требований кредиторов, то в кон- Здесь следует заметить, что,
(банкротстве). Поэтому в услови- курсном производстве, имеющем несмотря на реабилитационную
ях, когда должник (правооблада- исключительно ликвидационную направленность российского за-
тель) освободился от «оков» бан- направленность, все имущество, конодательства о несостоятель-
кротства, отсутствуют основания включенное в конкурсную массу, ности, основной процедурой
для введения специального пра- подлежит продаже для соразмер- банкротства является конкур-
вового режима в отношении ис- ного удовлетворения требований сное производство. Финансо-
пользования средств индивидуа- кредиторов. вое оздоровление остается нево-
лизации. стребованным. Внешнее управ-
Исключительное право, яв- ление, если и применяется, то в
Непосредственной задачей ляющееся имущественным пра- большинстве случаев не дости-
процедуры наблюдения являет- вом, имеет определенную цен- гает своей цели, а конкурсный
ся обеспечение сохранности иму- ность и как нематериальный ак- процесс переходит в стадию
щества должника. Наблюдение не тив составляет часть ликвидаци- ликвидации. То же относится и к
относится к числу активных ста- онной стоимости. Сохранение мировому соглашению. В связи с
дий конкурсного процесса, а на- этого нематериального актива в этим проблема сохранения пра-
против, нейтральна (пассивна). конкурсной массе наиболее важ- ва на товарный знак имеет свою
Пожалуй, главное ее предназ- но при замещении активов и актуальность в большей степени
начение состоит в определении продаже предприятия должника. по отношению к конкурсному
правильного пути развития все- В этих случаях интерес покупате- производству, то есть к той про-
го дальнейшего хода конкурсно- ля состоит в приобретении всего цедуре банкротства, реализация
го процесса. Наблюдение нельзя комплекса имущества и имуще- целей которой приведет к про-
считать и основной процедурой ственных прав. Отсутствие в та- даже права на средство индиви-
банкротства, так как она не пре- ком имущественном комплексе дуализации, а не к дальнейшему
следует конечных целей конкур- права на товарный знак, который его использованию правообла-
сного процесса, а является лишь служит средством индивидуали- дателем в своей деятельности.
его промежуточной стадией. зации реализуемых правообла-
дателем товаров, может суще- Сохранение за правооблада-
Вместе с тем наблюдение вво- ственно снизить цену продажи телем права на товарный знак в
дится по результатам рассмотре- имущества. Это не будет отвечать процедурах банкротства имеет
ния обоснованности заявления о ни интересам самого должника, большее значение не в регулиро-
признании должника банкротом ни его кредиторов, ни общества вании отношений по использо-
или иными словами – при нали- в целом. ванию исключительных прав, а в
чии признаков банкротства. При регулировании конкурсных отно-
этом сохранение исключительно- Поэтому важно, чтобы шений. Некий дисбаланс интере-
го права на средство индивиду- исключительное право на товар- сов правообладателя, заинтере-
ализации отвечает основной за- ный знак не было прекращено и сованного в дальнейшем исполь-
даче наблюдения – сохранению в конкурсном производстве. зовании товарного знака, других
имущества должника. лиц, заинтересованных в исполь-
Сохранение права на товар- зовании сходного с товарным
Продажа имущества несосто- ный знак как имущественной знаком обозначения, и общества,
ятельного должника является не- ценности также важно и в реаби- интерес которого состоит в ин-
обходимым элементом эффек- литационных процедурах, ког- тенсивном использовании товар-
тивного проведения процедур да вопрос стоит не в дальнейшем ных знаков в гражданском оборо-
банкротства. Если при реабили- использовании товарного знака, те, компенсируется обеспечением
тации должника продажа имуще- а в его отчуждении, так как про- интересов в деле о банкротстве.
ства выступает составной частью дажа части имущества должника
мер восстановления платежеспо- может входить в план мероприя- Гармонию указанных инте-
собности и в то же время необхо- тий по восстановлению платеже- ресов достаточно сложно обес-
димым условием удовлетворения способности.
40 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
печить. Основным в рассматри- ния2, внешнего управления и кон- ротства. На фоне допустимо-
ваемой проблеме является опре- курсного производства предель- го законом трехгодичного сро-
деление срока неиспользования ные сроки проведения процеду- ка неиспользования товарно-
товарного знака в процедурах ры установлены законом, то для го знака этот срок будет выгля-
банкротства без наступления не- финансового оздоровления такие деть разумным. Начало же те-
гативных правовых последствий сроки не предусмотрены. чения этого срока следовало бы
(досрочного прекращения пра- исчислять с момента введения
вовой охраны). При этом установленные су- (открытия) первой процедуры
дом сроки проведения процедур банкротства. Но такое решение
Было бы правильным связы- банкротства на практике не вы- будет являться полумерой – оно
вать период действия моратория держиваются (например, конкур- не даст ожидаемого эффекта.
на товарный знак со сроками дей- сное производство может длиться Поэтому важно, чтобы морато-
ствия процедур банкротства. При 5–7 и более лет вместо предусмо- рий на товарный знак действо-
этом указанный правовой ре- тренных законом шести месяцев). вал в течение всего срока кон-
жим необходимо устанавливать Также необходимо учитывать, что курсного процесса.
в качестве правовых последствий при последовательном введении
введения (открытия) процедур процедур банкротства сроки их Рассматриваемая проблема
банкротства. проведения «наслаиваются» друг актуальна, поскольку в процессе
на друга и увеличивают общий правоприменительной деятель-
Предусмотренные законода- срок конкурсного процесса. ности Суду по интеллектуальным
тельством о банкротстве сроки правам приходится разрешать
проведения процедур банкрот- Для решения задач инсти- споры о досрочном прекращении
ства являются составной частью тута банкротства важно, чтобы правовой охраны товарного зна-
мер, призванных обеспечить ди- сроки неиспользования товар- ка вследствие его неиспользова-
намичность конкурсного процес- ного знака совпадали с факти- ния по причине несостоятельно-
са. С одной стороны, они не долж- ческими сроками проведения сти (банкротства)3.
ны быть неоправданно длитель- процедур банкротства. В какой-
ными, так как это приведет к сни- то мере это не будет отвечать Поэтому для целей обеспе-
жению эффективности процедур принципу интенсивного ис- чения единства правопримени-
банкротства и увеличению рас- пользования товарных знаков тельной практики необходимо
ходов на их проведение, и в то же в гражданском обороте. Поэто- уже сейчас, не дожидаясь зако-
время они должны быть достаточ- му можно было бы предложить нодательного решения, выра-
ными для достижения целей кон- ограничить общий срок не- ботать единые подходы по рас-
курсного процесса. использования товарного знака, смотрению дел о досрочном
например одним годом, причем прекращении правовой охраны
Сроки проведения процедур вне зависимости от количества товарного знака с указанными
банкротства устанавливаются су- примененных процедур банк- обстоятельствами.
дом. Однако, если для наблюде-
Ключевые слова: товарный Список литературы:
знак, обстоятельства неисполь- 1. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам
зования товарного знака, не-
состоятельность (банкротство), по делу № СИП–38/2013// СПС «Гарант».
процедуры банкротства, баланс 2. Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части чет-
интересов
вертой Гражданского кодекса // Гражданское право современ-
ной России / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М.: Статут,
2008. С. 103 - 141.
2 Сроки проведения наблюдения законом прямо не определены, но оно должно быть завершено с учетом сроков рассмотре-
ния дела о банкротстве, которые не могут превышать семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника
банкротом в арбитражный суд.
3 См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП–38/2013 // СПС «Гарант».
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 41
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
К вопросу об определении
заинтересованности лица,
подавшего заявление о досрочном
прекращении правовой охраны
товарного знака в связи с его
неиспользованием в случаях
признания этих решений
недействительными
С.В. Михайлов,
кандидат юридических наук, ведущий консультант Отдела
анализа и обобщения судебной практики, законодательства
и статистики Суда по интеллектуальным правам, научный
сотрудник НОЦ Интеллектуальной собственности Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Проблема определения заин- знаках, знаках обслуживания и на- ных заявлений, издал Информа-
тересованности лица, заявляюще- именованиях мест происхождения ционное письмо от 20.05.2009 № 3
го в арбитражный суд требование товаров» было указано, что заяв- «Об определении заинтересован-
о досрочном прекращении пра- ление о досрочном прекращении ности лица, подавшего заявление
вовой охраны товарного знака в правовой охраны товарного зна- о досрочном прекращении право-
связи с его неиспользованием (да- ка в связи с его неиспользованием вой охраны товарного знака в свя-
лее по тексту – заинтересованное может быть подано любым лицом. зи с его неиспользованием» (да-
лицо), в настоящий период явля- лее – письмо Роспатента).
ется одной из самых актуальных В настоящий период согласно
в сфере охраны исключительных п. 1 ст. 1486 ГК РФ соответствую- В указанном письме реализо-
прав. щее заявление может быть подано вана концепция определения кру-
только заинтересованным лицом. га заинтересованных лиц путем
Ранее, до введения с перечисления позитивных крите-
01.01.2008 в действие ч. 4 В связи с большим количест- риев, соответствие которым такие
Гражданского кодекса Российской вом заявлений (вызывавших во- лица, исходя из положений Роспа-
Федерации (далее по тексту – просы относительно их обосно- тента, должны подтвердить при
ГК РФ), в п. 3 ст. 22 Закона РФ от ванности) Роспатент, к подведом- подаче заявления. Согласно тако-
23.09.1992 № 3520-1 «О товарных ственности которого до 2011 г. му подходу (весьма характерному
относилось рассмотрение указан-
42 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
для административного органа) отношении однородных товаров, ление о досрочном прекращении
все лица, не «соответствующие» услуг, при намерении распростра- правовой охраны товарного зна-
позитивным критериям, не явля- нить действие указанных исклю- ка, имеющие реальное намерение
ются заинтересованными. чительных прав на территорию использовать спорное обозначе-
Российской Федерации. ние в своей деятельности и осуще-
Так, в п. 4 письма Роспатен- ствившие необходимые подгото-
та указано, что факт подачи заяв- В настоящий период (с кон- вительные действия к такому ис-
ки на регистрацию тождественно- ца 2011 г.) рассмотрение споров по пользованию; в частности лицо,
го или сходного до степени смеше- заявлениям о досрочном прекра- подавшее заявку на регистрацию
ния товарного знака сам по себе не щении правовой охраны товар- тождественного или сходного обо-
может свидетельствовать о заин- ного знака в связи с его неисполь- значения.
тересованности лица. зованием отнесено к ведению ар-
битражных судов, а со дня начала Таким образом, несмотря на
Согласно п. 5 письма Рос- функционирования специализи- констатацию судом того, что при
патента заинтересованность не- рованного Суда по интеллектуаль- определенных условиях подача за-
обходимо выявлять в каждом от- ны правам эти споры будут рас- явки на регистрацию тождествен-
дельном случае, при этом в каче- сматриваться названным арби- ного товарного знака подтверж-
стве ориентиров указаны следую- тражным судом. дает заинтересованность, по суще-
щие условия, определяющие заин- ству предложенная в письме Роспа-
тересованность (общие критерии Практика арбитражных судов тента общая концепция «позитив-
для всех условий – намерение ре- вносит изменения в вышеуказан- ных признаков» не изменилась.
ального использования оспарива- ную концепцию по определению за-
емого товарного знака для инди- интересованного лица, но при этом Вместе с тем системный и
видуализации своих товаров, ра- является весьма противоречивой. сравнительный анализ проблемы
бот и услуг и осуществление пред- дает следующие, может быть весь-
принимательской деятельности в В частности, Президиум Выс- ма неожиданные, для практики
области, к которой относятся това- шего Арбитражного Суда Россий- выводы.
ры, услуги с оспариваемым товар- ской Федерации (далее по тек-
ным знаком): сту – ВАС РФ) в постановлении Напомним, что согласно п. 2
от 01.03.2011 № 14503/10 по спо- ст. 1 ГК РФ вообще все лица осу-
производство товаров (работ, ру, касающемуся торгового зна- ществляют свои гражданские пра-
услуг), в отношении которых (или ка «Стрижамент», отметил, что ва своей волей и в своем интересе.
однородных им) подано заявление неправильным является вывод о
о досрочном прекращении право- том, что заинтересованным ли- Кроме того, в соответствии с
вой охраны товарного знака; цом является только тот, чьи пра- ч. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ требование о
ва и законные интересы наруше- применении последствий недей-
обладание исключительным ны существующей регистрацией ствительности ничтожной сделки
правом на тождественное или товарного знака. может быть предъявлено любым
сходное с оспариваемым товарным заинтересованным лицом.
знаком фирменное наименование; Поэтому применительно к п. 1
ст. 1486 ГК РФ заинтересованным Таким образом, проблема оп-
обладание исключительны- лицом может быть признано лю- ределения заинтересованного
ми правами на тождественные бое лицо, имеющее законный ин- лица является универсальной для
или сходные с оспариваемым то- терес в прекращении правовой ох- гражданского права. Общая кон-
варным знаком коммерческие раны неиспользуемого товарного цепция здесь, не вызывающая
обозначения; знака. концептуальных возражений, за-
ключается в том, что заинтересо-
обладание исключительными К таким лицам, по мнению ванным лицом является субъект
правами на тождественные или Президиума ВАС РФ, могут быть спорного правоотношения и лица,
сходные до степени смешения то- отнесены производители одно- указанные в законе.
варные знаки,правовая охрана ко- родных товаров (работ, услуг), в
торым предоставлена на терри- отношении которых подано заяв- При этом, конечно, функцио-
тории иностранных государств в нальное значение определения
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 43
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
заинтересованного лица име- ляется оспариваемый товарный ния физическим лицом, обладаю-
ет ввиду выявление права на иск1 знак (потенциально такое лицо щим доменным именем (вполне
(определение так называемого может само стать обладателем возможно выявление и других за-
«надлежащего истца»), согласно оспариваемых прав на товарный конных интересов). Но сам подход
которому лицо признается заин- знак), или имеет законный инте- к решению проблемы заслуживает
тересованным в защите нарушен- рес (например доменное имя). критики.
ного права или законного инте-
реса, если оно является участни- Соответственно круг таких Причины для этого следую-
ком спорного правоотношения лиц состоит: щие: во-первых, невольно созда-
(например: гражданского относи- 1) из всех юридических лиц, ется конструкция, при которой ре-
тельного, или абсолютного пра- ализация права на прекращение
воотношения, или корпоративно- поскольку коммерческие и прав на неиспользуемый товар-
го правоотношения) или докажет некоммерческие являются ный знак ставится в зависимость
суду возможность восстановления лица могут быть правообла- от предварительных действий,
своей имущественной сферы из- дателями прав на товарные связанных с обоснованием своего
бранным способом защиты (на- знаки; права; во-вторых, коммерческие
пример путем предъявления иска 2) из всех индивидуальных участники гражданского оборота
о применении последствий недей- предпринимателей; обладают универсальной право-
ствительности ничтожной сдел- 3) из физических лиц (не пред- способностью – в этом плане при-
ки – п. 2 ст. 166 ГК РФ). принимателей), владель- нять решение о начале своей дея-
цев доменных имен, кото- тельности в сфере, в которой уже
Указанное означает, что для рые свой законный интерес есть неиспользуемый товарный
определения заинтересованности основывают на факте «обла- знак, коммерческое лицо может в
решающее значение приобретает дания» доменным именем2. любой момент (как, впрочем, и от-
характер спорного правоотноше- В этом плане требование о казаться от такого решения). Поэ-
ния. том, что заявитель при подаче в тому требования, чтобы заявитель
суд требования должен обосно- «обосновал» суду реальность на-
В рассматриваемом случае вать наличие совокупности обсто- мерений по использованию оспа-
(исключительное право на товар- ятельств,свидетельствующих о его риваемого товарного знака и под-
ный знак) правоотношение яв- реальном намерении использо- твердил функционирование в ана-
ляется абсолютным, то есть его вать оспариваемый им товарный логичной коммерческой сфере,
контрагентами-участниками яв- знак, является искусственным. фактически коллидируют с уни-
ляется неограниченный круг лиц, При этом подчеркнем, что наме- версальной правоспособностью
так как правообладатель согласно рение – это вообще субъективный коммерческих лиц.
закону имеет возможность защи- критерий, который в гражданском
ты своего субъективного права от праве просто не должен приме- Однако при таком либераль-
притязаний любого лица. няться3. ном подходе остается нерешен-
Таким образом, перечислен- ной весьма острая проблема так
Таким образом, заявителем ные в письме Роспатента субъек- называемых чистильщиков, то
о досрочном прекращении пра- тивные признаки как комплекс- есть лиц, заведомо недобросо-
вовой охраны товарного знака в ные условия подачи заявления в вестно подающих заявления о не-
связи с его неиспользованием мо- обсуждаемой ситуации сами по использовании товарных знаков с
жет быть любое лицо, являющееся себе не оспариваются, при этом их тем, чтобы в дальнейшем продать
участником абсолютных правоот- можно дополнить подачей заявле- присвоенный чужой товарный
ношений, предметом которых яв-
1 О праве на иск и праве на предъявление иска см.: Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве.
М., 2002. С. 177-191.
2 См. обоснование: Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 14483/12.
3 В этом плане правильнее применять категорию оценки действий по приготовлению к реализации намерения. Однако и
такие конструкции нежелательны, так как в целях стабильности гражданского оборота гражданское право должно опери-
ровать объективными, а не субъективными категориями.
44 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
знак кому-либо, а также лиц, заве- ных условиях суд, решая вопрос отсылает к французскому гра-
домо недобросовестно подающих о заинтересованности заявителя, жданскому процессуальному за-
заявления о неиспользовании то- вправе при наличии достаточных конодательству (которое, в отли-
варных знаков в отношении сво- оснований отказать в удовлетво- чие от российского процессуаль-
их конкурентов. рении заявления по существу в ного закона, отсутствие интере-
связи с отсутствием заинтере- са расценивает как отсутствие
Очевидно, что действия «чи- сованности, подтверждающейся основания для принятия иска к
стильщиков» являются заведо- фактами недобросовестного по- рассмотрению); во-вторых, лю-
мо недобросовестными и должны ведения заявителя. бое злоупотребление и любой об-
расцениваться по ст.10 ГК РФ.При- ман исключают наличие закон-
знаки такой недобросовестности Показательно, что ст. ст. 46, 47 ного интереса5.
могут быть выработаны судебной Английского Закона о товарных
практикой. Таким образом, реали- знаках 1994 г. определено, что лю- Таким образом, наличие зло-
зуется концепция определения от- бое лицо (any person) вправе по- употребления и обмана исключа-
рицательных критериев, позволя- дать заявление о прекращении ют законный интерес, то есть все
ющих выявить отсутствие заинте- регистрации неиспользуемого то- лица, кроме недобросовестных
ресованности через установление варного знака4, аналогичные ука- (злоупотребляющих и обманы-
недобросовестности лиц, подаю- зания (заявитель–любое лицо) со- вающих), имеют законный инте-
щих такие заявления. держатся в пар. 14 Закона о товар- рес обратиться в суд с требовани-
ных знаках США 1976 г., ст. ст. 51, ем о прекращении права на не-
Например, отсутствие заин- 56 Регламента о торговом знаке используемый товарный знак.
тересованности по п. 1. ст. 1486 Европейского сообщества 2009 г. Как мы видим, такое указание на
ГК РФ применительно к ст. 10 ГК № 207/2009 (ранее–ст.50,55 Регла- необходимость заинтересован-
РФ могло бы быть установлено, мента о торговых знаках Европей- ности вовсе не устанавливает по-
при подаче от своего имени из- ского сообщества 1994 г. № 40/94). зитивные критерии, которые за-
вестной на рынке соответствую- явитель должен продемонстри-
щих услуг юридической фирмой Несколько особняком стоит ровать суду при предъявлении
(штат которой состоит в основ- французское законодательство, заявления. Здесь такое упомина-
ном из юристов) заявления о в котором в ст. L.L 714-5 Кодекса ние понимается как исключение
прекращении правовой охраны интеллектуальной собственно- из круга заинтересованных лиц
неиспользуемого товарного зна- сти 1992 г. указано, что лишение (потенциально – любых лиц) тех,
ка, зарегистрированного в отно- прав на товарный знак может кто действует заведомо недо-
шении товаров класса 33 МКТУ быть испрошено любым заинте- бросовестно. Такой подход пол-
(алкогольные напитки). ресованным лицом. По этому по- ностью соответствует предлага-
воду из комментария Поля Ма- емой нами концепции отрица-
В таком случае будет реали- тели следует, что, во-первых, за- тельных критериев.
зована концепция, предусма- интересованность в этой норме
тривающая, что при определен-
Ключевые слова: товарные Список литературы:
знаки; заинтересованность; до- 1. Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском
срочное прекращение правовой
охраны праве. М., 2002.
2. Поль Матели. Новое французское законодательство по товар-
ным знакам. Книга 2. Душанбе, 1998.
3. T. Hart, L. Fazzani and S. Clark. Intellectual Property Law. Hampshire:
Palgrave Macmillan Law Masters, 2009.
4 T. Hart, L. Fazzani and S. Clark. Intellectual Property Law. Hampshire: Palgrave Macmillan Law Masters, 2009. P. 102. 45
5 Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 2. Душанбе, 1998. С. 137.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
Некоторые практические
вопросы защиты прав
на товарные знаки
Л.В. Назарычева,
помощник заместителя председателя
Суда по интеллектуальным правам,
аспирант Института законодательства
и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ
В статье автор обращает вни- кам посредством их государст- ния в структуре судебной систе-
мание на конкретные вопросы, венной регистрации далеко не во мы РФ, вносятся изменения в за-
разрешаемые в судебных заседа- всех случаях предохраняет пра- конодательство о судоустройстве
ниях по делам, связанным с за- вообладателей от нарушений и судопроизводстве. В настоящее
щитой прав на товарные знаки: о исключительных прав на данные время значительный объем дел,
заинтересованности в товарном средства индивидуализации. В связанных с защитой интеллекту-
знаке, об однородности товаров, настоящей статье обращено вни- альных прав, отнесен к ведению
о злоупотреблении правом и др. мание на некоторые актуальные созданного в России специализи-
В качестве примеров приведены вопросы судебной практики по рованного арбитражного суда –
споры о защите прав на указан- делам о товарных знаках. Суда по интеллектуальным пра-
ные средства индивидуализации, вам. В 2013 г. в Суд по интеллек-
рассмотренные арбитражными Ряд проблем, возникающих в туальным правам поступило 456
судами, в том числе Судом по ин- связи с реализацией правообла- заявлений, из которых было при-
теллектуальным правам. дателями исключительных прав, нято 3623.
вскрыт и разрешен арбитражной
Предоставление законом судебной практикой1, подвергнут На практике арбитражным
правовой охраны товарным зна- анализу в специальных исследо- судам приходится сталкиваться с
ваниях2, но многие возникающие необходимостью разрешения до-
практические вопросы пока ожи- вольно широкого круга вопро-
дают своего рассмотрения. сов, связанных с использованием
товарных знаков. Анализируют-
Наряду с развитием граждан- ся сами товарные знаки и (или)
ского законодательства происхо- сходные с ними до степени сме-
дят существенные преобразова-
1 См., напр.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, свя-
занных с защитой прав на товарный знак» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 10; Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства
об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2; Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11
«О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5.
2 См., напр.: Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М.: Норма. 2011. С.109-121 (§2
главы III) // СПС «ГАРАНТ».
3 См.: Статистика работы арбитражных судов [Электронный ресурс] // Информационный портал
«ПРАВО.RU»// http://stat.pravo.ru (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
46 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
шения обозначения, осуществля- чик на протяжении трех послед- напитки и фруктовые соки; си-
ется проверка на предмет контра- них лет до подачи заявления не ропы и прочие составы изготов-
фактности, с учетом соответст- использует непрерывно указан- ления напитков».
вующих критериев определяется ный товарный знак.
однородность товаров, устанав- Однако вывод об отсутствии
ливаются основания для досроч- Решением Арбитражного суда заинтересованности в прекраще-
ного прекращения правовой ох- г. Москвы от 20.06.2013, оставлен- нии правовой охраны товарного
раны товарных знаков. Судами ным без изменения апелляцион- знака сделан судами без учета по-
обнаруживаются факты злоупо- ным судом, требования удовле- ложений Методических рекомен-
требления правами на товарные творены частично – досрочно даций по определению однород-
знаки, проверяется правильность прекращена охрана товарного ности товаров и услуг при экспер-
осуществления полномочий Рос- знака Stoli Cranbery в отношении тизе заявок на государственную
патентом и другими органами товаров 33 класса МКТУ и части 32 регистрацию товарных знаков и
по исполнению государственных класса МКТУ, а именно «пиво». знаков обслуживания.
функций.
Заявитель обратился в Суд по Согласно п. 14.4.3 Правил со-
1. Одним из разрешаемых су- интеллектуальным правам с кас- ставления, подачи и рассмотре-
дами вопросов на практике явля- сационной жалобой, в которой ния заявки на регистрацию то-
ется установление наличия или просил указанные судебные акты варного знака и знака обслужива-
отсутствия заинтересованности отменить в части отказа в досроч- ния, утвержденных Приказом Ро-
(истца) в досрочном прекращении ном прекращении правовой ох- спатента от 05.03.2003 № 32, при
правовой охраны товарного зна- раны в отношении части товаров установлении однородности това-
ка на однородные товары, с уче- 32 класса МКТУ, а именно: «мине- ров определяется принципиаль-
том нахождения товара в том или ральные и газированные воды и ная возможность возникновения у
ином классе МКТУ. Устанавливая прочие безалкогольные напитки; потребителя представления о при-
заинтересованность заявителя, фруктовые напитки и фруктовые надлежности этих товаров одному
суд может пойти по пути букваль- соки; сиропы и прочие составы производителю. Однородные то-
ного толкования (строго исходя из изготовления напитков». вары – это товары, не являющие-
класса товара), а может исходить ся идентичными во всех отноше-
из характеристики конкретно- Суд кассационной инстанции ниях, но имеющие сходные харак-
го товара в своем классе. В случае изменил обжалуемые акты, по- теристики и состоящие из схожих
применения буквального толко- становив прекратить охрану в от- компонентов, произведенных из
вания суд может столкнуться с не- ношении всех товаров 32 класса таких же материалов, что позво-
обходимостью признания таких МКТУ, и указал на следующее. ляет им выполнять те же функции.
товаров, например, как пиво и сок,
в качестве однородных, поскольку Товарный знак со словесным Однородность товара 32 клас-
так указано в МКТУ. обозначением Stoli Cranbery в са МКТУ «пиво» и других товаров
2004 г. был зарегистрирован на 32 класса МКТУ (минеральные и
Так, предприятие «Союзпло- имя Ответчика в отношении то- газированные воды и проч.) об-
доимпорт» (Заявитель) обрати- варов 32 и 33 классов МКТУ. условлена тем, что они относятся
лось в Арбитражный суд г. Мо- к одной родовой группе (безалко-
сквы с заявлением к ЗАО «Союз- Суды первой и апелляци- гольные напитки, а также напит-
плодимпорт» (Ответчик) о до- онной инстанций исходили из ки с незначительным содержани-
срочном прекращении правовой того, что в деле отсутствовали ем алкоголя), имеют одинаковое
охраны товарного знака «Stoli доказательства заинтересован- назначение, один круг потребите-
Cranbery» по свидетельству РФ ности заявителя в досрочном лей и одинаковые условия реали-
№ 266688 в отношении всех това- прекращении правовой охраны зации, включая способ выкладки
ров и услуг 32 и 33 классов МКТУ, товарного знака Stoli Cranbery в товаров на полки магазинов.
мотивированным тем, что Ответ- отношении товаров 32 классов
МКТУ: «минеральные и газиро- На основании данных вы-
ванные воды и прочие безалко- водов Суд по интеллектуальным
гольные напитки; фруктовые
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 47
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
правам постановил досрочно движении именно алкогольной локозавод» к обществу «Соремар-
прекратить правовую охрану то- продукции5. Данное предприятие тек С.А.» о досрочном прекраще-
варного знака в отношении всех не производит пиво, газирован- нии правовой охраны товарного
товаров 32 и 33 классов МКТУ4. ную воду, соки и другие товары 32 знака «РАФФАЭЛЛО», Суд по ин-
класса МКТУ6. Даже если и допу- теллектуальным правам справед-
Как видно из опубликован- стить условно однородность пива ливо посчитал истца не заинтере-
ных судебных актов, суды иссле- и соков (по МКТУ), то как объя- сованным в отношении алкоголь-
довали вопросы о подтверждении снить заинтересованность (закон- ной продукции (товаров 33 клас-
заинтересованности лица в пре- ный интерес) в них компании, не са МКТУ). Решение суда оставлено
кращении правовой охраны то- производящей данные товары? И без изменения7.
варного знака и об однородности возникает ли у потребителя соков
товаров. представление о принадлежно- 2. Другая проблема, на кото-
сти этих товаров производителю рую хотелось бы обратить внима-
Суд по интеллектуальным алкогольной продукции? Как из- ние, – это установление судом на-
правам установил заинтересо- вестно, использование товарного личия или отсутствия фактов зло-
ванность Союзплодоимпорта в знака должно быть связано с не- употребления (исключительны-
прекращении охраны товарного посредственным введением това- ми) правами на товарные знаки,
знака в отношении всех товаров ра, для которого он зарегистриро- которые каким-либо образом свя-
32 класса МКТУ, т.е. в отношении ван, в гражданский оборот. заны с регистрацией прав.
пива, газированной воды, соков
и др. При этом на основании ука- На наш взгляд, признание то- Для понимания того, о чем
занных выше Методических ре- варов однородными путем отне- идет речь, приведем пример из
комендаций судом установлена сения их к одному классу МКТУ не судебной практики, в котором,
однородность пива и остальных должно означать заинтересован- по мнению суда, имеется злоупо-
товаров 32 класса МКТУ. ности заявителя, производящего требление правом.
часть товаров в классе МКТУ, в от-
Вместе с тем автору статьи ношении всех указанных в классе ООО «Фемида» обратилось в
представляется, что заинтересо- МКТУ товаров. Арбитражный суд Кировской об-
ванное лицо должно обосновать ласти с иском к Охранному агент-
свой интерес в прекращении ох- При установлении судом за- ству «АЯКС» (далее – Охранное
раны товарного знака, принадле- интересованности в прекраще- агентство) о пресечении наруше-
жащего другому лицу, примени- нии правовой охраны товарного ния исключительных прав на то-
тельно к конкретным товарам за- знака должна учитываться и ре- варный знак путем запрета его
явленного класса МКТУ. ально осуществляемая заявите- использования и о взыскании
лем экономическая (хозяйствен- компенсации.
Если обратиться к офици- ная) деятельность, с которой у по-
альной информации о предприя- требителя и должно ассоцииро- Решением суда от 11.12.2012
тии «Союзплодоимпорт», то мож- ваться обозначение. Охранному агентству запрещено
но увидеть, что предприятие осу- использовать товарный знак ист-
ществляет изготовление водки, Интересно, что в другом деле, ца. Апелляционный суд постанов-
настойки, коньяка, т.е. специали- по иску ОАО «Кагальницкий мо- лением от 28.02.2013 отменил ре-
зируется на изготовлении и про- шение суда первой инстанции и
4 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2013 г. по делу № А40-169376/2012 [Электронный ресурс]
// Картотека арбитражных дел // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dc1ffa3e-fffd-4095-89d9-04bfafce5c8e/A40-169376-
2012_20131223_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
5 См.: Сайт ФКП «Союзплодоимпорт» [Электронный ресурс] // http://spimport.ru/index.php (дата обращения – 25 июня 2014
года).
6 См.: «Международная классификация товаров и услуг МКТУ (10 редакция 2013 г.) на русском языке в формате PDF» [Элек-
тронный ресурс] // Сайт ФИПС: http://www1.fips.ru/MKTU10_PDF/mktu_10_2013.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 года).
7 Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2013 по делу № СИП-19/2013 [Электронный ресурс] // Картотека
арбитражных дел // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/47243171-5d42-46d7-93cf-eabe116c33b4/SIP-19-2013_20131121_
Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
48 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
принял новый судебный акт, в ко- договоров до даты приоритета, Вместе с тем, на наш взгляд,
тором отказал в удовлетворении что подтверждается договорами. регистрация товарного знака сама
исковых требований. Ранее Ответчик в своей деятель- по себе не может являться злоупо-
ности использовал иной логотип, треблением правом. В противном
Кассационный суд, оставляя в частью которого являлось стили- случае следует признать, что реги-
силе постановление апелляцион- зованное изображение буквы А стрирующий орган не выполняет
ного суда, установил следующее. в сочетании со словами «АЯКС», надлежащим образом свои функ-
«охранное агентство». ции в сфере регистрации товар-
Стороны заключили договор о ных знаков. Представляется, что
совместной деятельности, соглас- На основании положений регистрация товарного знака ком-
но которому участники, исходя из ГК РФ (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1477, петентным органом как раз и сви-
общих коммерческих интересов, ст.1484) суд кассационной ин- детельствует о том, что товарный
обязались действовать совместно станции пришел к выводу, что знак прошел надлежащую про-
путем объединения имущества, истцу, обладателю исключитель- верку (необходимые стадии реги-
денежных средств, иных матери- ных прав на товарный знак, было страции), а его обладатель имеет
альных ресурсов, своего профес- правомерно отказано в судеб- право на его использование. Сама
сионального опыта и др., под тор- ной защите – в удовлетворении регистрация и осуществляется для
говой маркой «группа компаний требования о пресечении нару- того, чтобы исключить злоупо-
«АЯКС». Стороны договорились, шения исключительных прав на требление в сфере использования
что ООО «Фемида» разрабатыва- товарный знак путем запрета средств индивидуализации.
ет и регистрирует в Роспатенте то- его использования и о взыска-
варный знак № 417297, который нии компенсации, поскольку от- Однако в судебной практи-
будет использоваться как общий ветчик еще до даты приорите- ке некоторые суды рассматри-
товарный знак обоих участни- та спорного товарного знака ис- вают именно регистрацию то-
ков. При расторжении договора по пользовал сходное обозначение, варного знака как злоупотре-
инициативе одного из участников которым индивидуализировал бление правом. Возможно, это
участники обязуются не препят- свою деятельность по предостав- явилось следствием не совсем
ствовать друг другу в использова- лению однородных услуг. Истец удачного и уместного в конкрет-
нии товарного знака. Если один зарегистрировал товарный знак ныхделахиспользованияфразыиз
из участников станет оспаривать позже. Следовательно, регистра- п. 63 постановления Пленума
свое исключительное право на ция товарного знака, сходного с Верховного Суда РФ и Пленума
товарный знак, то он обязуется обозначением ответчика, явля- ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29
оплатить второму участнику рас- лась злоупотреблением правом «О некоторых вопросах, возник-
ходы по регистрации и продвиже- со стороны истца8. шихвсвязисвведениемвдействие
нию нового товарного знака. ч. 4 Гражданского кодекса Россий-
Таким образом, Заявителю ской Федерации», согласно кото-
ООО «Фемида» является пра- (ООО «Фемида») было отказано в рому предоставление правовой
вообладателем товарного знака защите права на товарный знак. охраны товарному знаку может
№ 417297, который выполнен в быть оспорено и признано не-
форме буквы «А» в контуре, с при- Однако мотивы постановле- действительным полностью или
оритетом от 11.08.2009, что под- ния кассационной инстанции мо- частично в течение всего срока
тверждается свидетельством. гут стать поводом для дискуссии. действия правовой охраны, если
связанные с государственной ре-
Логотип «группы компаний Как видно из судебного поста- гистрацией товарного знака дей-
«АЯКС» в том виде, в котором это новления, именно факт регистра- ствия правообладателя призна-
изображение вошло в товарный ции товарного знака суд рассма-
знак № 417297, использовался Ох- тривает в качестве злоупотребления
ранным агентством на бланках правом со стороны ООО «Фемида».
8 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.06.2013 по делу № А28-8815/2012 / СПС «ГАРАНТ».
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 49
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
ны в установленном порядке зло- возможно, с учетом договорен- не был принят во внимание тот
употреблением правом либо не- ности сторон, не препятствовать факт, что запрос, направленный
добросовестной конкуренцией. И друг другу в использовании то- Федеральным государственным
далее в п. 63 речь идет о недобро- варного знака и установлении на- бюджетным учреждением «Фе-
совестной конкуренции. личия или отсутствия факта зло- деральный институт промыш-
употребления правообладателем ленной собственности» (ФИПС)
Таким образом,в постановле- исключительным правом на то- заявителю с предложением пред-
нии пленумов говорится о дейст- варный знак. ставить исправленные или до-
виях, связанных с регистрацией, а полненные документы, не явля-
не о самой регистрации как злоу- 3. Стоящие перед судом зада- ется запросом Роспатента согла-
потреблении правом. Можно до- чи могут быть связаны с необходи- сно п. 4 ст. 1384 ГК РФ, в связи с
пустить, что регистрация товар- мостью определения надлежаще- чем судом не были установлены
ного знака может служить звеном го исполнения государственным все обстоятельства по делу, име-
в цепи действий по злоупотребле- органом, чаще всего – Федераль- ющие существенное значение
нию правом, но отдельно злоупо- ной службой по интеллектуаль- для правильного разрешения
треблением правом не являться. ной собственности (Роспатентом), спора. Кроме того, заявитель ука-
государственных функций9. Речь зал, что при рассмотрении спора
Возвращаясь к приведенному идет о форме ответа (запроса) Рос- по существу лица, участвующие в
примеру, следует отметить, что патента, направляемого в рамках деле, не ссылались на ответ Рос-
регистрация товарного знака осу- исполнения государственной фун- патента от 03.10.2012 № 02/54-
ществлена заявителем с согласия кции по проведению экспертизы 511/41 как на запрос Роспатента,
и в интересах ответчика и около не самим Роспатентом, а другими направленный в рамках испол-
двух лет использовалась без вза- органами (организациями), кото- нения государственной функции
имных претензий сторон. Наряду рые надлежащим образом (Роспа- по проведению формальной эк-
с этим стороны обязались в случае тентом) наделены для этого пол- спертизы заявки на полезную
расторжения договора не препят- номочиями. модель, в связи с чем, по мнению
ствовать друг другу в использова- заявителя, у суда отсутствова-
нии товарного знака. Так, В.Е. Пилкин обратил- ли правовые основания для пра-
ся в Суд по интеллектуальным вовой квалификации названно-
Кроме того,из постановления правам с заявлением к Роспа- го документа как запроса Роспа-
суда не усматривается, например, тенту о признании незаконным тента и, как следствие, выводов о
использовал ли заявитель право решения от 09.08.2013 об отка- соблюдении последним требова-
на регистрацию в качестве наме- зе в удовлетворении возражения ний законодательства о проведе-
рения причинить вред ответчику на решение о признании заявки нии формальной экспертизы за-
или в целях ограничения конку- № 2012128361/08(044335) ото- явки на полезную модель и о пра-
ренции и злоупотребления доми- званной. Решением суда в удов- вомерности признания Роспа-
нирующим положением на рын- летворении требования отказано. тентом такой заявки отозванной.
ке. Может быть задан вопрос о до-
казанности факта осуществления Заявитель подал кассацион- Таким образом, суд обя-
права на регистрацию в противо- ную жалобу, в которой просил зан был установить, принято ли
речии с его назначением. отменить решение. Президиум оспариваемое решение компе-
Суда по интеллектуальным пра- тентным органом, а также совер-
Не оспаривая правильность вам пришел к выводу о наличии шены ли юридически значимые
окончательных выводов касса- оснований для удовлетворения действия, послужившие основа-
ционного суда, можно предполо- кассационной жалобы, посколь- нием для признания заявки ото-
жить, что выводы по рассмотрен- ку судом при рассмотрении спо-
ному делу могут основываться и ра по существу необоснованно
на иных суждениях. В том числе
9 См. п. 1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности (утв. пост. Правительства от 21.03.2012
№ 218) // Российская газета. 30.03.2012.
50 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014
4. Официальная хроника 26. Патентное право 37. Право на товарные знаки 53. Авторские и смежные права 67. Правовые вопросы
званной, должностными лица- предпринимателей, как правило, оспариваемый Порядок не яв-
ми в пределах предоставленных нет желания судиться с государст- ляется нормативным правовым
им полномочий и в соответст- вом, им приходится обращаться в актом, поскольку не содержит
вии с нормами действующего за- суды, поскольку нет иного выхода. нового правила поведения, не
конодательства. Вместе с тем об- регистрировался в Министер-
стоятельства делегирования Рос- Так, приказом ФТС России стве юстиции РФ и на основа-
патентом ФИПС полномочий по от 25 марта 2011 г. № 626 был ут- нии ст. 34 АПК РФ не может быть
исполнению государственных вержден Порядок действий тамо- предметом рассмотрения ВАС
функций, предусмотренных п. 1 женных органов Российской Фе- РФ как суда первой инстанции.
ст. 1374 ГК РФ, их объем, а также дерации при принятии мер по
наличие соответствующих пол- защите прав на объекты интел- ВАС РФ, признавая Порядок
номочий на подписание от имени лектуальной собственности (да- недействующим, отметил, что
Роспатента запроса от 14.08.2012 лее – Порядок). Данный Порядок, отсутствие регистрации прика-
у заместителя заведующего от- как указано заявителями по делу, за федерального органа исполни-
делом компьютерной техники по своему содержанию «является тельной власти в Министерстве
ФИПС Прохоровой Р.Р., судом не нормативным правовым актом, юстиции РФ не влияет на оценку
устанавливались. Доводам Роспа- поскольку устанавливает для не- нормативности содержащихся в
тента о наличии таких полномо- определенного круга лиц иные нем положений, поскольку каса-
чий в решении оценка не дана. критерии применения к ним мер ется лишь порядка его принятия
защиты интеллектуальных прав в и обнародования11.
Дело направлено на новое административном порядке, по-
рассмотрение в суд первой ин- мимо установленных отраслевым Подобные решения име-
станции10. законодательством в сфере ин- ют существенное значение для
теллектуальной собственности». поддержания правопорядка в
4. Существенное значение Порядком установлен новый тер- сфере предпринимательской
для судов общей юрисдикции мин – «контрафакт» и «признаки деятельности, поскольку при-
и арбитражных судов должны контрафактности», отсутствую- нимаются с учетом интересов
иметь судебные акты Высшего щий в Таможенном кодексе Та- правообладателей и упорядо-
Арбитражного Суда РФ после его моженного союза и Федеральном чивают их взаимоотношения с
объединения с Верховным Судом законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ органом, выполняющим госу-
РФ. Иное, на наш взгляд, означало «О таможенном регулировании дарственные функции. К сожа-
бы отрицание важного значения в Российской Федерации», а так- лению, можно констатировать,
и опыта практики ВАС РФ, кото- же изменено понятие и содержа- что контролирующие органы
рый, вместе с Верховным Судом ние понятия «контрафактности», нередко издают акты, которые
РФ, является своего рода право- изложенное в ст. 1515 ГК РФ. Кро- по сути на практике носят нор-
предшественником нового, объ- ме того, Порядок противоречит мативный правовой характер
единенного Верховного Суда РФ. Соглашению по торговым аспек- (например письма, порядки), но
там прав интеллектуальной соб- при этом, особенно в заседани-
Практикующим юристам хо- ственности, нарушает права и за- ях по делам о признании их не-
рошо известно, насколько сложно конные интересы общества в сфе- действующими, трактуются та-
бывает в чем-либо убедить орган ре предпринимательской и иной моженными и налоговыми ор-
государственной власти, контро- экономической деятельности. ганами как некие документы
лирующий реализацию отрасле- (иногда – внутреннего характе-
вых правоотношений (напри- Представители ФТС РФ в ра), не подлежащие оспарива-
мер, таможенную или налоговую свою очередь пояснили, что нию предпринимателями.
службы). И хотя у добросовестных
10 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2014 г. по делу № СИП-163/2013 // СПС «ГА-
РАНТ».
11 См.: Решение ВАС РФ от 26.02.2014 № ВАС-19853/13 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел //
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f5d73e2d-8c2e-42c5-971a-c687268abbac/VAS-19853-2013_20140226_Reshenija%20i%20
postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 года).
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Июнь 2014 51
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
2014-062014
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search