Содержание
Официальная хроника Главный редактор:
В.С. Ламбина В.В. Кочарян
4 Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по
Главный научный редактор:
интеллектуальным правам
В.А. Корнеев
Право на товарные знаки
Редакционная коллегия:
Л.В. Назарычева
28 Недобросовестная конкуренция в сфере использования прав на товар- Л.А.Новоселова,
В.В. Голофаев,
ные знаки М.А. Рожкова,
Е.И. Гладкая Д.В. Афанасьев,
34 Доменные имена: взгляд Высшего Арбитражного Суда Г.В. Силаев,
Е.В. Буробина Е.М. Моисеева,
42 Некоторые аспекты гражданско-правовой защиты прав на средства Е.А. Павлова,
индивидуализации по законодательству Китая В.О. Калятин
Авторские и смежные права Редакционный совет:
С.Л. Будылин Л.А. Новоселова,
48 Винни-Пух вступает в ВТО. Проблема авторских прав на «старые» ино- В.А. Корнеев,
В.Ф. Яковлев,
странные произведения В.В. Витрянский,
А.Л. Маковский,
Частное мнение Э.П. Гаврилов,
П.В. Крашенинников,
Н. Руйе, Н. Сенников Т.К. Андреева,
66 О позиционных началах деятельности Научно-консультативного Со- А.Е. Суханов,
И.А. Дроздов
вета Суда по интеллектуальным правам (первые впечатления)
Секретарь редакционного совета:
Судебная практика
В.С. Ламбина
П.Н. Бирюков
70 Снижение судом размера компенсации за нарушение прав на товарный Дизайн, верстка, цветокоррекция:
знак: современные тенденции Б.А. Лысаченко
Корректор:
Е.В. Рыжер
Подписано в печать: 27.03.2014
Тираж 300 экз.
Поставщик полиграфических услуг
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
ОАО «Первая Образцовая типография»
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 3
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
Протокол заседания Научно-
консультативного Совета при
Суде по интеллектуальным
правам
В.С. Ламбина,
Ведущий консультант секретариата председателя Суда по
интеллектуальным правам,Ответственный секретарь Научно-
консультативного Совета при Суде по интеллектуальным
правам, преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
(МГЮА) им. О.Е. Кутафина
На заседании Научно-консультатив- дических наук, профессор, заведующий ка-
ного совета при Суде по интеллек- федрой интеллектуальных прав Москов-
туальным правам Российской Феде- ского государственного юридического уни-
рации 27 декабря 2013 года обсуждались во- верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
просы недобросовестного поведения, в том председатель Суда по интеллектуальным
числе конкуренции, по приобретению и ис- правам.
пользованию средств индивидуализации
юридических лиц, товаров, услуг и предпри- 2. Абова Тамара Евгеньевна – доктор
ятий. юридических наук, профессор, руководи-
тель Центра цивилистических исследова-
Члены Научно-консультативного Сове- ний Института государства и права Россий-
та при Суде по интеллектуальным правам, ской академии наук.
присутствующие на заседании:
3. Андреев Юрий Николаевич – доктор
1. Новоселова Людмила Александров- юридических наук, профессор Центрально-
на (ведущий заседания, председатель На- го филиала (Воронеж) Российской академии
учно-консультативного Совета при Суде по правосудия, судья Воронежского областного
интеллектуальным правам) – доктор юри- суда.
4 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
4. Байбак Всеволод Владимирович – судья Высшего Арбитражного Суда Россий-
кандидат юридических наук, адвокат адво- ской Федерации.
катского бюро «Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры», член Научно-консульта- 12. Корнеев Владимир Александрович –
тивного совета Федерального арбитражного кандидат юридических наук, заместитель
суда Северо-Западного округа. председателя Суда по интеллектуальным
правам.
5. Близнец Иван Анатольевич – доктор
юридических наук, профессор, ректор Рос- 13. Орлова Валентина Владимировна –
сийской Государственной академии интел- доктор юридических наук, проректор по на-
лектуальной собственности (РГАИС), ака- учной работе и международному сотрудни-
демик Российской академии естественных честву Российской государственной акаде-
наук. мии интеллектуальной собственности (РГА-
ИС).
6. Герасименко Светлана Анатольевна –
заместитель начальника управления публич- 14. Полонский Борис Яковлевич – док-
ного права и процесса Высшего Арбитражно- тор юридических наук, заслуженный юрист
го Суда Российской Федерации. Российской Федерации, старший научный
сотрудник Российской академии народно-
7. Залесов Алексей Владимирович – го хозяйства и государственной службы при
кандидат юридических наук, президент Президенте Российской Федерации.
Российской национальной группы Между-
народной ассоциации по охране интеллек- 15. Пузыревский Сергей Анатольевич –
туальной собственности (AIPPI), член AIPPI, кандидат юридических наук, начальник пра-
LES, президент Ассоциации российских па- вового управления Федеральной антимоно-
тентных поверенных, начальник юридиче- польной службы Российской Федерации.
ского отдела ООО «Союзпатент».
16. Рожкова Марина Александровна –
8. Звягинцев Денис Александрович – доктор юридических наук, профессор кафе-
кандидат юридических наук, доцент, за- дры интеллектуальных прав Московского Го-
ведующий кафедрой уголовного права и сударственного Юридического Университета
процесса Российской государственной ака- им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
демии интеллектуальной собственности
(РГАИС). 17. Руйе Николя (Rouiller, Nicolas) – док-
тор права, профессор Школы бизнеса Ло-
9. Зенин Иван Александрович – доктор занны и Университета Курта Бёша (L’Institut
юридических наук, профессор, заслуженный universitaire Kurt Bösch, IUKB).
профессор юридического факультета Мо-
сковского государственного университета 18. Сенников Николай Львович – канди-
имени М.В. Ломоносова, член Международ- дат юридических наук, доцент кафедры фи-
ной ассоциации содействия прогрессу пре- лософии, политологии и права Уфимского
подавания и исследований в области интел- государственного университета экономики
лектуальной собственности (ATRIP), главный и сервиса, профессор Российской академии
редактор журнала «Интеллектуальная соб- естествознания.
ственность».
19. Старженецкий Владислав Валерье-
10. Иванова Диана Владимировна – кан- вич – кандидат юридических наук, доцент,
дидат юридических наук, доцент кафедры заместитель заведующего кафедрой между-
гражданского права юридического факуль- народного права Российской академии пра-
тета Белорусского государственного универ- восудия, начальник управления междуна-
ситета. родного права и сотрудничества Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
11. Козырь Оксана Михайловна – канди-
дат юридических наук, заслуженный юрист, 20. Шилохвост Олег Юрьевич – доктор
юридических наук, судья Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 5
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
Приглашенные участники: 30. Мурзин Дмитрий Витальевич – кан-
дидат юридических наук, доцент кафедры
21. Власов Вячеслав Валерьевич – на- гражданского права Уральской государ-
чальник отдела управления по обеспечению ственной юридической академии, член На-
участия прокуроров в гражданском и арби- учно-консультативного совета Федерально-
тражном процессе Генеральной прокурату- го арбитражного суда Уральского округа.
ры Российской Федерации, помощник Гене-
рального прокурора Российской Федерации. 31. Линник Лев Николаевич – доктор
гражданского права (Doktor der Zivilrecht),
22. Гаврилов Денис Александрович – за- профессор, кандидат технических наук,
меститель начальника правового управле- старший научный сотрудник, академик,
ния Федеральной антимонопольной службы действительный член Российской академии
Российской Федерации. естественных наук, инженер-физик, па-
тентный поверенный, вице-президент Со-
23. Зайцева Алена Григорьева – заме- вета евразийских патентных поверенных.
ститель начальника управления частного
права Высшего Арбитражного Суда Россий- 32. Рабец Анна Петровна – кандидат
ской Федерации. юридических наук, доцент кафедры граж-
данского и предпринимательского права
24. Левченко Наталья Ивановна – судья Юридической школы Дальневосточного фе-
9 Арбитражного апелляционного суда Рос- дерального университета.
сийской Федерации.
33. Сергеев Александр Петрович – док-
25. Опалев Рим Олегович – кандидат тор юридических наук, профессор, заведу-
юридических наук, советник управления ющий кафедрой гражданского права Санкт-
публичного права и процесса Высшего Ар- Петербургского государственного экономи-
битражного Суда Российской Федерации, ческого университета.
доцент кафедры гражданского, арбитраж-
ного и административного права Россий- 34. Хохлов Вадим Аркадьевич – док-
ской академии правосудия. тор юридических наук, профессор кафедры
гражданского права Самарского государ-
26. Паращук Сергей Анатольевич – кан- ственного экономического университета.
дидат юридических наук, доцент кафедры
предпринимательского права Московского Заседание открыла Председатель Суда
государственного университета имени М.В. по интеллектуальным правам Российской
Ломоносова. Федерации Л.А. Новоселова.
Письменные отзывы прислали: В своем выступлении она отметила, что
Суд по интеллектуальным правам прида-
27. Амангельды Айжан Амангельды ет большое значение проблемам теорети-
кызы – кандидат юридических наук, доцент ческого осмысления деятельности суда как
кафедры юридических дисциплин Акаде- с точки зрения процессуальной науки, так и
мии экономики и права (г. Алма-Ата, Казах- с точки зрения материального права. Пред-
стан). полагается, что работа Научно-консульта-
тивного совета при Суде по интеллектуаль-
28. Калачева Татьяна Леонтьевна – кан- ным правам помимо пленарных заседаний
дидат юридических наук, доцент, заведую- может также осуществляться в составе ра-
щий кафедрой гражданского права и пред- бочих групп, которые будут создаваться для
принимательской деятельности Тихоокеан- разработки более узких вопросов, возника-
ского государственного университета (Ха- ющих в практике работы суда.
баровск).
Помимо этого, Л.А. Новоселова расска-
29. Макдоналд Брюс Александр – член зала о Журнале Суда по интеллектуальным
Американской ассоциации адвокатов, член
Международной ассоциации по товарным
знакам (INTA).
6 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
правам, который издается в электронном учетом характера и последствий допущен-
виде, выразив надежду на сотрудничество ного злоупотребления отказывает лицу в
не только коллег, но и всех интересующихся защите принадлежащего ему права полно-
проблемами интеллектуальных прав. Также стью или частично, а также применяет иные
Л.А. Новоселова обратила внимание на про- меры, предусмотренные законом. При этом
исходящие в отечественной науке масштаб- буквальное прочтение указанной статьи по-
ные мероприятия, которые в том числе за- зволяет сделать вывод о том, что суд вправе
трагивают проблемы охраны интеллекту- применить соответствующие последствия
альной собственности. по собственной инициативе при отсутствии
заявлений лиц, участвующих в деле, сделан-
В.А. Корнеев заместитель председате- ных в ходе судебного разбирательства, на
ля Суда по интеллектуальным правам, вы- основании имеющихся по делу фактических
ступивший вслед за Л.А. Новоселовой, ко- обстоятельств.
ротко охарактеризовал вопросы, которые
выносятся на обсуждение в рамках данно- C формальной точки зрения, Арбитраж-
го заседания и которые представлены в ра- ный процессуальный кодекс Российской Фе-
зосланной участникам заседания Справке. дерации (далее - АПК РФ) также не запре-
Первые два вопроса являются общими и ка- щает суду применять нормы о злоупотре-
саются объема полномочий суда, антимоно- блении правом и (или) о недобросовестной
польного органа и Роспатента при решении конкуренции по собственной инициативе.
вопросов, связанных со злоупотреблением Квалификация поведения лица как недо-
правом; три оставшихся вопроса касаются бросовестного зависит от оценки имеющих-
отдельных аспектов рассмотрения дел, в ко- ся в деле доказательств, при этом соответ-
торых ставится проблема злоупотребления ствующая оценка с учетом части 1 статьи
правом. В своем выступлении В.А. Корнеев 71 АПК РФ осуществляется судом по своему
обратил внимание на большое количество внутреннему убеждению.
поступивших письменных отзывов, что де-
монстрирует важность и актуальность во- Оценка доказательств в силу части 1 ста-
просов, вынесенных на обсуждение. тьи 168 АПК РФ осуществляется судом в со-
вещательной комнате. Соответственно, суд
1. Первый вопрос, вынесенный на может прийти к выводу о недобросовестном
обсуждение, касался того, вправе ли суд поведении лица и на этой стадии арбитраж-
вынести судебный акт, применив на ос- ного процесса.
новании имеющихся по делу фактиче-
ских обстоятельств статью 10 ГК РФ и Вместе с тем, представляется, что ква-
(или) статью 10 bis Парижской конвен- лификация по собственной инициативе су-
ции по охране промышленной собствен- дом поведения одной из сторон спора как
ности по собственной инициативе, в том недобросовестного, если соответствующий
числе если в ходе судебного разбиратель- вопрос не ставился сторонами и перед сто-
ства по делу данный вопрос не рассма- ронами, является нарушением принципа
тривался, а также вправе ли применить состязательности арбитражного процесса
эти нормы по собственной инициативе (статья 9 АПК РФ, статья 6 Конвенции о за-
суд кассационной инстанции. щите основных прав человека и основных
свобод), согласно которому каждому лицу,
В силу статьи 10 Гражданского кодек- участвующему в деле, гарантируется право
са Российской Федерации (далее – ГК РФ) высказывать свои доводы и соображения,
в случае несоблюдения требований, пред- давать объяснения по всем возникающим в
усмотренных пунктом 1 указанной статьи, ходе рассмотрения дела вопросам, связан-
суд, арбитражный суд или третейский суд с ным с представлением доказательств. В слу-
чае если у суда складывается впечатление о
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 7
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
недобросовестности одной из сторон спора, В ходе обсуждения были высказаны раз-
эта сторона должна иметь возможность вы- ные позиции. Было отмечено, что затрону-
сказать свои возражения и представить по тая тема является актуальной в практике
этому вопросу доказательства. арбитражного судопроизводства уже до-
вольно длительное время; указано, что в
Высказывается мнение, согласно ко- Высшем Арбитражном Суде Российской Фе-
торому когда в ходе исследования доказа- дерации был принят обзор практики, каса-
тельств суд приходит к мнению о том, что ющейся статьи 10 ГК РФ (информационное
поведение одной из сторон, возможно, яв- письмо Президиума Высшего Арбитраж-
ляется недобросовестным, суд должен по- ного Суда Российской Федерации № 127
ставить вопрос об этом на обсуждение сто- от 25.11.2008). В ходе дискуссии оказалась
рон. При этом если такое мнение складыва- преобладающей точка зрения, согласно ко-
ется у суда в ходе принятия решения в со- торой суд может поднимать вопрос о злоу-
вещательной комнате, следует возобновить потреблении правом по собственной ини-
судебное разбирательство на основании ча- циативе, но в этом случае он должен дать
сти 3 статьи 168 АПК РФ. сторонам возможность высказать свое мне-
ние и представить доказательства в пользу
Дискуссионной также является возмож- или против этого; однако были высказаны и
ность квалификации поведения одной из иные мнения.
сторон спора как недобросовестного на ос-
новании статьи 10 ГК РФ и (или) статьи 10 Говоря об особенностях применения
bis Парижской конвенции об охране про- статьи 10 ГК, профессор М.А. Рожкова вы-
мышленной собственности судом кассаци- разила полное согласие с позицией, в соот-
онной инстанции, если этот вопрос не об- ветствии с которой если суд в совещатель-
суждался судом первой инстанции. С од- ной комнате приходит к выводу о том, что
ной стороны, суд кассационной инстанции имело место злоупотребление правом, то
не вправе устанавливать или считать дока- нужно возобновлять судебное разбиратель-
занными обстоятельства, которые не были ство, а не принимать решение. По поводу
установлены либо были отвергнуты судами допустимости решения вопроса о недобро-
нижестоящих инстанций (часть 2 статьи 287 совестности одной из сторон при пересмо-
АПК РФ). С другой стороны, если из имею- тре дела в суде кассационной инстанции
щихся в деле доказательств с очевидностью М.А. Рожкова отметила, что данная инстан-
следует недобросовестность поведения од- ция не вправе оценивать обстоятельства, не
ной из сторон спора, то неприменение ни- оцененные или недостаточно оцененные
жестоящими судами в этой ситуации поло- судом первой или второй инстанции, и, сле-
жений статьи 10 ГК РФ и (или) статьи 10 bis довательно, обосновывать принятие нового
Парижской конвенции об охране промыш- решения указаниями на то, что имело место
ленной собственности может быть квали- злоупотребление правом.
фицировано как основание для отмены су-
дебных актов в силу пункта 1 части 2 статьи Поддерживая в целом концепцию, вы-
288 АПК РФ. раженную в статье 10 ГК РФ, В.В. Старже-
нецкий обратил внимание на чрезмерную
Предлагалась для обсуждения точка зре- жесткость формулировки проблемы, касаю-
ния, согласно которой суд кассационной ин- щейся нарушения принципа состязательно-
станции может (или не может), давая надле- сти арбитражного процесса. В своем высту-
жащую квалификацию сложившимся между плении он отметил, что нарушения как тако-
сторонами спора правоотношениям, при- вого может и не быть, когда все обстоятель-
менять положения о недобросовестности и ства дела суду понятны и ситуация ясная.
при отсутствии ссылок на это обстоятель- Выступающий также отметил, что Президи-
ство в решениях нижестоящих судов.
8 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
ум Высшего Арбитражного Суда Российской блении правом в принципе не поднимал-
Федерации часто брал на себя ответствен- ся, и в связи с этим неуместно сравнение
ность, и, не направляя дело на новое рас- с практикой Президиума Высшего Арби-
смотрение и не ставя вопрос перед сторо- тражного Суда Российской Федерации. Без-
нами, устанавливал нарушение статьи 10 ГК условно, вопрос должен быть поставлен, и
РФ и статьи 10 bis Парижской конвенции. По этот вопрос должен быть адресован не толь-
его мнению, суд, скорее всего, должен дать ко лицу, которого пытаются уличить в не-
такую возможность стороне, но если обсто- добросовестности или в злоупотреблении
ятельства понятны, он может взять ответ- правом, – и вторая сторона, имея в виду со-
ственность на себя. В данном случае пред- стязательность процесса, должна иметь воз-
лагается сохранить судейское усмотрение. можность высказаться по поводу возраже-
В.В. Старженецкий также отметил, что прак- ний этого лица о том, что он на самом деле
тика Европейского Суда по правам человека добросовестен и правом не злоупотребляет.
и статья 6 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод жестко- Применительно к кассационной ин-
го правила о необходимости ставить вопрос станции С.А. Герасименко подчеркивает,
перед сторонами, когда возникает подозре- что, если вопрос о недобросовестной кон-
ние в добросовестности, не содержат. куренции и злоупотреблении правом воз-
никал и впервые на это обратила внимание
В.В. Байбак присоединился к позиции кассационная инстанция, то кассационная
В.В. Старженецкого, указав, что не стоит за- инстанция должна признать выводы суда
ранее ограничивать возможности суда кас- не соответствующими имеющимся обсто-
сационной инстанции и что было бы не- ятельствам, но все-таки направить дело на
верно говорить о том, что суд кассационной новое рассмотрение.
инстанции, даже установив наличие оче-
видного злоупотребления правом, которому Т.Е. Абова отметила, что Пленум Вер-
не была дана надлежащая правовая квали- ховного Суда Российской Федерации и
фикация судами нижестоящих инстанций, Пленум Высшего Арбитражного Суда Рос-
должен закрыть на это глаза, если вопрос не сийской Федерации уже высказывались
обсуждался в нижестоящих инстанциях. по поводу возможности суда выступать с
инициативой обсуждения вопроса о добро-
С.А. Герасименко подчеркнула, что в совестном поведении, но данный вопрос все
большинстве дел, которые попадались ей в равно должен быть поставлен на рассмотре-
практике, Президиум Высшего Арбитраж- ние сторон. Независимо от этого, речь идет
ного Российской Федерации считал возмож- о праве суда высказывать свою позицию, это
ным, не направляя дело на новое рассмо- называется усмотрением суда. По такой ло-
трение, высказаться по поводу, в том числе, гике сама по себе норма, которая дает мате-
фактических обстоятельств недобросовест- риально-правовое решение данного вопро-
ности. Однако в таких делах вопрос о недо- са, предоставляет суду такую возможность.
бросовестности всегда ставился сторонами
разбирательства и очень активно обсуждал- Т.Е. Абова предложила сосредоточить-
ся. Президиум Высшего Арбитражного Суда ся на целесообразности сохранения за су-
Российской Федерации как надзорная ин- дом такого усмотрения в случаях добросо-
станция вправе обсуждать вопросы факта, вестного поведения сторон и выразила мне-
но принимать решение он должен на осно- ние, что такая мера целесообразна, исходя
вании тех доказательств и тех материалов, из самого смысла добросовестности, кото-
которые представлены. рое следует рассматривать не только в пла-
не недобросовестности, ведь в ГК РФ зало-
С.А. Герасименко отметила, что обсуж- жен принцип именно презюмируемой до-
дается ситуация, когда вопрос о злоупотре- бросовестности. Т.Е. Абова остановилась на
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 9
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
том, что данный вопрос должен обсуждать- дет нарушением принципа состязательно-
ся сторонами, и согласилась, что при этом сти. Тем более это верно для кассационной
происходит расширение предмета доказы- инстанции, в особенности с учетом совре-
вания по сравнению с тем, что определили менной тенденции к снижению полномо-
стороны. чий кассационной и надзорной инстанции.
Что касается кассационной инстан- Н.Л. Сенников (выступление Сеннико-
ции, то неправильно возлагать на нее до- ва Н.Л. по его просьбе публикуется дослов-
полнительные полномочия, так как она все но): «Спасибо. Извините. Обращаю вни-
же ограничена в своих возможностях ис- мание, что первым вопросом... Обращаю
следования. Кассационная инстанция ис- внимание, что первым вопросом представ-
следует не дело, а решения суда, проверяет ленной Справки рассматривается вопросы
законность. Т.Е. Абова исходит из того, что добросовестного поведения и правомерно-
ответчик должен сам проявлять необходи- сти действий суда процессуально-проце-
мую предусмотрительность, и, к тому же, до дурного характера. Но при этом само по-
кассационной инстанции были еще две ин- нятие добросовестного поведения при осу-
станции, которые могли решить данный во- ществлении интеллектуальных прав оста-
прос сами. ется документально неопределенным и
содержательно не подтвержденным. Сле-
Г.В. Разумова поддержала мнение о довательно, на мой взгляд, первоначально
том, что вопрос о недобросовестности обя- необходимо конкретизировать вот эти ба-
зательно должен выноситься на обсуждение зовые понятия добросовестного поведения
обеих сторон. при реализации исключительных личных
неимущественных прав, связанных с во-
Выступившая позже Н.И. Левченко от- просами интеллектуальной собственности,
метила, что вопрос о недобросовестности а также взаимосвязанных понятий в сфере
той или иной стороны – это именно вопрос интеллектуальных правоотношений. Здесь
оценки (судом). Но если судами первой и по смыслу, содержанию и лаконичности,
апелляционной инстанции не проводилась мне кажется, было бы уместным вспомнить
эта оценка, а судом кассационной инстан- словесную формулу, предложенную Михаи-
ции она будет проведена, не будет ли это на- лом Михайловичем Агарковым следующего
рушением положений АПК РФ? содержания. А именно, что добросовестное
поведение в интеллектуальных правоотно-
Б.Я. Полонский отметил, что посколь- шениях – ну я перефразирую, конечно же –
ку недобросовестность должна быть до- предполагает осуществления начала доброй
казана, а добросовестность презюмирует- совести и означает борьбу с прямым или
ся, поскольку применение статьи 10 ГК РФ косвенным обманом с использованием чу-
должно быть исключением, а не правилом, жого заблуждения или непонимания. Тогда
непонятно, какой смысл стороне, заинтере- недобросовестное поведение – это противо-
сованной в подтверждении этого недобро- положное по смыслу понятие, определяю-
совестного поведения контрагента, об этом щее неподобающее поведение субъекта ин-
умалчивать и не ставить вопрос о добросо- теллектуальной собственности и влекущее
вестности перед судом. Напротив, заинте- неблагоприятные правовые последствия.
ресованная сторона должна ставить вопрос При конкретизации понятия недобросо-
о злоупотреблении правом другой сторо- вестного поведения с учетом определения
ной начиная с первой инстанции. Суд, ко- добросовестного поведения в интеллекту-
нечно, может вынести этот вопрос для об- альных правоотношениях, необходимо так-
суждения со сторонами и по своей инициа- же дополнить формулировку, предложен-
тиве. Но если вопрос о недобросовестности
вообще не был предметом обсуждения, а суд
соответствующие нормы применяет, это бу-
10 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
ную и подсказанную Львом Иосифовичем менить в тех вопросах, которые непосред-
Петражицким. А именно – конечно, с учетом ственно рассматриваются. Ну и, конечно же,
трансформации в контексте интеллектуаль- следует предоставить больше инициативы и
ной собственности, – в таком виде: не знал состязательности сторон в момент рассмо-
и не должен был знать, что не исключает его трения этих вопросов. А что касается касса-
добросовестное поведение при реализации ционной инстанции, мне кажется, Тамара
интеллектуальных прав и еще не свидетель- Евгеньевна здесь изложила достаточно пра-
ствует о противоправности или недобросо- вильно. Спасибо за внимание».
вестном поведении. Так вот, анализирую и
учитывая эти неоднозначные подходы в по- В.В. Власов обратил внимание участ-
зициях Михаила Михайловича Агаркова и ников дискуссии на то, что важность вопро-
Льва Иосифовича Петражицкого, можно ут- са о допустимых пределах самостоятельной
верждать, что недобросовестным поведени- оценки судом кассационной инстанции во-
ем в интеллектуальной собственности не яв- просов злоупотребления правом, возможно,
ляется подтверждение факта противоправ- является преувеличенной. В.В. Власов за-
ности. И наоборот. Учитывая сказанное, не- дается вопросом: сколько существует дел,
добросовестное поведение при реализации в которых ни первой, ни во второй инстан-
интеллектуальных прав может определять- ции не возникал вопрос о возможном злоу-
ся как субъективный фактор психологиче- потреблении правом и стороны этот вопрос
ского отношения лица или лиц к противо- тоже не выносили на обсуждение? По мне-
правному характеру своих действий и вы- нию В.В. Власова, таких дел в принципе бу-
ражающееся в осознании своей противо- дет не очень много, но раз так, то, возмож-
правности, так и в том случае, когда такого но, вообще не стоит акцентировать внима-
осознания нет, но оно должно было бы быть. ние на вопрос о правах именно кассацион-
То есть субъект должен бы был в принци- ной инстанции.
пе это осознавать. При оценке недобросо-
вестности интеллектуальных правоотноше- Д.В. Иванова в своем выступлении,
ний или злоупотребления правами в полной помимо прочего, обратила внимание на
мере допустимо применение, определяю- следующий аргумент против расширения
щееся системой и методом состава правона- полномочий кассационной инстанции по
рушения в структурном рассмотрении про- самостоятельному рассмотрению и приня-
блемных моментов с позиции определения тию нового решения: в такой ситуации сто-
объективной, субъективных сторон, а также роны лишаются права на обжалование при-
потенциального объекта правонарушения и нятого акта. Возможно, во многих случаях
тех лиц, которые участвуют непосредствен- более правильно отменять ранее принятые
но в случаях этого недобросовестного дей- решения и отправлять дело на новое рас-
ствия. А далее прерогатива суда и свобод- смотрение.
ные состязательные возможности сторон
спорных отношений. Думается, было бы не А.А. Амангельды в письменном отзы-
только интересно, а необходимо обозначить ве указала, что если в ходе судебного разби-
модель взаимодействия «добросовестно- рательства ни одна из сторон не ссылалась
го поведения – недобросовестного поведе- на статью 10 ГК РФ и (или) стать 10 bis Па-
ния – злоупотребления правом, а также на- рижской конвенции, то суд может сослать-
рушения права в интеллектуальных право- ся на эти статьи только с согласия сторон
отношениях. Эта формула не только конкре- (одной из сторон, если другой будет дана
тизировала бы легитимный смысл понятий, возможность вступить в обсуждение соот-
но и позволила бы процессуально его при- ветствующего вопроса), а в противном слу-
чае будет нарушена состязательность про-
цесса и суд выйдет за пределы исковых тре-
бований.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 11
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
По мнению А.П. Сергеева, выраженно- применяться судом самостоятельно; кроме
му в письменном отзыве, суд, включая суд того, «активные действия суда... по приня-
кассационной инстанции, может ставить во- тию... мер для выяснения... обстоятельств,
прос о применении статьи 10 ГК РФ и (или) [связанных со злоупотреблением правом]...
статьи 10 bis Парижской конвенции по соб- фактически ведут к перераспределению
ственной инициативе, но при этом стороне, обязанностей по доказыванию».
против которой могут быть применены дан-
ные статьи, должна быть дана возможность С другой стороны, по мнению В.А. Хох-
предоставить свои объяснения. лова, правила статьи 10 ГК РФ не могут при-
меняться судом кассационной инстанции
Аналогичную позицию в своем пись- по собственной инициативе: «Сомнитель-
менном отзыве выразила Т.Л. Калачева. но, что даже при установлении в кассацион-
ной инстанции фактов, свидетельствующих
Л.Н. Линник в своем письменном от- о злоупотреблении правом, кассационная
зыве выразился менее категорично, отме- инстанция должна наделяться возможно-
тив, что в принципе суд, в том числе касса- стью переоценивать доказательства и выво-
ционной инстанции, может применить ста- ды, полученные на предшествующих судеб-
тью 10 ГК РФ и/или статью 10 bis Парижской ных инстанциях».
конвенции, «в том числе если в ходе судеб-
ного разбирательства по делу данный во- К сходным выводам пришел в своем
прос не рассматривался». письменном отзыве Д.В. Мурзин. Он го-
ворит, что добросовестность может рассма-
Еще в большей степени склоняется к триваться либо как объективная, либо как
тому, что суд может применить нормы о субъективная добросовестность. Субъектив-
злоупотреблении правом по собственной ная добросовестность («сторона знала или
инициативе, В.А. Хохлов, который подробно должна была знать» и т. п.) – вопрос факта.
разобрал вопрос о злоупотреблении правом Однако в статье 10 ГК РФ речь идет об объек-
в своем письменном отзыве. Отметив со- тивной добросовестности, то есть, по суще-
храняющуюся нечеткость определения дан- ству, о честности в отношениях между лица-
ного понятия в российском праве, он указал, ми. Объективная добросовестность, как ука-
что было бы правильным воспринимать по- зывает Д.В. Мурзин, не составляет вопрос
нятие «злоупотребления правом» в том, факта, а составляет исключительно вопрос
что оно определяет истинный объем субъ- правовой квалификации. Отсюда следуют
ективного права. В.А. Хохлов ответил ут- выводы: суд может применять данное по-
вердительно на вопрос о возможности для нятие по собственной инициативе и без об-
суда применять нормы статьи 10 ГК РФ са- суждения вопроса со сторонами (хотя такое
мостоятельно, поскольку «положения пун- обсуждение, судя по всему, желательно); по-
кта 2 статьи 10 ГК РФ следует рассматривать скольку это вопрос права, то его может рас-
как элемент «объективного права», дей- сматривать и суд кассационной инстанции.
ствующий вне зависимости от усмотрения
сторон». При этом, однако, статья 10 ГК РФ Сходный вывод сделал в своем высту-
должна применяться как экстраординарная плении Н. Руйе. Он указал, что в Швейца-
мера, в противном случае будет выхолоще- рии является общепризнанным принцип:
но само понятие субъективного права. «инициатива сторон – представлять и дока-
зывать факты, а суд должен сам найти, ка-
В.А. Хохлов критически относится к кие юридические нормы применять», и от-
мнению о том, что суд должен непременно метил, что это не является каким-то нацио-
обсуждать вопрос о злоупотреблении пра- нальным изобретением, а выражает извест-
вом со сторонами: статья 10 ГК РФ явля- ную с римского права максиму jura novit
ется нормой материального, а не процес- curia (суд знает закон). Отсюда следует, что
суального права и уже в силу этого может
12 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
если из представленных сторонами дока- терпела бы та или иная сторона, что делает
зательств у суда складывается впечатление невозможным и предъявление иска. Ряд же
о злоупотреблении правом, то суд будет по других действий (например, распростране-
своей инициативе принимать решение на ние заведомо ложных сведений) оказыва-
этот счет, даже если стороны про злоупотре- ется противоправным независимо от того,
бление правом ничего не говорили. В осо- имеется ли там «конкурентный» элемент.
бенности это верно для суда первой инстан- При этом Б.А. Макдоналд подчеркнул, что
ции (высшие инстанции все-таки пересма- понятие недобросовестной конкуренции
тривают дело в пределах доводов сторон). в праве США не является строго определя-
емым понятием, и приводит в связи с этим
Ряд выступлений и отзывов был посвя- цитату из работы «Торговые знаки и недо-
щен общим вопросам, связанным с поняти- бросовестная конкуренция» Дж. Макарти:
ями недобросовестной конкуренции и злоу- «Не представляется возможным сформули-
потребления правом. ровать заранее подробные схемы... всех де-
яний, подлежащих запрету, поскольку недо-
С.А. Паращук в своем выступлении об- бросовестная... человеческая деятельность
судил проблемы соотношения между недо- может охватывать весь диапазон человече-
бросовестной конкуренцией и злоупотре- ской изобретательности или уловок».
блением правом. Он отметил, что те или
иные конкретные запреты, содержащиеся Письменный отзыв А.П. Рабец посвя-
в законодательных нормах и в Парижской щен вопросам определения критериев не-
конвенции и относящиеся к сфере недо- добросовестного поведения в широком
бросовестной конкуренции, нецелесообраз- смысле, в сфере использования средств ин-
но именовать злоупотреблением правом. С дивидуализации юридических лиц, товаров
другой стороны, злоупотребление правом и т. п. А.П. Рабец указывает, что недобросо-
является общей категорией и оно может вестное поведение является широким поня-
быть как связано с недобросовестной кон- тием, включающим в себя понятия злоупо-
куренцией, так и не иметь к ней отношения. требления интеллектуальными правами и
недобросовестной конкуренции, причем два
А.В. Залесов, обсуждая вопрос о кри- последних понятия нередко применяются
териях недобросовестного поведения, вы- судами одновременно, как бы отождествля-
разил мнение о том, что это понятие до- ясь. Вместе с тем данные понятия различ-
статочным образом выражено в Парижской ны. В частности, к злоупотреблению правом
конвенции и других нормативных актах. может быть отнесено осуществление граж-
Он отметил, что никакого универсального, данских прав исключительно с намерением
пригодного на все случаи жизни определе- причинить вред другому лицу или действия
ния здесь быть не может, и что во всем мире в обход закона с противоправной целью. С
суды используют определения из Париж- другой стороны, недобросовестная конку-
ской конвенции. ренция может возникать лишь при наличии
ряда условий, а именно при конкурентной
Б.А. Макдоналд в письменном отзыве деятельности нескольких хозяйствующих
подробно обсудил вопрос о содержании по- субъектов на одном рынке (в однородной
нятия «недобросовестной конкуренции» в группе товаров), когда действия нарушите-
целом. Он отметил, что в американском пра- ля имеют конкурентную цель, причиняют
ве понятие «недобросовестной конкурен- убытки конкуренту и (в частности) противо-
ции», за небольшими исключениями, тож- правны.
дественно понятию «недобросовестного по-
ведения» вообще. Это объясняется тем, что И.А. Зенин в своем выступлении отме-
если между спорящими сторонами отсут- тил определяющее в данном случае значе-
ствует конкуренция, то, как правило, отсут-
ствует и фактический ущерб, который пре-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 13
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
ние Стокгольмской конвенции 1967 года, между этими понятиями является очень
согласно которой понятие «интеллектуаль- сложной задачей, и охватить все аспекты за
ная собственность» включает в себя права, столь короткое время невозможно. Для об-
относящиеся к литературным, художествен- суждения на заседании Научно-консульта-
ным и научным произведениям, научным тивного совета при Суде по интеллектуаль-
открытиям, промышленным образцам и так ным правам ставятся более узкие, конкрет-
далее, а также права, касающиеся защиты от ные вопросы, связанные с потребностями
недобросовестной конкуренции. Это отра- судебной практики. В частности, в данном
жено в пункте 8 статьи 2 Конвенции. Было случае один из таких вопросов заключал-
отмечено, что в данном смысле положения ся в пределах полномочий суда кассацион-
статьи 1225 ГК РФ не противоречат поло- ной инстанции при рассмотрении вопроса о
жениям данной международной конвен- злоупотреблении правом, и высказанные по
ции. Таким образом, к интеллектуальной этому вопросу реплики отражают ряд воз-
собственности относятся, в том числе пра- можных путей его решения.
ва, касающиеся защиты от недобросовест-
ной конкуренции. И это положение позво- 2. Второй вопрос, вынесенный на об-
ляет считать, по мнению И.А. Зенина, что в суждение, касался возможности удов-
суде обязательно должен ставиться вопрос, летворения судом искового требования
есть ли признаки недобросовестности. Был о признании действий ответчика по го-
приведен пример недобросовестного пове- сударственной регистрации товарного
дения с участием патентообладателя, когда знака злоупотреблением права или не-
последний, зарегистрировав патент, по не- добросовестной конкуренцией, а также
уважительным причинам не использует его, того, может ли Роспатент самостоятель-
тем самым создавая препятствия конкурен- но устанавливать злоупотребление пра-
там по развитию своей техники. вом.
Это злоупотребление правом, потому Данный вопрос связан с правилом,
что есть право, есть патент. Другое дело, что предусмотренным подпунктом 6 пункта 2
в патентном законодательстве, в том числе статьи 1512 ГК РФ, о том, что предоставле-
в российском, сказано, что если четыре года ние правовой охраны товарному знаку мо-
по неуважительным причинам не использу- жет быть оспорено и признано недействи-
ется патент и есть другие желающие и мо- тельным полностью или частично в тече-
гущие его использовать, то можно это пре- ние всего действия правовой охраны, если
пятствие обойти. В качестве пожелания при связанные с государственной регистраци-
доработке этого вопроса И.А. Зенин предло- ей действия правообладателя признаны «в
жил обратить внимание на то, что права, от- установленном порядке» злоупотреблением
носящиеся к защите против недобросовест- правом либо недобросовестной конкурен-
ной конкуренции, прямо включены в ста- цией. Здесь возникает вопрос, что значат
тью Стокгольмской конвенции, к которой слова «установленный порядок».
присоединился вначале Советский Союз, а
потом Российская Федерация, которая как Применительно к недобросовестной
правопреемница является участницей этой конкуренции «установленный порядок» за-
конвенции. ключается в рассмотрении соответствую-
щего вопроса в административном поряд-
В заключение обсуждения первого во- ке антимонопольным органом. Вынесенное
проса Н.А. Новоселова отметила, что опре- этим органом решение, в свою очередь, яв-
деление понятий недобросовестной конку- ляется основанием для вынесения Роспа-
ренции, злоупотребления правом, недобро- тентом решения о признании недействи-
совестных действий, а также соотношения тельным предоставления правовой охраны
14 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
товарному знаку. Данная позиция изложе- исков к правообладателю с требованием о
на, в частности, в пункте 63 постановления признании судом действий правообладате-
Пленума Верховного Суда и Высшего Ар- ля по регистрации товарного знака злоупо-
битражного Суда Российской Федерации от треблением правом?
26.03.2009 № 5/29.
Рассматривая данный вопрос, нельзя не
По мнению, выраженному в пункте 20 заметить, что статья 12 ГК РФ не предусма-
постановления Пленума Высшего Арби- тривает в явном виде такого способа защиты
тражного Суда Российской Федерации Рос- гражданских прав, как признание судом на-
сийской Федерации от 30.06.2008 № 30, за- личия злоупотребления правом со стороны
щита прав лица от нарушения антимоно- ответчика. Это, в свою очередь, иногда рас-
польного законодательства может осущест- сматривается судами как основание для от-
вляться не только в административном, но клонения любых требований третьих лиц к
и в судебном порядке. В частности, это оз- правообладателю о признании действий по-
начает, что непосредственно в суд, без об- следнего злоупотреблением правом. Однако
ращения в антимонопольный орган, может в случае такого отказа истец, по-видимому,
быть заявлено требование о признании дей- не может обратиться с аналогичным вопро-
ствий лица недобросовестной конкуренци- сом ни в антимонопольные органы, ни в Ро-
ей. В случае удовлетворения судом данно- спатент, поскольку действующее законода-
го требования решение суда также являет- тельство не наделяет указанные органы со-
ся основанием для вынесения Роспатентом ответствующими полномочиями. С другой
решения о признании недействительным стороны, в действующем законодательстве
предоставления правовой охраны товарно- нет и явного запрета на возможность рас-
му знаку. Однако данное мнение не являет- смотрения указанного требования судом.
ся общепризнанным.
В ходе дискуссии по данным вопросам
Применительно к злоупотреблению основное внимание было уделено различ-
правом проблема заключается в том, что за- ным сторонам проблемы судебного при-
конодательством не установлен специаль- знания наличия злоупотребления правом.
ный порядок признания действий правооб- Почти все участники дискуссии были со-
ладателя злоупотреблением правом. Безус- гласны с тем, что суд может рассматривать
ловно, в силу положений статьи 10 ГК РФ суд требования третьих лиц к правообладателю
может отказать в защите прав лица, злоупо- о признании действий последнего по реги-
требляющего правом, если это лицо высту- страции товарного знака злоупотреблением
пает в качестве истца. Если в соответству- правом и что не имеет значения отсутствие
ющем судебном акте указано, что действия указания на такой способ защиты прав в
истца по государственной регистрации то- статье 12 ГК РФ.
варного знака представляют собой злоупо-
требление правом, то такое решение, без- Так, В.В. Байбак в своем выступлении
условно, может стать основанием для об- специально подчеркнул, что статья 12 ГК РФ
ращения в Роспатент с целью оспаривания не может рассматриваться как содержащая
регистрации товарного знака по правилам исчерпывающий перечень способов защи-
подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. ты гражданских прав; соответственно, нет
никаких оснований, ссылаясь на эту ста-
Однако возможна иная ситуация, когда тью, считать, что просьба к суду о призна-
сам правообладатель исков к третьим ли- нии тех или иных действий ответчика злоу-
цам, связанных с его товарным знаком, не потреблением правом в принципе не может
предъявляет. Возможно ли в этом случае быть удовлетворена. В.В. Байбак указал, что
предъявление третьими лицами, считаю- аналогичные вопросы уже возникали в су-
щими свои права нарушенными, судебных дебной практике и разрешались в пользу су-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 15
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
ществования способов защиты гражданских это отразить (хотя бы и в мотивировочной
прав, не поименованных в статье 12 ГК РФ; части решения) предельно ясно, поскольку
в качестве примера было приведено разъяс- иначе затрудняется последующее обраще-
нение в постановлении Пленумов Верхов- ние в Роспатент по вопросу отмены реги-
ного Суда Российской Федерации и Высше- страции со ссылкой на решение суда.
го Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 01.07.1996 № 6/8 о том, что судебное Д.В. Мурзин в обоснование той пози-
требование о признании ничтожной сделки ции, что возможно обращение непосред-
недействительной хотя и не предусмотрено ственно в суд с требованием о признании
специально законом, но и не исключает его. действий ответчика злоупотреблением
правом, в письменном отзыве привел сле-
Ю.Н. Адрееев в целом присоединился дующие аргументы. Всякая недобросовест-
к данному мнению, указав, что признание ная конкуренции является недобросовест-
судом тех или иных обстоятельств является ным поведением, но не наоборот. Так как
одним из важнейших способов защиты прав по определению из статьи 10 ГК РФ злоу-
и им ни в коем случае нельзя пренебрегать. потребление правом есть «заведомо недо-
При этом он отметил, что злоупотребление бросовестное осуществление гражданских
правом должно рассматриваться как исклю- прав», то любой случай недобросовест-
чительный случай, так как по общему пра- ной конкуренции является и проявлением
вилу действия сторон признаются добросо- злоупотребления правом. Исходя из этого,
вестными. можно в целом заключить, что в случаях,
когда суд устанавливает факт недобросо-
М.А. Рожкова дополнительно аргумен- вестной конкуренции, он на деле одновре-
тировала возможность рассмотрения тре- менно устанавливает и факт злоупотребле-
бования о признании регистрации товар- ния правом. Но если это так и раз суд мо-
ного знака злоупотреблением правом тем, жет устанавливать факт недобросовестной
что в противном случае создавалась бы по- конкуренции, то он может по «прямому»
рочная ситуация, когда заинтересованные иску устанавливать и факт злоупотребле-
лица, вместо того чтобы просить суд при- ния правом.
знать факт злоупотребления правом со сто-
роны правообладателя, должны были бы на- По мнению Л.Н. Линника, выраженно-
меренно создавать видимость «правонару- му в письменном отзыве, обращение в суд
шения», чтобы спровоцировать правообла- с исковым требованием о признании дей-
дателя на подачу иска. М.А. Рожкова также ствий ответчика по государственной реги-
отметила, что злоупотребление правом не страции товарного знака злоупотреблением
может устанавливаться в качестве факта, правом или недобросовестной конкурен-
имеющего юридическое значение, посколь- цией вполне возможно. Но при этом суще-
ку предполагает правовую оценку поведе- ственным является наличие заинтересован-
ния стороны (сторон), – требование о при- ности истца (то есть нарушения его, истца,
знании злоупотребления правом должно прав и интересов).
рассматриваться в порядке искового произ-
водства. Н.И. Левченко в краткой реплике вы-
разила общую мысль выступавших: иско-
К позиции выступивших присоедини- вое требование о признании злоупотребле-
лась Г.В. Разумова, отметив, что «иск с тре- ния правом безусловно может заявляться, и
бованием установить только злоупотребле- таким способом, по существу, можно заста-
ние правом ничему не противоречит». При вить «работать» соответствующий подпункт
этом она обратила внимание на важность статьи 1512 ГК РФ. Она также отметила, что
следующего: если суд считает, что имеет ме- данное требование может заявляться и во
сто злоупотребление правом, то он должен встречном иске.
16 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
Отличная от изложенной позиция ной конкуренции. Д.А. Гаврилов привел
была представлена в письменном отзыве пример с «советскими» товарными знака-
В.А. Хохлова. По его мнению, обращение в ми, когда ранее какой-нибудь продукт вы-
суд с просьбой о признании факта злоупо- пускался множеством разных предприятий
требления правом вообще не является спо- по единому плану, а в постсоветское время
собом правовой защиты – в силу общих со- одно из таких предприятий решило, что у
ображений, а не потому, что такой способ не него «прав больше, чем у других» и зареги-
поименован в статье 12 ГК РФ. В перспекти- стрировало соответствующий товар на себя,
ве же, по мнению В.А. Хохлова, из подпун- хотя по существу все эти предприятия долж-
кта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ желательно ны быть в равном положении относительно
вообще убрать упоминание злоупотребле- данного товарного знака, и указал, что со-
ния правом и оставить только упоминание ответствующие дела успешно разрешаются
недобросовестной конкуренции. Федеральной антимонопольной службой. В
заключение Д.А. Гаврилов указал, что в ми-
Некоторые выступающие коснулись ровой практике (со ссылкой, в частности, на
смежных вопросов. Сингапурский договор) существует отлич-
ная от российской концепция предостав-
Так, А.В. Залесов коснулся важного ления исключительных прав на товарный
аспекта: наряду с требованием истца при- знак, когда еще на стадии рассмотрения за-
знать действия ответчика злоупотребле- явки подробно исследуется вопрос о добро-
нием правом возможны иски иного рода, в совестности приобретения и использования
которых истец просит суд признать то об- данного товарного знака, его фактического
стоятельство, что он, истец, чьих-либо не использования правообладателем и так да-
нарушает. По мнению А.В. Залесова, дей- лее.
ствующее российское право не дает воз-
можность рассматривать иски последнего И.А. Зенин обратил внимание участ-
типа. Это приводит к весьма негативным ников дискуссии на некоторые проблемы,
последствиям. Например, возможна ситуа- связанные с признанием в судебном по-
ция, когда правообладатель не предъявляет рядке действий ответчика по государствен-
никаких исков к третьим лицам, но рассы- ной регистрации злоупотреблением права
лает участникам рынка (возможно, и вовсе или недобросовестной конкуренцией, и ка-
не нарушающим права правообладателя) честве примера привел дело «Вашерон энд
разнообразные предупреждения о том, что Константин С.А.» (дело № А40-73286/10-
эти третьи лица якобы нарушают его права 143-625). Истец выпускал дорогие часы и
использованием соответствующего торго- обладал товарным знаком по соответству-
вого знака. В этой ситуации третьи лица хо- ющему классу товаров, а ответчик зареги-
тели бы получить судебное решение о том, стрировал аналогичный товарный знак по
что они не являются нарушителями, однако совершенно иному классу товаров. Ниже-
это по действующему законодательству не- стоящие суды отклонили требования истца,
возможно; в Роспатент с данным вопросом направленные на отмену регистрации то-
они обратиться также не могут. варных знаков ответчика, со ссылкой на за-
конодательство (когда товарные знаки за-
Д.А. Гаврилов, согласившись с тем, регистрированы в разных классах, говорить
что описанная в предыдущем выступле- о нарушении прав на товарный знак нель-
нии проблема существует, отметил, что, по зя), однако с данной позицией не согласился
его мнению, в нашем правопорядке в опи- Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
санной ситуации не требуется получение дерации (постановление Пленума Высшего
судебного решения «о ненарушении прав», Арбитражного Суда Российской Федерации
поскольку эта ситуация может быть разре-
шена с помощью норм о недобросовест-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 17
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
№ 16912/11 от 24.04.2012). Позиция послед- По первому случаю участники были со-
него по существу правильна, однако вызы- вершенно единодушны: недобросовестная
вает сомнения, может ли судебная инстан- конкуренция регулируется специальным
ция таким образом «исправлять» закон. законодательством, есть уполномоченный
государственный орган (Федеральная ан-
В своих репликах Д.А. Гаврилов и тимонопольная служба) и только этот орган
Г.В. Разумова отметили, что при разреше- либо суд, но никак не Роспатент, может по
нии указанного дела в Высшем Арбитраж- существу рассматривать соответствующий
ном Суде Российской Федерации в действи- вопрос.
тельности применялись не столько нормы,
связанные с регистрацией товарных знаков По второму случаю доминирующее
как таковой, сколько нормы законодатель- мнение также заключалось в том, что Роспа-
ства о недобросовестной конкуренции. При тент не уполномочен рассматривать по су-
этом Д.А. Гаврилов дополнительно отметил, ществу вопросы о том, имело ли место зло-
что было бы правильным расширить явный употребление правом при регистрации то-
перечень случаев недобросовестной конку- варного знака.
ренции в действующем законодательстве,
что облегчило бы правоприменение. Весьма определенно высказался на этот
счет С.А. Паращук: из доктрины граждан-
Касаясь вопроса о возможности не- ского права следует, что статья 10 ГК РФ, ко-
посредственного (без обращения в анти- торая говорит о злоупотреблении правом,
монопольный орган) рассмотрения су- предоставляет именно и только суду пол-
дом требования о признании действий от- номочия по установлению и квалифика-
ветчика недобросовестной конкуренцией ции данного правонарушения; следователь-
большинство участников дискуссии согла- но, нельзя и говорить о том, что админи-
сились с тем, что это возможно. Несколько стративные органы, в том числе ФАС России
иную позицию по данному вопросу занял или Роспатент могут устанавливать злоупо-
А.П. Сергеев, который в письменном от- требление правом; это тесно связано с тем,
зыве выразил мнение, что, вопреки пози- что административные органы могут при-
ции, изложенной в пункте 20 постановле- менять «конкретные запреты», но возмож-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда ность применения такого общего понятия,
Российской Федерации от 30.06.2008 № 30, как злоупотребление правом, должна оста-
в суд можно лишь обжаловать то или иное ваться в компетенции судебных органов.
решение Федеральной антимонопольной
службы по вопросу недобросовестной кон- Н.Л. Сенников (выступление по прось-
куренции, но невозможно прямое, минуя бе Сенникова Н.Л. публикуется дословно)
антимонопольные органы, обращение за- «Спасибо. Я тоже хотел бы в подпункте 2.2
интересованного лица в суд. Позицию, ана- предупредить всякую возможность обра-
логичную позиции А.П. Сергеева о невоз- щения по данному вопросу к Роспатенту и
можности «прямого» заявления в суд тре- другим административным органам вла-
бований о признании недобросовестной сти, поскольку это прерогатива суда и нель-
конкуренции, изложил в своем письмен- зя перекрывать полномочия исполнитель-
ном отзыве В.А. Хохлов. ной власти, вторгаясь в судебную власть. А
также дальнейшие возможности по каким-
Отдельно рассматривался вопрос, мо- то смежным вопросам обращения в этом
жет ли Роспатент самостоятельно рассма- случае к Роспатенту, за исключением, мо-
тривать вопросы о том, имели ли место (1) жет быть, случаев независимого посредни-
недобросовестная конкуренция или (2) зло- чества, медиации или третейского разби-
употребление правом при регистрации то- рательства. А вот по заключительному пун-
варного знака. кту – возможности самостоятельного об-
18 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
ращения с исковыми требованиями – мне Подводя итог обсуждению второго во-
кажется, что заявитель вправе это сделать. проса, Л.А. Новоселова поблагодарила всех
Спасибо». выступавших и подчеркнула необходимость
учитывать объективное различие полномо-
Весьма определенно высказался по чий государственных органов по квалифи-
данному вопросу в письменном отзыве кации спорных ситуаций при регистрации
Л.Н. Линник: «Роспатент должен... решать товарных знаков. В частности, Роспатент
вопросы только охраноспособности заявлен- обладает вполне определенным кругом пол-
ных объектов интеллектуальных прав. Для номочий и может проверять только ограни-
решения вопроса о том, имеется ли злоупо- ченный круг обстоятельств. Вместе с тем су-
требление правом со стороны правооблада- ществуют факты, наличие или отсутствие
теля в отношении третьих лиц, у сотрудни- которых Роспатент не может проверить в
ков Роспатента нет ни соответствующих пол- принципе, в частности, это касается уста-
номочий, ни должной квалификации...». новления недобросовестности. В последнем
случает оценка таких обстоятельств и выне-
Сходную позицию по поводу возмож- сение соответствующего решения - прерога-
ной роли Роспатента занимает и В.А. Хох- тива суда.
лов: «Роспатент не должен обладать правом
увязывать принятие собственных актов... 3. Третий вопрос, вынесенный на
например, об отказе в государственной ре- обсуждение, касался того, подлежит ли
гистрации товарного знака, с собственным оценке предшествующее использование
же выводом о наличии злоупотребления третьими лицами спорного или сходно-
правом, недобросовестной конкуренции» го с ним до степени смешения обозначе-
(письменный отзыв). ния без регистрации его в качестве то-
варного знака при рассмотрении судом
К аналогичным выводам пришли в сво- вопроса о наличии в действиях лица, за-
их письменных отзывах Д.М. Мурзин и Т.Л. регистрировавшего обозначение в каче-
Калачева. стве товарного знака, злоупотребления
правом или недобросовестной конку-
Однако были высказаны и иные мне- ренции.
ния. В частности, В.В. Старженецкий от-
метил, что ему кажется странной та точ- По поставленному вопросу в судебной
ка зрения, что Роспатент не может приме- практике встречаются две точки зрения.
нять общие правовые нормы, заключенные
в статье 10 ГК РФ и тем более в статье 10 bis Согласно одной точке зрения, одним из
Парижской конвенции. Не исключены си- критериев недобросовестного поведения
туации, когда нарушения статьи 10 ГК РФ лица, зарегистрировавшего товарный знак,
очевидны и Роспатент может их учитывать может служить оценка предшествовавшего
при решении вопроса о регистрации товар- использования спорного обозначения. Так,
ного знака. если до даты приоритета товарного знака
спорное обозначение широко использова-
А.А. Амангельды в письменном отзы- лось третьими лицами (например, конку-
ве обратила внимание на то, что Роспатент рентами, в том числе наравне с последую-
может отказывать в регистрации товарно- щим правообладателем), то регистрация то-
го знака по мотиву сходства его до степе- варного знака одним из конкурентов может
ни смешения с уже зарегистрированным, иметь целью устранение присутствия тре-
но попытка такой регистрации может быть тьих лиц на рынке определенного товара.
злоупотреблением правом и сама по себе. Впоследствии лицом, зарегистрировавшим
Таким образом, делать категоричный вы- в качестве товарного знака обозначение,
вод о том, что Роспатент вообще не уста-
навливает факты злоупотребления правом,
нельзя.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 19
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
ранее использовавшееся им наравне с ины- гласно статье 10 bis Парижской конвенции
ми лицами, могут предприниматься дей- по охране промышленной собственности в
ствия по вытеснению конкурентов с рынка, качестве основания для такого признания
в том числе путем предъявления требова- выступает нечестность (а не незаконность)
ний о пресечении незаконного использова- поведения лица в промышленных и торго-
ния спорного обозначения. В таком случае вых делах. Регистрация лицом обозначения,
действия лица по приобретению товарно- ранее широко использовавшегося иным ли-
го знака могут быть квалифицированы как цом (иными лицами), может быть нечест-
недобросовестная конкуренция. Равным об- ной. При этом не могут быть признаны не-
разом могут быть квалифицированы в каче- добросовестными действия правооблада-
стве недобросовестной конкуренции дей- теля по регистрации товарного знака, если
ствия лица по регистрации товарного зна- спорное обозначение приобрело широкую
ка в случае, например, регистрации лицом известность благодаря хозяйственной дея-
обозначения, ранее использовавшегося (без тельности и инвестициям такого правооб-
регистрации в качестве товарного знака) ладателя, имевшими место до регистрации
только третьим лицом и получившего из- товарного знака.
вестность в результате именно такого ис-
пользования. В ходе дискуссии было высказано мно-
жество различных мнений, давались акту-
Согласно второй точке зрения, исходя альные проблемы из судебной практики.
из пункта 1 статьи 1477 и статьи 1481 ГК РФ, Большинство участников поддержали пер-
исключительное право на товарный знак вую точку зрения с некоторыми уточнени-
удостоверяется свидетельством на товар- ями и дополнениями.
ный знак. Соответственно, обозначение, не
зарегистрированное в качестве товарного На вопрос о том, подлежит ли оценке
знака, не имеет правовой охраны в качестве предварительное поведение лиц на товар-
средства индивидуализации, поэтому сво- ных рынках по использованию обозначения
бодное использование участниками рын- до момента регистрации этого обозначения
ка – конкурентами спорного обозначения в качестве товарного знака, С.А. Пузырев-
до его регистрации одним из конкурентов ский дает безоговорочный положительный
в качестве товарного знака не имеет значе- ответ, обосновывая это тем, что решить во-
ния для квалификации действий правооб- прос о недобросовестной конкуренции, не
ладателя как недобросовестных, направлен- понимая, что предшествовало регистрации
ных на прекращение использования обо- товарного знака при использовании это-
значения, тождественного или сходного до го обозначения, будет невозможным. Поэ-
степени смешения с зарегистрированным тому в каждом случае вопрос о том, у кого
спорным товарным знаком. имелось право на использование до момен-
та государственной регистрации, подлежит
Предлагалось обсудить данную пробле- детальному исследованию.
му и в особенности проверить состоятель-
ность первой точки зрения как наиболее В связи с этим С. А. Пузыревский привел
адекватной правовой действительности. в качестве примера дело компании «Эва-
Само по себе то, что использование обозна- лар», в отношении которой антимонополь-
чения без регистрации его в качестве товар- ным органом был установлен факт недо-
ного знака не порождает исключительного бросовестной конкуренции из-за регистра-
права на него, не должно влиять на реше- ции товарного знака «Красный корень», из-
ние вопроса о возможности или невозмож- вестность которого была связана не только
ности признания актом недобросовестной с инвестициями компании в популяриза-
конкуренции регистрации такого права. Со- цию данного знака, но и в силу «историче-
ских причин» (это обозначение на террито-
20 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
рии Алтайского края было известно задолго участников рынка, но и на крупных компа-
до регистрации товарного знака). ниях. Был приведен пример с компанией
«Нестле», которая зарегистрировала неко-
Дополнительно С.А. Пузыревский за- торый слоган. Однако булочная, слоган ко-
метил, что не всякая предшествующая дея- торой практически совпадал с зарегистри-
тельность правообладателя по популяриза- рованным выражением, обратилась в кан-
ции товарного знака дает правообладателю тональный суд, дошла до федерального вер-
«иммунитет» от возможности признания ховного суда Швейцарии и выиграла дело.
его действий недобросовестной конкурен- С момента вынесения этого решения было
цией, и предложил применительно к таким очень много случаев, где судьи придержива-
ситуациям указывать, что должна рассма- лись мнения, что регистрация может нару-
триваться прежде всего ситуация, когда то- шать закон о недобросовестной конкурен-
варный знак получил известность исключи- ции.
тельно в результате действий правооблада-
теля, а не вообще любую хозяйственную де- А.П. Сергеев в письменном отзыве от-
ятельность с использованием этого знака. метил, что при рассмотрении соответствую-
щего вопроса нельзя занимать формальную
Первую точку зрения поддержали также позицию (правообладатель есть лицо, кото-
М.А. Рожкова и С.А. Герасименко. Послед- рое первым успело зарегистрировать товар-
няя отметила, что в данном случае затра- ный знак), но, безусловно, нужно учитывать
гивается актуальная проблема, касающаяся все сопутствующие обстоятельства, «в част-
того, что если какое-то обстоятельство или ности, сохранило ли спорное обозначение
какое-то доказательство имеет отношение различительную способность, чьими уси-
к делу, является относимым, то мы априори лиями оно стало широко известным, какое
не можем исключать ни одного оказатель- отношение имеет правообладатель к данно-
ства. му обозначению».
Швейцарским опытом регулирования Сходную позицию высказал в письмен-
данного вопроса поделился Н. Руйе. До 1992 ном отзыве Д.В. Мурзин. Он отметил, что,
года в соответствии со швейцарским зако- за исключением исчерпания исключитель-
нодательством приоритетным при опре- ного права, в нашем законодательстве вооб-
делении статуса товарного знака было его ще нет случаев свободного использования
использование. После законодательной ре- товарного знака, и что, в частности, отсут-
формы решающую роль отвели факту реги- ствует право преждепользования, которое
страции. Что касается возможности оспо- имеется в патентном праве. Все это приво-
рить регистрацию на основании того факта, дит к явному нарушению баланса интересов
что другое лицо пользовалось данным обо- правообладателя и третьих лиц, и в этой си-
значением ранее, большинство ученых при- туации едва ли не единственный способ вос-
держивалось мнения, что приоритет с реги- становить этот баланс – использовать нор-
страцией, который отражен в законе о то- мы о запрете недобросовестной конкурен-
варных знаках, является lex specialis, и тогда ции и недобросовестного поведения участ-
невозможно вообще оспорить регистрацию ников гражданского оборота вообще.
на основании факта, что до этого использо-
вались подобные знаки. Однако десять лет А.А. Амангельды в своем письменном
назад ситуация поменялась, и судьи начи- отзыве обращает внимание на норму пун-
нали признавать, что действительно мож- кта 1 статьи 1483 ГК РФ, по которой, в част-
но на основании недобросовестной конку- ности, не допускается регистрация в каче-
ренции оспорить регистрацию. Н. Руйе от- стве товарных знаков обозначений, состо-
метил, что данная реформа отразилась на ящих только из элементов, вошедших во
деятельности не только недобросовестных всеобщее употребление для обозначения
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 21
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
товаров определенного вида. Поэтому пред- ет именно свой товарный знак, то ему ска-
шествующее использование третьими лица- жут: «Нет, ты злоупотребил правом, ведь нас
ми спорного или сходного с ним до степени же много», но, с другой стороны, как говорит
смешения обозначения без регистрации его Т.Е. Абова, «кто-то должен быть первым»,
в качестве товарного знака подлежит оцен- один знак не может быть зарегистрирован
ке при рассмотрении судом вопроса о том, всеми. Ею был также поставлен принципи-
была ли регистрация данного обозначения в альный вопрос: можно ли отказать в реги-
качестве товарного знака актом недобросо- страции или признать недействительной
вестной конкуренции или злоупотребления регистрацию только потому, что кто-то пер-
правом. вым зарегистрировал товарный знак, а так-
же может ли это делать Роспатент или же это
Были высказаны и иные точки зрения. прерогатива судебной власти.
В.А. Хохлов в своем отзыве написал,
что «сам по себе факт... регистрации товар- 4. Четвертый вопрос касался того,
ного знака..., когда соответствующее обо- может ли учитываться последующее (по-
значение использовалось [ранее третьи- сле регистрации) поведение правообла-
ми] лицами, не говорит о недобросовестно- дателя при рассмотрении судом вопроса
сти правообладателя», тем более что «сама о том, является ли регистрация обозна-
система охраны средств индивидуализа- чения в качестве товарного знака актом
ции построена на том, что рождает стиму- недобросовестной конкуренции.
лы к их регистрации». По мнению В. А. Хох-
лова, идеальной целью являются измене- Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи
ния в системе регистрации, которые своди- 1512 ГК РФ предоставление правовой ох-
ли бы к минимуму возможные споры, что на раны товарному знаку может быть оспоре-
практике может выразиться «в виде правил, но и признано недействительным полно-
ограничивающих регистрацию товарно- стью или частично в течение всего срока
го знака в ряде ситуаций». С другой сторо- действия правовой охраны, если связанные
ны, минимизация возможных споров может с государственной регистрацией товарного
быть достигнута в определенной степени и знака действия правообладателя признаны
путем корректировки судебной практики; в установленном порядке злоупотреблени-
в частности, возможно «пойти на выработ- ем правом либо недобросовестной конку-
ку положения судебной практики о том, что ренцией. Таким образом, с точки зрения ГК
использование соответствующего обозна- РФ, основанием для прекращения правовой
чения лицами, не являющимися правообла- охраны является недобросовестность при
дателями, какое-то время не влечет призна- регистрации товарного знака.
ния его недобросовестной конкуренцией».
Л.Н. Линник в письменном отзыве В отличие от этого, согласно части 2 ста-
подчеркивает, что использование товарных тьи 14 Федерального закона «О защите кон-
знаков без их регистрации осуществляется куренции», не допускается недобросовест-
на свой страх и риск. В связи с этим претен- ная конкуренция, связанная не только с
зии третьих лиц к правообладателю, зареги- приобретением, но и с использованием ис-
стрировавшему свое право, следует рассма- ключительного права на средства индиви-
тривать весьма осторожно. дуализации юридического лица, средства
Т.Е. Абова в своем выступлении приве- индивидуализации продукции, работ или
ла пример с конфетами «Мишка на севере», услуг.
«Белочка» и другими, у которых множество
производителей на рынке. Получается, что Представляется, что основанием для
если один из производителей зарегистриру- прекращения правовой охраны товарного
знака может являться исключительно не-
добросовестность на стадии регистрации
22 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
товарного знака. Если регистрация носила честве товарного знака актом недобросо-
добросовестный характер, а нечестным яв- вестной конкуренции.
ляется лишь использование товарного зна-
ка, то возможно пресечь именно недобро- Так, С.А. Пузыревский специально
совестное использование товарного зна- подчеркнул, что выводы, касающиеся реги-
ка, запретив правообладателю совершать страции товарного знака и признания такой
определенные действия, при этом сама ре- регистрации недобросовестной, практиче-
гистрация должна быть оставлена в силе. ски невозможно сделать без оценки даль-
нейшего использования товарного знака
Вместе с тем для квалификации реги- (на момент регистрации нельзя определить,
страции товарного знака как акта недобро- для чего и как эта регистрация в дальней-
совестной конкуренции исходя из статьи 10 шем будет использована). Поэтому Роспа-
bis Парижской конвенции по охране про- тент в ряде случаев поставлен в такую си-
мышленной собственности оценке подле- туацию, что, не зная ситуации на рынке, но
жит ее честность; следовательно, учитыва- видя формальное соблюдение всех требо-
ется и цель такой регистрации. С этой точ- ваний, которые предполагают регистрацию
ки зрения при рассмотрении судом вопроса товарного знака, он делает вывод о добро-
о добросовестности регистрации товарного совестности. Итак, оценка добросовестно-
знака исследованию подлежат как обстоя- сти регистрации возможна только с учетом
тельства, связанные с самой регистрацией, дальнейшего поведения, а это поведение
так и последующее поведение лица, на ос- уже «ретранслируется» на саму регистра-
новании которого может быть выяснена и цию.
определена цель такой регистрации.
Н. Руйе также заметил, что суд может
Соответственно, антимонопольный ор- проанализировать ситуацию именно после
ган, принимая решение на основании части регистрации, чтобы толковать, интерпрети-
2 статьи 14 Федерального закона «О защи- ровать поведение лица, которое зарегистри-
те конкуренции» о том, что приобретение и ровало товарный знак, и определить, было
использование исключительного права на ли это поведение недобросовестным.
средства индивидуализации юридического
лица, средства индивидуализации продук- В.А. Хохлов отмечает в письменном от-
ции, работ или услуг является актом недо- зыве, что смысл установленной возможно-
бросовестной конкуренции, оценивает как сти оспаривания правовой охраны товарно-
саму регистрацию, так и последующее по- го знака по мотиву недобросовестной кон-
ведение лица. А суд при оценке законности куренции, имевшей место при его регистра-
решения антимонопольного органа или при ции, заключается в том, чтобы «в результате
рассмотрении искового заявления о при- снять охрану товарного знака, получен-
знании актом недобросовестной конкурен- ную при условиях, когда бы ее не следова-
ции регистрации товарного знака оценива- ло предоставлять». А поскольку выявляются
ет саму регистрацию, в том числе с учетом именно намерения, то они могут проявить-
последующего поведения правообладателя. ся и быть установлены на любой стадии, и
соответственно «оценивать надо действия
Участники дискуссии были единодуш- правообладателя как до, так и во время ре-
ны в мнении о том, что последующее пове- гистрации, а также после нее», уясняя при
дение правообладателя должно учитывать- этом цель действий правообладателя. Дан-
ся при определении добросовестности. Все ную позицию разделяет и Д.В. Мурзин.
выступающие высказались за существова-
ние у суда полномочия учитывать такое по- А.П. Сергеев в своем письменном отзы-
ведение при возникновении вопроса о том, ве разделяет позицию о том, что основани-
является ли регистрация обозначения в ка- ем для прекращения охраны товарного зна-
ка должна быть прежде всего недобросовест-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 23
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
ность правообладателя на стадии регистра- ствия фактического его использования са-
ции, но о такой недобросовестности может, в мим правообладателем. Кроме того, могут
принципе, говорить и последующее поведе- быть признаны недобросовестными дей-
ние правообладателя, если такое поведение ствия лиц, аккумулирующих товарные зна-
подтверждает, что при самой регистрации ки, но их не использующих и не имеющих
товарного знака он преследовал неблаговид- реального намерения по их использованию.
ные цели. С другой стороны, если недобро-
совестным является исключительно само по Согласно другой точке зрения, неис-
себе использование товарного знака, то его пользование товарного знака в пределах
можно пресечь путем запрета совершения трехлетнего срока, установленного пунктом
определенных действий, но сама регистра- 1 статьи 1486 ГК РФ, не может свидетель-
ция товарного знака должна остаться в силе. ствовать о недобросовестности. Кроме того,
аккумулирование нескольких товарных
5. Пятый вопрос касался того, может знаков за одним правообладателем не за-
ли неиспользование правообладателем прещено действующим законодательством,
товарного знака, в том числе «аккумули- поэтому такая деятельность, даже вместе с
рующим» знаки, само по себе свидетель- другими аналогичными обстоятельствами
ствовать о злоупотреблении правом и (например, с неиспользованием товарных
(или) о недобросовестной конкуренции. знаков), не может свидетельствовать о не-
добросовестных намерениях правооблада-
В судебной практике встречаются слу- теля.
чаи, когда за защитой нарушенного исклю-
чительного права в суд обращаются право- На обсуждение выносился тезис о том,
обладатели, зарегистрировавшие на себя что само по себе неиспользование товарно-
товарный знак, но фактически его не ис- го знака не может быть признаком недобро-
пользующие, или правообладатели, извле- совестности правообладателя, но должно
кающие имущественную выгоду из товар- оцениваться в совокупности с иными дока-
ного знака не путем его фактического ис- зательствами по делу. Так, суд может учесть
пользования, а путем предъявления исков цель регистрации товарного знака, реаль-
к нарушителям. С одной стороны, ГК РФ ное намерение правообладателя его исполь-
устанавливает лишь одно последствие неис- зовать, причины неиспользования. В случае
пользования товарных знаков – досрочное же установления того, что правообладате-
прекращение его правовой охраны при со- лем был зарегистрирован товарный знак не
блюдении определенных законом условий. с целью его использования самостоятельно
С другой, основная цель существования то- или с привлечением третьих лиц, а лишь с
варного знака – индивидуализация товаров целью запрещения третьим лицам исполь-
правообладателя. зовать соответствующее обозначение, в за-
щите такого права указанному лицу судом
Согласно одной точке зрения, с учетом может быть отказано.
установленного ГК РФ общего требования о
необходимости использования зарегистри- Данный вопрос вызвал большой инте-
рованного товарного знака, суд вправе при- рес. При этом большинство выступающих
знать недобросовестными действия облада- согласилось с тем, что нельзя говорить о зло-
теля права на товарный знак, направленные употреблении правом, основываясь исклю-
на создание препятствий к использованию чительно на факте регистрации нескольких
тождественных или сходных с ним до сте- товарных знаков.
пени смешения обозначений, то есть дей-
ствий по защите нарушенных исключитель- М.А. Рожкова отметила, что в данном
ных прав на товарный знак, в случае отсут- случае возникает вопрос по поводу исполь-
зования товарного знака, и ставится вопрос
о том, может ли быть злоупотреблением си-
24 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
туация, когда лицо, зарегистрировавшее то- дуальный способ рассмотрения, и квалифи-
варный знак, его не использует. Было отме- кация суда будет зависеть от многих обстоя-
чено, что очень часто при обсуждении вопро- тельств дела. Спасибо».
сов использования товарного знака проводят
параллели между ним и использованием изо- С.А. Герасименко, развивая мысль, вы-
бретения, подчеркивая, что это схожие инсти- сказала мнение, что самого по себе факта
туты со схожими проблемами и соответствен- неиспользования товарного знака недоста-
но схожими решениями. Однако в действи- точно для того, чтобы установить недобро-
тельности, как указала М.А. Рожкова, изобре- совестную конкуренцию.
тения и товарный знак – это принципиально
разные объекты, причем неиспользование Н. Руйе также поддержал эту мысль, от-
изобретений нередко препятствует техниче- метив, что для аннулирования или отмены
скому прогрессу, а неиспользование товарно- регистрации недостаточно простого факта
го знака техническому прогрессу, да и вооб- аккумулирования товарных знаков, нужно
ще прогрессу никак не мешает. Поэтому, если учитывать и другие обстоятельства дела.
лицо зарегистрировало множество товарных
знаков для индивидуализации своих това- Практический взгляд на проблему был
ров и при этом не использует эти знаки, нель- предложен Н.И. Левченко. Она отмети-
зя говорить о том, что лицо непременно обя- ла, что доводы о том, что брендсквоттер
зано осуществлять такое использование либо не использует зарегистрированный товар-
пострадают какие-то публичные интересы. ный знак, возникают при рассмотрении
С учетом сказанного, по мнению профессо- дел о прекращении охраны товарного знака
ра М.А. Рожковой, в ситуации, описанной в либо о взыскании компенсации с ответчи-
вопросе, нужно говорить, что злоупотребле- ка за использование товарного знака лица,
ние может иметь место, если имеются другие который зарегистрировал знак, но ниче-
причины (например, те, которые упомянуты го не производит и не производил вообще.
в третьем вопросе, когда лицо регистрирует По данной категории дел судебная практика
товарный знак, несмотря на то, что этот знак пришла к выводу о том, что необходимо да-
уже широко используется третьими лицами), вать оценку указанному поведению бренд-
но не само по себе. сквоттера как злоупотреблению правом.
Н.Л. Сенников (по просьбе Сеннико- А.П. Сергеев по данному вопросу вы-
ва Н.Л. публикуется дословно) «Спасибо. По сказался в письменном отзыве даже более
пункту пятому. Мне кажется, здесь недоста- категорично: неиспользование правообла-
точно корректно ставятся вопросы и тем дателем товарного знака «не только может,
самым осуществляется вторжение в пред- но и должно быть в обязательном порядке
принимательскую инициативу об аккуму- учтено при оценке того, являются ли дей-
лировании товарных знаков. Да, встреча- ствия правообладателя добросовестными».
ются правообладатели, которые извлекают
имущественные блага из предъявления ис- С точки зрения Т.Е. Абовой, можно при-
ков нарушителям их исключительных прав. знать недобросовестными действия облада-
Но это, конечно же, в каждом случае долж- теля права на товарный знак, направленные
но решаться индивидуально и это один из на создание препятствий к использованию
способов коммерциализации их частной тождественных и схожих с ним до степени
инициативы, в частности на средства ин- смешения обозначения, то есть действий по
дивидуализации. Поэтому здесь каких-то защите нарушенных исключительных прав
обобщающих сценариев, думается, давать на товарный знак в случае отсутствия фак-
невозможно. В каждом случае это индиви- тического его использования самим право-
обладателем. Это сознательное бездействие
правообладателя для создания препятствий
другим участникам рынка производить
определенную продукцию. Такое бездей-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 25
Официальная хроника 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
ствие можно называть злоупотреблением ров в сети Интернет, тогда эти действия мо-
предоставленным правом. гут быть оценены как недобросовестная кон-
куренция со ссылкой как раз на эти правила.
Выражая аналогичную позицию, А.П. Ра- Переходя к обсуждаемому вопросу в целом,
бец в письменном отзыве отмечает, что «к Д.А. Гаврилов указал, что следует признать
формам злоупотребления правом в сфере ин- правильной защиту прав и интересов «ис-
теллектуальной собственности относят неис- тинного» правообладателя, то есть того лица,
пользование зарегистрированного товарного в результате усилий которого товарный знак
знака (с целью последующей выгодной уступ- получил известность на рынке, а не того
ки права на него либо выжидания исполь- лица, которое лишь зарегистрировало товар-
зования обозначения третьими лицами для ный знак на себя с недобросовестной целью.
привлечения к ответственности), примене-
ние последствий нарушения исключительно- А.В. Залесов предложил несколько де-
го права в целях собственного обогащения», тализировать обсуждаемый вопрос в части
причем такого рода деяния должны квалифи- указания классов международной класси-
цироваться именно как злоупотребление пра- фикации товаров и услуг, в отношении ко-
вом, а не недобросовестная конкуренция (по- торых товарные знаки зарегистрированы.
скольку товары сам правообладатель не про- Он отметил, что сейчас в России весьма рас-
изводит и конкуренции по существу нет). пространена ситуация, когда товарный знак
зарегистрирован по определенному классу,
Как отметил в письменном отзыве Л.Н. добросовестно используется правооблада-
Линник, само по себе неиспользование то- телем, активно продвигается, и он начина-
варного знака не может свидетельствовать ет использоваться в отношении неоднород-
о злоупотреблении правом и (или) недо- ных товаров. Дело «Вашерон энд Констан-
бросовестной конкуренции, хотя бы пото- тин С.А.» яркий тому пример, хотя там была
му, что это не запрещено законом. Однако регистрация по неоднородным классам то-
в случае реального ущемления интересов варов. Например, есть название автомоби-
третьих лиц, включая предъявление исков к ля японского производителя – и появляются
нарушителям, соответствующее поведение китайские телевизоры под таким же назва-
правообладателя может преследоваться в нием; поскольку товары разные, то эта прак-
судебном порядке; в этом случае у правооб- тика формально законна. В результате, отме-
ладателя нужно выяснять такие обстоятель- тил А.В. Залесов, правообладатели, пытаясь
ства дела, как, например, цель регистрации противостоять указанной практике, после
товарного знака, реальное намерение его выхода на рынок с теми или иными товара-
использовать, причины неиспользования. ми под данным обозначением подают заяв-
ки и по другим классам. (Общеизвестность
Д.А. Гаврилов затронул специфичную товарного знака не является тем институ-
область правого регулирования, упомянув том, который препятствовал бы этому, в силу
случаи приобретения права на доменное сложности признания и специфики россий-
имя, сходное до степени смешения или тож- ского отношения к данному понятию.)
дественное товарному знаку реального про-
изводителя, при неиспользовании этого до- А.В. Залесов соглашается с мнением
менного имени. Была отмечена революци- М.А. Рожковой о том, что товарный знак, в
онная позиция Высшего Арбитражного Суда отличие от патента на изобретение, не явля-
Российской Федерации, которая была осно- ется монопольным препятствием для дея-
вана на правилах ICANN по рассмотрению тельности других лиц, то есть это всего лишь
споров по доменным именам. Когда речь вложение в бренд, и закон здесь защищает
идет о намерениях недобросовестно приоб- просто правомерный интерес правооблада-
рести товарный знак и препятствовать пра- теля по продвижению своего бренда. И ре-
вообладателю в продвижении своих това-
26 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Протокол заседания Научно-консультативного Совета
при Суде по интеллектуальным правам
гистрация товарного знака без цели исполь- бы более правильным выработать рекомен-
зования может быть направлена лишь на дацию о том, что допустимо применять нор-
пресечение паразитирования на известном мы о злоупотреблении правом и (или) о не-
бренде. добросовестной конкуренции только в том
случае, если неиспользование товарного зна-
Высказал свои соображения по поводу ка осуществляется за пределами трехлетнего
пятого вопроса С.А. Паращук. Случай, когда срока...» – пишет Д.В. Мурзин.
был зарегистрирован товарный знак не с це-
лью использования лицом, а с целью запре- В.А. Хохлов в своем письменном отзыве
щения третьим лицам, иллюстрирует двой- крайне осторожно отнесся к тому, чтобы рас-
ственную природу исключительного права, сматривать неиспользование правообладате-
которое имеет позитивную и негативную сто- лем товарного знака – и даже подачу такими
роны. И, собственно, запрет на использование правообладателями исков к третьим лицам –
исключительного права может рассматри- как злоупотребление правом или недобросо-
ваться в рамках осуществления права. Ста- вестную конкуренцию, поскольку такое пове-
тья 9 ГК РФ говорит, что граждане и юридиче- дение само по себе не является ни неправо-
ские лица по своему усмотрению осуществля- мерным, ни этически упречным. Кроме того,
ют принадлежащие им гражданские права. нельзя не учитывать, что в статье 1486 ГК РФ
Есть и другие ограничители на осуществление уже предусмотрены последствия неисполь-
права, например статья 10 ГК РФ, где указано, зования товарного знака. Если же встать на
что не допускается использование граждан- противоположную позицию, то «может сло-
ских прав в целях ограничения конкуренции житься весьма нежелательная практика, ког-
и злоупотребления доминирующим поло- да правомерное поведение вызывает приме-
жением на рынке. Поэтому нельзя, на взгляд нение санкций». И «даже в тех случаях, когда
С.А. Паращука, однозначно утверждать, что суд признает возможным применить нормы
сам по себе запрет на использование товарно- о злоупотреблении правом или о нарушении
го знака или патента является злоупотребле- конкурентных правил, на факт неиспользо-
нием правом. В заключение было отмечено, вания товарным знаком он вправе ссылаться
что в Германии скупка патентов без намере- как лишь на дополнительное обстоятельство,
ния их использовать признается недобросо- сопутствующее злоупотреблению (наруше-
вестной конкуренцией. нию условий конкуренции)».
Д.В. Мурзин отмечает в письменном от- В заключительной части заседания
зыве, что проблема оценки неиспользования Научно-консультативного Совета при Суде
товарного знака правообладателем как злоу- по интеллектуальным правам председатель
потребления правом в широком смысле (как Суда Л.А. Новоселова вручила благодар-
понятия, включающего и недобросовестную ственные письма Н. Руйе, Б.А. Макдоналду
конкуренцию) связана с более общей пробле- и А.В. Залесову за активное участие в меж-
мой о соотношении принципа недопустимо- дународной научно-практической конфе-
сти злоупотребления правом и принципа ренции и поддержку электронного Журнала
правовой определенности, об определенном Суда по интеллектуальным правам.
балансе интересов. Как говорит Д.В. Мурзин,
ссылаясь на других авторов, «злоупотребле- Было отмечено, что материалы, кото-
ние правом отсутствует, если законные инте- рые будут подготовлены по результатам за-
ресы истца являются определяющими». Од- седания Научно-консультативного совета
нако если речь в статье 10 ГК РФ идет имен- при Суде по интеллектуальным правам, бу-
но о балансе интересов, то такой баланс уже дут разосланы участникам, и при желании
установлен в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ (в участники могут предоставить для публика-
виде трехлетнего срока). «Может быть, было ции свои письменные замечания.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 27
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
Недобросовестная
конкуренция
в сфере использования
прав на товарные
знаки
Л.В. Назарычева,
помощник судьи Суда по интеллектуальным
правам,аспирант института законодательства
и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации
РРазвитие экономических свое положение на рынке то- используют не только право
(торгово-рыночных) отноше- варов и услуг увеличить при- на фирменное наименование
ний в современной России ха- сутствие своих товаров (ус- (исключительное право на ис-
рактеризуется не только ро- луг) на потребительском рын- пользование своего фирмен-
стом числа возможностей ке, с целью извлечения макси- ного наименования), но так-
для участников предприни- мально допустимой прибыли. же и регистрируют свои права
мательской деятельности, но При этом активно использу- на товарные знаки, служащие
и возникновением ряда про- ются возможности, предусмо- им как средства индивидуа-
блем, связанных с регулиро- тренные гражданским законо- лизации товаров. Известно,
ванием и защитой прав и ох- дательством. К числу распро- что для крупнейших и име-
раняемых законом интересов страненных случаев относят- ющих заметный вес на на-
указанных лиц. ся и такие, когда юридические циональной и мировой эко-
Производители товаров лица, которые выступают в номической арене произво-
нередко предпринимают раз- гражданском обороте как дителей использование то-
ного рода попытки укрепить коммерческие организации, варного знака является не
28 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Недобросовестная конкуренция в сфере использования прав на товарные знаки
только средством идентифи- ренция, будет существовать и чением случаев, если соглаше-
кации товара, но и определен- недобросовестная конкурен- ния, связанные с их использо-
ной гарантией его качества ция, которая квалифицирует- ванием, направлены на огра-
для потребителей, посколь- ся в п.9 ст.4 Федерального за- ничение конкуренции либо
ку потенциальный покупа- кона «О защите конкуренции» приобретение, использование
тель связывает (ассоциирует) как действия хозяйствующих и нарушение исключительных
производимую качественную субъектов (группы лиц), кото- прав на объекты интеллекту-
продукцию с узнаваемым об- рые направлены на получение альной собственности могут
разом товарного знака. Кроме преимуществ при осущест- привести к недобросовестной
того, товарный знак выполня- влении предпринимательской конкуренции.
ет и другие функции, такие, деятельности, противоречат
например, как рекламную и законодательству РФ, обыча- Правило п.9 ст.4 действую-
информационную (реклами- ям делового оборота, требо- щего Федерального закона «О
рует и информирует о данном ваниям добропорядочности, защите конкуренции» корре-
на рынке товаре, обладающем разумности и справедливости спондирует более общему по-
определенным набором отли- и причинили или могут при- ложению, согласно которому
чительных качеств), ограни- чинить убытки другим хозяй- актом недобросовестной кон-
чительную функцию (запре- ствующим субъектам-конку- куренции считается всякий акт
щает использование товарно- рентам либо нанесли или мо- конкуренции, противореча-
го знака без согласия его пра- гут нанести вред их деловой щий честным обычаям в про-
вообладателя). репутации. В пункте 7 поста- мышленных и торговых делах
новления Пленума ВАС РФ от (ст. 10.bis Конвенции по охране
В связи с заметной ролью 8 октября 2012 г. № 58 «О не- промышленной собственно-
товарных знаков как средств которых вопросах практики сти. Париж, 20.03.1883). К фор-
индивидуализации на рынке применения арбитражными мам выражения недобросо-
товаров и услуг немаловаж- судами Федерального зако- вестной конкуренции отнесе-
ное значение приобретают на «О рекламе» на это допол- ны смешение, дискредитация
используемые юридическими нительно обращено внимание и введение в заблуждение2. В
лицами и предпринимателя- судов»1. специальной литературе отме-
ми способы защиты от недо- чается «явно неудовлетвори-
бросовестной конкуренции, Представляется интерес- тельное положение с пресече-
среди которых важное место ным отметить, что нормы об нием недобросовестной кон-
занимают гражданско-пра- ограничении конкуренции куренции, предусмотренной в
вовые меры, применяемые в были предусмотрены законо- единственной статье 14 Зако-
случаях незаконного исполь- дателем еще в Законе РСФСР на о конкуренции, содержащей
зования обозначения третьи- от 22 марта 1991 г. № 948-1 лишь перечень недобросовест-
ми лицами. «О конкуренции и ограниче- ных конкурентных действий,
нии монополистической дея- которая в принципе дублирует
1. Такое явление, как не- тельности на товарных рын- статью 10.bis Парижской кон-
добросовестная конкурен- ках». Согласно п.2 ст.2 Зако- венции по охране промышлен-
ция, является «оборотной сто- на РСФСР № 948-1 он не рас- ной собственности»3.
роной медали» осуществле- пространяется на отношения,
ния предпринимательской связанные с объектами ис- Среди актов, носящих меж-
(коммерческой) деятельно- ключительных прав, за исклю- дународный характер, следу-
сти – пока есть сама конку- ет также выделить Соглашение
1 Вестник ВАС РФ. 2012. № 12.
2 Парижская конвенция по охране промышленной собственности // Источник: http://ipc.arbitr.ru/law/docs/17.
3 Еременко В.И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного импорта // Законодательство
и экономика. 2013. № 6. С.48.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 29
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
о мерах по предупреждению зоваться разными признака- Общество «Владлайн» по-
и пресечению использования ми нарушений исключитель- дало в Роспатент заявку на ре-
ложных товарных знаков и гео- ных прав на товарные знаки. гистрацию товарного знака
графических указаний, которое HANSOL и стало его правооб-
государства СНГ заключили в 2. Все большее значение ладателем. В результате иные
целях координации совместных приобретает для современно- участники рынка, продолжа-
действий по предупреждению го общества актуальная и сво- ющие ввозить в Россию сте-
и пресечению использования евременная информация, по- кловату марки HANSOL, ста-
ложных товарных знаков и ге- скольку личных знаний или ли привлекаться к админи-
ографических указаний, а так- опыта бывает недостаточно стративной ответственности
же фактов применения методов для принятия важных реше- за незаконное использование
недобросовестной конкуренции ний в процессе осуществле- чужого товарного знака.
(Минск, 04.06.1999, вступило в ния предпринимательской
силу для РФ 5 ноября 2001 г.). деятельности. Подчас для со- Ущемленными в правах
вершения конкретной сделки участниками рынка была по-
Наряду с указанием в ч.2 коммерческой организации дана жалоба в антимонополь-
ст.14 Федерального закона «О необходимо не только следить ный орган, который пришел
защите конкуренции» прямо- за надлежащим соблюдением к выводу, что действия обще-
го запрета недобросовестной законодательства, но и за со- ства «Владлайн», связанные с
конкуренции, которая может блюдением прав третьих лиц, приобретением и использова-
быть связана с использовани- которые могут быть затрону- нием исключительного пра-
ем товарного знака, россий- ты в результате деятельности ва на товарный знак HANSOL
ский законодатель предусмо- организации. Судебной прак- и выразившиеся в ограниче-
трел административную (ст. тике знакомы случаи, когда нии на использование кон-
14.10 Кодекса РФ об админи- третьим лицам приходилось курентами ставшего широко
стративных правонарушени- обращаться за защитой в ан- известным товарного знака
ях), уголовную (ст. 180 Уго- тимонопольный орган, а за- HANSOL, являются недобросо-
ловного кодекса РФ) санкции, тем участвовать и в рассмо- вестной конкуренцией. Дан-
гражданско-правовую ответ- трении дел судебными ин- ное решение антимонополь-
ственность (ст. 1515 Граждан- станциями в связи с незакон- ного органа и было обжалова-
ского кодекса РФ). Граждан- ными (недобросовестными) но в арбитражный суд обще-
ское законодательство уста- действиями организаций по ством «Владлайн».
навливает приоритет товар- регистрации за собой права на
ного знака и исключительное использование торговой мар- Суды первой и апелляци-
право на товарный знак в от- ки. Показательным представ- онной инстанций отказали в
ношении товаров путем госу- ляется следующее дело. удовлетворении заявления,
дарственной регистрации то- суд кассационной инстанции
варного знака и выдачи сви- Спор возник по поводу ис- ранее принятые акты отме-
детельства правообладателю. пользования исключитель- нил, заявление удовлетворил.
ных прав на товарный знак Далее коллегия судей пере-
Таким образом, соверша- HANSOL, под которым в Рос- дала дело на рассмотрение в
емые участником экономи- сии продавалась стекловата, Президиум ВАС РФ.
ческих отношений действия, регулярно ввозимая из Ки-
способные каким-либо спо- тайской Народной Республики Поддерживая выводы ан-
собом вызвать смешение по участниками рынка (ИП Ель- тимонопольного органа, ВАС
отношению к предприятиям, чищевым В.В., ИП Пасечник РФ отметил, что общество
продуктам, промышленной С.С., обществами «Владлайн» «Владлайн», зарегистрировав
или торговой деятельности и «Импортстрой»), по сути яв- товарный знак без уведомле-
конкурента, могут характери- ляющимися конкурентами. ния других участников рынка
о таком намерении, ограни-
30 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Недобросовестная конкуренция в сфере использования прав на товарные знаки
чило право других хозяйству- ститута, недобросовестные пользование на законных ос-
ющих субъектов на осущест- организации и/или предпри-
вление сложившейся свобод- ниматели совершают попытки нованиях6.
ной практики ввоза стекло- захвата определенного места
ваты HANSOL, получив ряд на рынке с помощью исполь- 3. Другая проблема, свя-
преимуществ перед конкурен- зуемого и зарекомендовавше-
тами, что в целом противоре- го себя товарного знака. занная с недобросовестным
чит индивидуальным, коллек-
тивным и публичным правам Рассматривая использова- использованием товарно-
и законным интересам участ- ние товарных знаков участни-
ников гражданского оборота. ками рынка, хотелось бы, од- го знака, может возникнуть в
Общество «Владлайн» недо- нако, отметить, что действия,
бросовестно вытесняло кон- повлекшие убытки хозяйству- случае, если конкуренту пра-
курентов с рынка, защищая ющего субъекта или введение
приобретенное исключитель- в заблуждение с целью извле- вообладателя удалось заре-
ное право на товарный знак, чения прибыли, не обязатель-
между тем как ГК РФ не до- но содержат в себе прямой гистрировать свой товарный
пускает использование граж- умысел. В пункте 9.2 поста-
данских прав в целях ограни- новления Пленума ВАС РФ от знак с использованием обо-
чения конкуренции.4 Выно- 17 февраля 2011 г. № 11 дано
ся окончательное постанов- разъяснение о том, что адми- значения, сходного до степе-
ление, ВАС РФ основывался, нистративное правонаруше-
в том числе, на позиции Кон- ние, предусмотренное в ст. ни смешения с товарным зна-
ституционного Суда РФ о не- 14.10 КоАП РФ, может быть
добросовестной конкуренции, совершено не только умыш- ком правообладателя. Вслед-
которая выражена в определе- ленно, но и по неосторожно-
нии от 1 апреля 2008 г. № 450- сти. Ответственность инди- ствие этого потребитель ус-
О-О5. видуального предпринима-
теля за совершение данного луг и продукции может быть
Таким образом, несмотря правонарушения наступает, в
на то, что государство в лице том числе, в случае, если лицо введен в заблуждение отно-
судебных и административ- знало или должно было знать,
ных органов активно обеспе- что использует чужой товар- сительно характера произ-
чивает реализацию норм рас- ный знак, но не проверило,
сматриваемого правового ин- осуществляет ли оно такое ис- водства, потребительских
свойств, качества товара, его
производителей.
Так, Комиссия ФАС России
усмотрела в действиях ЗАО
«Кондитерская фабрика «Сла-
вянка» признаки недобросо-
вестной конкуренции, указан-
ные в п.4 ч.1 ст.14 ФЗ «О за-
щите конкуренции» (дело №
114/67-08).
Суть дела заключалась в
том, что ЗАО «Кондитерская
фабрика «Славянка» ввело в
оборот плиточный шоколад
«Алина» с комбинированным
обозначением, сходным до
степени смешения с комбини-
Рассматривая использование товарных знаков участ- рованным товарным знаком
никами рынка, хотелось бы, однако, отметить, что
действия, повлекшие убытки хозяйствующего субъекта плиточного шоколада «Алён-
или введение в заблуждение с целью извлечения прибы-
ли, не обязательно содержат в себе прямой умысел ка», принадлежащим ОАО
«Московская кондитерская
фабрика «Красный октябрь».
Тем самым ЗАО «Кондитер-
ская фабрика «Славянка» вве-
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 14186/12 по делу № А51-11170/2011 // Источник: Официальный сайт
ВАС РФ: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c162fd78-22ca-4d3b-b30b-91c49dada6a7/A51-11170-2011_20130423_Reshenija%20
i%20postanovlenija.pdf.
5 Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 6.
6 Вестник ВАС РФ. 2011. № 5.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 31
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
ло в заблуждение потребителя ятельности Заявителя, так же удовлетворении возражения
относительно производителя получает возможность сни- против предоставления пра-
шоколада и его рецептуры, а зить издержки за счет исполь- вовой охраны товарному зна-
также нанесло ущерб другому зования репутации товара За- ку по свидетельству № 432596
хозяйствующему субъекту – явителя, который был введен (словесный элемент «Алина»),
конкуренту. в оборот задолго до товара Об- суд указал, что заявитель (фа-
щества; брика «Славянка), действуя на
Общеизвестным являет- том же товарном рынке, что
ся факт того, что наибольшее ... способность причинить и ОАО «Красный Октябрь», не
признание потребителя по- убытки Заявителю может быть мог не знать о комбинирован-
лучает плиточный шоколад с осуществлена путем перерас- ном обозначении с изобра-
изображением в виде анфас- пределения спроса на данном жением меленькой девочки и
ного портрета маленькой де- товарном рынке, так как су- словесным элементом «Алён-
вочки в платочке, которое яв- ществует вероятность оттока ка», которое в течение мно-
ляется гарантом качества зна- потребителей Заявителя к об- гих лет используется для мар-
менитой кондитерской фа- ществу из-за совершения дан- кировки аналогичных товаров
брики «Красный октябрь». ных действий».
Признаки правонарушения
нетрудно определить – наро- Общеизвестным является факт того, что наиболь-
чито похожие этикетки (сход- шее признание потребителя получает плиточный
ные изображения девочки в шоколад с изображением в виде анфасного портре-
платочке, коричневый и свет- та маленькой девочки в платочке, которое является
ло-желтый тона), созвучность гарантом качества знаменитой кондитерской фа-
словесных элементов «Алён- брики «Красный октябрь»
ка» и «Алина». По запро-
су ФАС России данные факты Исходя из выводов, сде- и является общеизвестным в
подтверждены Федеральной ланных Комиссией ФАС Рос- РФ товарным знаком. Таким
службой по интеллектуальной сии при вынесении данного образом, действия заявите-
собственности, патентам и то- решения, использование то- ля, связанные с регистрацией
варным знакам. варного знака без разрешения товарного знака, сходного до
правообладателя запрещено. степени смешения с хорошо
В качестве обстоятельств, известным в РФ обозначени-
подтверждающих наличие в Позже арбитражный суд ем, свидетельствуют о несо-
действиях ЗАО «Кондитер- подтвердил правильность по- блюдении заявителем прин-
ская фабрика «Славянка» всех зиции, которой придержива- ципа надлежащей осмотри-
признаков недобросовестной лись фабрика «Красный ок- тельности7.
конкуренции, Комиссия ФАС тябрь» и ФАС России. Вынося
России указывает, что «Обще- решение об отказе в удовлет- 4. Недобросовестная кон-
ство получает преимущества в ворении требований фабри- куренция в сфере использо-
конкурентной борьбе, так как ки «Славянка» о признании вания прав на товарные зна-
не затрачивает собственные недействительным решения ки может приобретать разные
средства на разработку новой Роспатента от 30.07.2011г. об формы. Можно упомянуть, на-
упаковки для своего продук-
та, а пользуется плодами де-
7 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 7 декабря 2010 г. по делу № А40-93917/11. Источник: Официальный сайт ВАС
РФ: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/39aaca18-1a70-46e8-a678-7709920ee06d/A40-93917-2011_20111207_Reshenija%20i%20
postanovlenija.pdf.
8 См.: Новоселова Л.А. Задачи Суда по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. Ок-
тябрь. С.12. Источник: UR: http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/Journal_SIP.pdf.
32 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Недобросовестная конкуренция в сфере использования прав на товарные знаки
пример, о лицензионном до- туальным правам, начавшего витие и усложнение сферы то-
свою работу 3 июля 2013 г. (по- варно-рыночных отношений.
говоре, который может быть становление Пленума ВАС РФ Увеличивается количество то-
от 2 июля 2013 г. № 51). Как от- варов и услуг, появляются но-
использован предпринимате- вые, разнообразные средства
В современной России их индивидуализации. Как
лями в качестве инструмен- следствие, правообладателю
происходит постоянное бывает сложно отследить мно-
та недобросовестной конку- гообразие оказываемых услуг,
развитие и усложнение продаваемых товаров и наи-
ренции. Предоставление не- менований юридических лиц,
сферы товарно-рыноч- регистрирующих свои исклю-
исключительного права на чительные права на индиви-
ных отношений дуализацию продукции. Спо-
товарный знак по договору, собствуют защите от посяга-
мечают в юридической лите- тельств на права третьих лиц
повлекшее за собой введение ратуре, необходимость возвра- активно внедряемые в инфор-
та к идее создания специали- мационное деловое поле элек-
потребителя в заблуждение зированного суда обусловлена тронные ресурсы (например
принятием ч.4 ГК РФ и уве- реестры товарных знаков, до-
относительно товара или его личением количества споров, ступ к которым возможен по-
связанных с нарушением прав средством использования ин-
изготовителя, можно оценить на объекты интеллектуальной формационно-коммуникаци-
собственности. онной сети Интернет).
как злоупотребления в сфере
Представляется, что это Российским законодате-
использования товарных зна- один из тех шагов государ- лем предложен достаточно
ства, который способству- эффективный механизм граж-
ков. Недобросовестная кон- ет качественному улучшению данско-правовых способов за-
щиты прав добросовестных
куренция может проявляться владельцев товарных знаков.
Судебная практика показы-
в форме изменений требова- вает, что суды в целом справ-
ляются с вызовами времени и
ний к качеству, установленно- довольно успешно разрешают
споры в сфере интеллектуаль-
му лицензиаром, и последую- ной деятельности, предупреж-
дая, в том числе, нарушение
щим извлечением недобросо- норм о конкуренции недо-
бросовестными участниками
вестным контрагентом соот- рынка. В будущем представ-
ляется полезным обобщение
ветствующей прибыли. судебной практики и издание
постановления с разъясне-
Можно констатировать ниями актуальных вопросов
рассмотрения дел по спорам
увеличение потребности о правах на товарные знаки и
знаки обслуживания.
участников экономических
отношений в судебной защи-
Можно констатировать увеличение потребности
участников экономических отношений в судебной защи-
те прав в сфере интеллектуальной собственности
те прав в сфере интеллекту- рассмотрения сложных спо-
альной собственности8. Спец- ров в сфере интеллектуаль-
ифика возникающих споров ной собственности и в целом
предполагает объективного и позволяет более эффектив-
углубленного разбирательства но контролировать правомер-
с привлечением к участию в ное использование прав на то-
делах соответствующих спе- варные знаки, предупреждая
циалистов. факты недобросовестной кон-
куренции. Тем самым одно-
В настоящее время ряд спо- временно реализуются задачи
ров, связанных с защитой ин- правовой защиты интеллекту-
теллектуальных прав, отнесен альных прав добросовестных
к ведению впервые созданного предпринимателей.
в Российской Федерации спе-
циализированного арбитраж- В современной России
ного суда – Суда по интеллек- происходит постоянное раз-
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 33
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
Доменные имена:
взгляд Высшего
Арбитражного Суда
Е.И. Гладкая,
эксперт по авторским правам
ВВ связи с ростом количества знака как промышленным образ- влением исключительного права
Интернет-сайтов доменное имя цам и знакам соответствия, так и на указанное средство индивиду-
становится ординарным атри- доменным именам, права на ко- ализации (ст. 1484). Аналогичное
бутом юридического лица и ин- торые возникли ранее даты при- правило применяется к наиме-
дивидуального предпринимате- оритета регистрируемого товар- нованию места происхождения
ля и выполняет не только функ- ного знака.Таким образом, ранее товара (ст. 1519): «Использовани-
цию адресации, но и фактически законодатель признавал наличие ем наименования места проис-
становится средством индиви- доменного имени в числе объ- хождения товара считается раз-
дуализации наряду с традици- ектов, на которые распространя- мещение этого наименования,
онными. Как и любой коммер- ются гражданские права, – более, в частности в сети «Интернет»,
чески ценный объект, доменное того, в определенном смысле до- в том числе в доменном име-
имя часто становится объектом менные имена были по режиму ни и при других способах адре-
сделок и нередко оказывается приравнены к товарным знакам. сации». Таким образом, косвен-
предметом правовых споров. но законодатель определяет до-
До актуализации Граждан- В действующей редакции менное имя исключительно как
ского кодекса1 посредством при- Гражданского кодекса доменное способ адресации, поддерживая
нятия федерального закона имя упоминается только в кон- позицию недействующего зако-
№ 259-ФЗ2 в числе оснований тексте способов осуществления на Российской Федерации от 23
для отказа в государственной ре- исключительного права на товар- сентября 1992 г. «О товарных зна-
гистрации товарного знака в п 9 ный знак для индивидуализации ках, знаках обслуживания и наи-
ст. 1483 значилась тождествен- товаров, работ или услуг – разме- менованиях мест происхождения
ность потенциального товарного щение товарного знака в домен- товаров»3. Согласно этому спосо-
ном имени признается осущест-
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ
2 О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 4 октября
2010 г. № 259-ФЗ .
3 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: закон Российской Федерации от
23 сентября 1992 г. № 3520-1
34 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Доменные имена: взгляд Высшего Арбитражного Суда
бу, нарушением исключительно- имен и неоднозначности право- имени и о публикации судебно-
го права правообладателя (неза- вого режима доменного имени го решения в целях восстановле-
конным использованием товар- одной из наиболее острых пра- ния деловой репутации потер-
ного знака) признается исполь- вовых проблем российского сег- певшего.
зование без его разрешения в мента сети Интернет можно на-
гражданском обороте на терри- звать всплеск захвата доменных Арбитражные суды трех ин-
тории Российской Федерации имен, сходных с зарегистриро- станций отказали в защите ис-
товарного знака или сходного с ванными средствами индивиду- ключительных прав со ссылкой
ним до степени смешения обо- ализации иных лиц, что влечет на отсутствие законодательного
значения в отношении товаров, за собой судебные споры с це- регулирования отношений, свя-
для индивидуализации которых лью передать домены обладате- занных с наименованием доме-
товарный знак зарегистриро- лям одноименных фирменных нов в сети Интернет, а также на
ван, или однородных товаров; в наименований и товарных зна- то, что доменное имя не являет-
том числе размещение товарно- ков. ся ни товаром, ни услугой, поэ-
го знака или сходного с ним до тому не подпадает под действие
степени смешения обозначения На основании изложенно- законодательства о товарных
в сети Интернет, в частности - в го целесообразно ознакомиться знаках.
доменном имени и при других с актами Высшего Арбитражно-
способах адресации. го Суда Российской Федерации Однако Президиум ВАС РФ
(далее – ВАС РФ) по так называе- посчитал, что такой вывод су-
Таким образом, доменное мым «доменных» спорам. дов противоречит нормам зако-
имя после внесения вышеука- нодательства о товарных знаках,
занного изменения утратило Примечательно, что ещё в а также положениям о недобро-
так называемый «паритет прав» 2001 г. на фоне отсутствия пра- совестной конкуренции Париж-
с товарными знаками, с точки вового регулирования отноше- ской конвенции по охране про-
зрения закона, представляя со- ний по поводу доменных имен мышленной собственности. Он
бой при размещении в нём то- Президиумом ВАС РФ была под- постановил направить дело на
варного знака лишь способ осу- нята тема недобросовестной новое рассмотрение в связи с от-
ществления исключительного конкуренции применительно к сутствием судебной оценки дей-
права на средство индивидуали- действиям администратора до- ствий предпринимателя, умыш-
зации. менного имени, тождественно- ленно зарегистрировавшего на
му товарному знаку иного лица. территории Российской Феде-
Однако исследование тек- Исторически первым постанов- рации доменное имя, которое
стов правовых актов не может лением Президиума ВАС РФ, за- содержало не его средство ин-
обеспечить полного понима- трагивающим вопросы домен- дивидуализации как участника
ния механизма воздействия со- ных имен, является Постанов- экономического оборота, а то-
держащихся в них норм. Объек- ление Президиума ВАС РФ от варный знак другого юридиче-
тивным отражением действия 16.01.2001 № 1192/00 по делу ского лица. На такое решение
правовых положений являет- № А40-25314/99-15-271. Президиума ВАС повлияла так-
ся судебная практика как дея- же неисследованность вопросов
тельность правоприменителей, В рассматриваемом деле о смешении доменного имени
которые осуществляют толкова- американская корпорация «Ист- с товарным знаком истца и по-
ние и применение положений ман Кодак Компании» являлась лучении ответчиком возможно-
действующего законодательства владельцем товарных знаков сти вследствие указанных дей-
для разрешения возникающих Kodak. Корпорация обратилась ствий привлекать на свою стра-
споров. в суд к российскому предприни- ницу в сети Интернет потенци-
мателю, зарегистрировавшему альных покупателей товаров
На фоне недостаточной пра- доменное имя kodak.ru, с иском под товарным знаком Kodak, по-
вовой урегулированности от- о запрещении использовать то- скольку товары и услуги истца и
ношений по поводу доменных варный знак Kodak в доменном
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 35
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
ответчика относятся к одному и стых и логичных именах (сло- материалы, то есть материалы,
тому же роду и виду, имеют об- во, группа букв и т.п.), которые порочащие чью-либо деятель-
щих потребителей и общий ры- обычно ассоциируются у по- ность или репутацию) обозна-
нок сбыта. Дополнительно ВАС требителей непосредственно с чение в целом указывает на не-
РФ указал на необходимость конкретным участником хозяй- гативный характер (свойство и
проверить, не предпринимались ственного оборота или его де- вид) информации, поэтому оно
ли ответчиком попытки про- ятельностью. Доменные имена не могло быть зарегистрировано
дать или иначе передать домен- фактически трансформирова- как товарный знак. Истец обра-
ное имя собственнику товарного лись в средство, выполняющее тился в арбитражный суд с заяв-
знака, и оценить наличие на сай- функцию товарного знака, кото- лением о признании недействи-
те информации о принадлежно- рый дает возможность отличать тельным указанного решения
сти прав на него иному лицу. соответственно товары и услу- Палаты по патентным спорам.
ги одних юридических или фи-
В рассматриваемом поста- зических лиц от однородных то- Суды первой и апелляци-
новлении ВАС РФ дал первое варов и услуг других юридиче- онной инстанций согласились с
развернутое судебное опреде- ских или физических лиц. Кроме выводами Палаты по патентным
ление как сети Интернет, так и того, доменные имена, содержа- спорам и отказали в признании
доменного имени: «Доменное щие товарные знаки или торго- ее решения недействительным.
имя используется в сети Интер- вые наименования, имеют ком- Отменяя указанные акты, суд
нет, которая представляет собой мерческую стоимость» . кассационной инстанции при-
объединение компьютеров, сое- знал доказанным факт приобре-
диненных друг с другом посред- В соответствии с Постанов- тения обозначением «Компро-
ством телефонной либо иной лением Президиума ВАС РФ от мат.ru» различительной способ-
связи. С помощью этой сети 11.04.2006 № 15736/05 по делу ности в результате его исполь-
можно передавать, получать ин- № А40-67505/04-110-638 истец зования обществом и признал
формацию с одного компьюте- являлся владельцем товарного решение Палаты по патентным
ра на другой, обмениваться ин- знака «Компромат.ru», и в Пала- спорам недействительным.
формацией. Возможности дан- ту по патентным спорам с воз-
ной сети широко используются ражением против регистрации Президиум ВАС РФ поста-
коммерческими организациями указанного обозначения обра- новил решение суда кассацион-
для продвижения своих товаров тилось агентство в связи с тем, ной инстанции отменить, и акты
на рынок, для покупки и прода- что не допускается регистра- судов первой и апелляционной
жи товаров. Основной функцией ция товарных знаков, состоящих инстанций оставить в силе. ВАС
доменного имени является пре- только из элементов, характери- РФ пришел к выводу, что товар-
образование адресов IP (Internet зующих товары, в том числе ука- ный знак «Компромат.ru» содер-
protokol), выраженных в виде зывающих на вид, качество, ко- жит элемент, противоречащий
определенных цифр, в домен- личество, свойство, назначение, принципам гуманности и мора-
ное имя для облегчения поиска ценность товаров, а также на ме- ли, поскольку такое обозначение
и идентификации владельца ин- сто и время их производства или указывает на информацию, по-
формационного ресурса». сбыта. По результатам рассмо- рочащую деятельность и репута-
трения возражения Палата по цию иных лиц.
В отношении функций до- патентным спорам признала ре-
менных имен ВАС РФ указал: гистрацию названного товарно- Также Президиумом ВАС
«современная коммерческая го знака недействительной ча- РФ отмечено, что доказательств
практика показала, что при вы- стично, так как в силу домини- иного использования обозначе-
боре доменных имен для сети рующего положения слова «ком- ния «Компромат.ru», чем в сети
Интернет владельцы информа- промат» (компрометирующие Интернет, представлено не было.
ционных ресурсов останавли- Используемый с 1999 г. истцом
ваются на максимально про- домен compromat.ru признан не
тождественным зарегистриро-
36 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Доменные имена: взгляд Высшего Арбитражного Суда
ванному товарному знаку, име- о переоформлении доменного названии журнала не повторяет
ющим графическое отличие (ис- имени agro-business.ru на истца зарегистрированных особенно-
полнен латиницей, а не кирил- и удалении обозначения «Агро- стей написания словесного эле-
лицей) и служащим средством бизнес» из сети Интернет. мента товарного знака, что ис-
адресации пользователей сети ключает опасность смешения
не на сайт истца, владельца то- Решением, оставленным без двух обозначений.
варного знака, а на сайт «Библи- изменения судами апелляцион-
отека компромата Сергея Горш- ной и кассационной инстанций, Нижеописанное дело по до-
кова», который и является адми- суд обязал общество «Юнайтед мену denso.com стало первым
нистратором домена compromat. Пресс» прекратить использова- «доменным» спором, дошед-
ru. В данном выводе Президиум ние обозначения «Агробизнес», шим до Президиума ВАС РФ по-
поддержал позицию суда апел- в частности, в рекламе журнала сле вступления в силу четвер-
ляционной инстанции в данном в сети Интернет на сайте www. той части Гражданского кодек-
деле, в соответствии с которой agro-business.ru (в остальной ча- са. Обстоятельства дела denso.
«ссылка заявителя на то, что он сти иска к этому ответчику от- com примечательны тем, что
является администратором до- казано). Суд первой инстанции доменное имя относится не к
мена, изображением на латини- решением, поддержанным су- национальной российской до-
це “compromat” (национальный дами апелляционной и кассаци- менной зоне .RU, а к так назы-
домен RU), также несостоятель- онной инстанций, признал до- ваемой международной зоне
на, поскольку доменное имя яв- казанным размещение обще- общего пользования .COM; так-
ляется способом адресации в ством «Юнайтед Пресс» в сети же небезынтересны факты раз-
Интернете, а не использовани- Интернет на сайте www.agro- нообразного распоряжения
ем обозначения для маркиров- business.ru рекламы своего жур- истцом доменным именем как
ки товаров и услуг, что является нала, однако требование о пере- имуществом. В соответствии с
принципиальным условием для оформлении домена www.agro- Постановлением Президиума
приобретения обозначением business.ru на истца оставил без ВАС РФ от 11.11.2008 № 5560/08
различительной способности» . удовлетворения, поскольку за- по делу № А56-46111/2003 меж-
конодательством о товарных ду компанией Denso Domain и
В соответствии с Поста- знаках не предусмотрен такой обществом «ДенСо» заключе-
новлением Президиума ВАС РФ способ защиты прав на товар- но соглашение о передаче до-
от 30.09.2008 № 7288/08 по делу ный знак. менного имени de№so.com. Со-
№ А40-8298/07-67-89 издатель- гласно соглашению компания
ский дом являлся учредителем Президиум ВАС РФ поста- Denso Domain подтверждает,
бюллетеня «АгроБизнес и пи- новил акты судов всех инстан- что она является единственным
щевая промышленность» и пра- ций по данному делу отме- законным владельцем домен-
вообладателем товарного знака нить и в удовлетворении иско- ного имени denso.com и «име-
«Агробизнес». Общество «Юнай- вых требований отказать, так ет все права на продажу (распо-
тед Пресс» являлось учредите- как суды не учли, что право об- ряжение) данного имущества,
лем и издателем журнала «Агро- щества «Юнайтед Пресс» на на- и соглашается передать право-
бизнес». Современные страте- звание журнала, включающего преемнику все права и имуще-
гии, технологии, менеджмент» слово «агробизнес», возникло и ственные интересы, связанные
и администратором доменно- использовалось до даты прио- с этим доменным именем». На
го имени agro-business.ru. Изда- ритета товарного знака.В свою основании указанного согла-
тельский дом обратился в арби- очередь название журнала, из- шения доменное имя denso.com
тражный суд с иском к указан- даваемого ответчиком, содер- зарегистрировано регистрато-
ному обществу о защите права жит помещаемые на обложках ром доменных имен за обще-
на товарный знак, в частности, дополнительные слова, уточня- ством «ДенСо».
ющие направленность инфор-
мации. Спорное обозначение в
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 37
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
Между обществом «Серви- названного доменного имени зоне .com могут использоваться
удовлетворено. положения Единообразной по-
спойнт» и обществом «ДенСо» литики по разрешению споров
Общество «ДенСо» обрати- в связи с доменными имена-
заключен договор простого то- лось в арбитражный суд с ис- ми ICANN и Правила по едино-
ковым заявлением к компании образной политике разрешения
варищества, в силу которого то- DenCorporationо признании его споров в связи с доменными
права пользования доменным именами ICANN, на основании
варищи обязуются соединить именем den.com. которых регистрация доменно-
го имени может быть аннулиро-
свои вклады и совместно дей- Дело претерпело не одно вана, если доказано, что:
прохождение по судебным ин-
ствовать без образования юри- станциям. 1) доменное имя идентично
или сходно до степени смеше-
дического лица с целью извле- Арбитражный суд решени- ния с товарным знаком третье-
ем, оставленным без изменения го лица;
чения прибыли путем оказания постановлением суда апелляци-
онной инстанции, признал пра- 2) у владельца доменного
третьим лицам услуг по достав- во пользования истцом домен- имени нет каких-либо закон-
ным именем denso.com. Феде- ных прав и интересов в отноше-
ке корреспонденции. По дого- ральный арбитражный суд ука- нии доменного имени;
занные акты в части признания
вору вкладом общества «ДенСо» права пользования общества 3) доменное имя зареги-
«ДенСо» доменным именем стрировано и используется не-
являлось наряду с деловой репу- denso.com отменил, дело в этой добросовестно.
части передал на новое рассмо-
тацией, деловыми связями, тру- трение в арбитражный суд. Судом признано доказан-
ным наличие каждого из этих
довым участием, право пользо- При новом рассмотрении трех элементов в рассматривае-
дела решением арбитражно- мом деле, в связи с чем установ-
вания принадлежащим ему до- го суда в удовлетворении иска лено, что использование спор-
обществу «ДенСо» отказано. ного доменного имени дает
менным именем den.com (при Постановлением арбитражно- истцу необоснованное преиму-
го апелляционного суда реше- щество перед другими конку-
этом общество «ДенСо» осталось ние отменено, признано право рентами, является актом недо-
пользования общества «ДенСо» бросовестной конкуренции в
администратором доменного доменным именем denso.com. отношении ответчика.
Федеральный арбитражный суд
имени). Позднее между указан- постановление оставил без из- В отношении наличия прав
менения. и интересов истца в отноше-
ными лицами заключен дого- нии спорного доменного име-
Президиум ВАС РФ поста- ни Президиум ВАС РФ указал,
вор о передаче обществу «Ден- новил оставить в силе реше- что на момент регистрации до-
ние арбитражного суда первой менного имени denso.com за
Со» исключительного права на инстанции об отказе обществу истцом у него не было прав на
«ДенСо» в иске. товарный знак с таким же обо-
товарный знак Den. значением, так как такой знак
Президиум ВАС РФ указал, был зарегистрирован позднее,
Японская компания что в рамках квалификации а право на него получено по
акта недобросовестной конку- договору с обществом «Серви-
DenCorporationна основании ренции для установления со- спойнт». Аргумент о том, что
держания честных обычаев при словесное обозначение denso
международной процедуры регистрации доменных имен в
урегулирования доменных спо-
ров обратилась в Центр посред-
ничества и арбитража Всемир-
ной организации интеллекту-
альной собственности (далее
- ВОИС) с жалобой в связи с ре-
гистрацией обществом «ДенСо»
доменного имени den.com и с
требованием о передаче ком-
пании этого доменного име-
ни, поскольку его регистрацией
нарушены ее исключительные
права на товарный знак Dnи
фирменное наименование. Ре-
шением ВОИС признано, что
общество «ДенСо» зарегистри-
ровало и использовало домен-
ное имя den.com недобросо-
вестно, требование компании
DenCorporationо передаче ей
38 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Доменные имена: взгляд Высшего Арбитражного Суда
повторяет в латинской транс- не мог не знать о существова- менным наименованием ист-
крипции фирменное наиме- нии правообладателя товарно- ца в указанных доменных име-
нование общества «ДенСо», не го знака denso японской компа- нах; о взыскании 100 000 рублей
признан определяющим и сви- нии Denso Corporation; у истца компенсации.
детельствующим о наличии за- не было реального намерения
конных прав и интересов. Дело самому использовать спорное Решением арбитражно-
в том ,что общество «ДенСо» обозначение в коммерческом го суда, оставленным без изме-
было зарегистрировано за день обороте, регистрация товар- нения актами апелляционной
до получения прав на домен- ного знака со сходным словес- и кассационной инстанций, в
ное имя denso.com , но оно для ным обозначением преследо- удовлетворении иска отказа-
добросовестного предложения вала цель избежать аннулиро- но. Отказывая в удовлетворе-
товаров и услуг истцом реаль- вания регистрации доменного нии иска в части нарушения
но не использовалось, разме- имени в соответствии с Единоо- права истца на фирменное наи-
щались лишь новостные мате- бразной политикой по разреше- менование, суды нижестоящих
риалы, которые копировались нию споров в связи с доменны- инстанций указали, что право
с других сайтов. Также судом ми именами ICANN. на фирменное наименование,
подчеркивалось отсутствие до- принадлежащее юридическо-
казательств того, что истец стал В соответствии с Постанов- му лицу, может быть наруше-
широко известен благодаря до- лением Президиума ВАС РФ от но только другим юридическим
менному имени до рассмотре- 08.12.2009 № 9833/09 по делу лицом, в то время как ответчик
ния спора ВОИС. № А40-53937/08-51-526 ЗАО не имеет фирменного наимено-
«ЛАД-М» зарегистрировано в вания и в доменных именах ис-
В отношении недобросо- 1996 г., а также являлось право- пользует фирменное наимено-
вестной регистрации доменного обладателем товарных знаков вание зарегистрированного в
имени истцом Президиум ВАС «ЛАД-М» и «ЛАДМ». Физиче- 2006 г. ООО «Лад-М», участни-
РФ указал, что недобросовест- ское лицо осуществляло адми- ком и генеральным директором
ность подтверждается тем, что нистрирование доменного име- которого является. Кроме того,
истец тесно связан с известным ни ladm.ru с 2004 г., а доменного суды указали на то, что до 2008
недобросовестным регистра- имени lad-m.ru - с 2006 г. г. истец хозяйственно-финансо-
тором доменных имен - обще- вую деятельность не вел и свое
ством «Сервиспойнт», которое ЗАО обратилось в суд к фи- фирменное наименование в ка-
неоднократно признавалось на- зическому лицу с иском о при- честве средства индивидуали-
рушителем правил регистрации знании его действий по ад- зации не использовал.
доменных имен согласно Едино- министрированию доменных
образной политике по разреше- имен lad-m.ru и ladm.ru нару- Между тем, Президиум ВАС
нию споров в связи с доменны- шением прав истца на товарные РФ указал, что законодатель-
ми именами ICANN; доменное знаки и запрещении ответчи- ство связывает защиту исклю-
имя denso.com длительное вре- ку использовать обозначения, чительного права использова-
мя (в течение нескольких лет) сходные с товарными знаками ния фирменного наименова-
использовалось истцом лишь истца в указанных доменных ния с моментом государствен-
для новостных материалов, за- именах; о признании действий ной регистрации юридического
имствованных с других сайтов; по администрированию указан- лица, а не с моментом, когда
у истца не существовало каких- ных доменных имен нарушени- юридическое лицо приступило
либо законных прав и интересов ем исключительного права ист- к соответствующей деятельно-
в отношении спорного доменно- ца на использование фирмен- сти, и суды неправомерно отка-
го имени. ного наименования и запре- зали истцу в защите его исклю-
щении ответчику использовать чительного права, учитывая,
В итоге Президиум ВАС РФ обозначение, сходное с фир- что сходные до степени сме-
посчитал, что истец знал или шения доменные имена были
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 39
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
зарегистрированы на имя от- № А40-47499/10-27-380 компа- знаком третьего лица; у вла-
ветчика позднее возникнове- ния «G.H. Mumm & Cie» явля- дельца доменного имени нет
ния права истца на фирменное лась правообладателем меж- каких-либо законных прав и
наименование. Дополнитель- дународного товарного знака интересов в отношении домен-
но Президиумом отмечено, что, MUMM, зарегистрированного в ного имени; доменное имя за-
так как ООО «Лад-М», генераль- 1986 г. Физическое лицо явля- регистрировано и используется
ным директором которого яв- лось администратором доме- недобросовестно.
ляется ответчик, зарегистриро- на mumm.ru. Компания «G.H.
вано в качестве юридического Mumm & Cie» обратилась в ар- Судом установлено, что при
лица после дат регистрации до- битражный суд с иском к физи- регистрации домена mumm.ru
менных имен lad-m.ru и ladm. ческому лицу о защите исклю- использовано словесное обо-
ru, доменные имена с обозна- чительных прав на товарный значение MUMM, тождествен-
чениями, сходными до степени знак путем запрета использо- ное товарному знаку, принад-
смешения, использовались от- вать товарный знак MUMM в лежащему компании. Истец за-
ветчиком в нарушение исклю- доменном имени mumm.ru в регистрирован во Франции в
чительного права истца фир- сети Интернет. 1920 г., является правооблада-
менного наименования. телем товарного знака MUMM
Решением арбитражного с 1986 г., производит шампан-
Одновременно Президи- суда, отмененным постанов- ские вина под маркой MUMM.
ум посчитал обоснованным от- лением арбитражного апелля- Таким образом, компания яв-
каз судов в защите прав на то- ционного суда и оставленным ляется лицом, которое облада-
варные знаки, поскольку доме- в силе постановлением феде- ет законными правами и инте-
ны зарегистрированы за ответ- рального арбитражного суда, в ресами в отношении доменно-
чиком ранее регистрации прав иске отказано. Постановлени- го имени mumm.ru.
истца на товарные знаки и ра- ем Президиума ВАС РФ в силе
нее возникновения приоритета оставлен акт суда апелляцион- Администратор доменно-
на них. ной инстанции, акты осталь- го имени mumm.ru признан су-
ных инстанций отменены. дом лицом, не имеющим отно-
Президиум ВАС РФ поста- шения к бизнесу компании и не
новил судебные акты в части Суд апелляционной ин- получившим ее согласия на ис-
отказа в удовлетворении тре- станции указал, что наличие пользование товарного знака;а
бования о защите исключи- права администрирования до- также не имеющим законных
тельного права использования менного имени второго уров- прав и интересов в отноше-
фирменного наименования от- ня, тождественного товарному нии доменного имени mumm.
менить и признать действия знаку истца, без разрешения ru, поскольку он не являлся и
ответчика по администрирова- правообладателя, создает угро- не является владельцем одно-
нию доменных имен наруше- зу нарушения исключитель- именного товарного знака и
нием прав истца на фирмен- ного права истца на товарный доменное имя не отражает его
ное наименование и запретить знак и является препятстви- имени или фирменного наи-
использовать доменные имена ем для использования товар- менования его компании. Пре-
lad-m.ru и ladm.ru. ного знака путем размещения зидиум ВАС РФ подчеркнул,
его в сети Интернет, в том чис- что сайт с доменным именем
В деле mumm.ru ВАС РФ ле в доменном имени. Прези- mumm.ru фактически не ис-
поддерживает тенденцию к диум ВАС РФ подчеркнул не- пользовался с момента перехо-
применению принципов меж- обходимость проверки нали- да к ответчику прав по админи-
дународной процедуры рас- чия или отсутствия трех крите- стрированию домена. Передача
смотрения доменных споров. риев в совокупности: доменное права по администрированию
В соответствии с Постанов- имя идентично или сходно до домена mumm.ru новому адми-
ление Президиума ВАС РФ от степени смешения с товарным нистратору после подачи ист-
18.05.2011 № 18012/10 по делу
40 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Доменные имена: взгляд Высшего Арбитражного Суда
цом заявления в ВАС РФ под- о признании незаконным ре- суды признали недействитель-
тверждает отсутствие у ответ- шения Роспатента. Параллель- ным решение Роспатента о до-
чика намерения использовать но решением суда по другому срочном прекращении право-
сайт со спорным доменным делу ответчик признан нару- вой охраны товарного знака.
именем. шившим исключительное пра-
во истца на товарный знак. Однако Президиум ВАС РФ
Таким образом, действия указал, что наличие интереса
по использованию в домен- Решением арбитражно- ответчика в досрочном прекра-
ном имени mumm.ru товарного го суда, оставленным без из- щении правовой охраны товар-
знака MUMM, принадлежащего менения судами вышестоящих ного знака обосновано, так как
компании «G.H. Mumm & Cie», инстанций, требование истца с 2007 г. он являлся владельцем
квалифицированы судом в ка- удовлетворено, постановлени- доменного имени tech№oshock.
честве акта недобросовестной ями арбитражного апелляци- ru, зарегистрированного еще в
конкуренции, признаны созда- онного суда и федерального ар- 2002 г.. Таким образом, обраще-
ющими препятствия компании битражного суда оставлено без ние ответчика с заявлением о
для размещения информации о изменения. Постановлением досрочном прекращении пра-
ней и ее товарах с использова- Президиума ВАС РФ акты судов вовой охраны товарного знака
нием данного товарного знака в отменены, дело направлено на technoshock в связи с его неис-
названном домене российской новое рассмотрение. пользованием направлено на за-
зоны сети Интернет и наруша- щиту его прав на доменное имя.
ющими исключительное пра- По мнению Роспатента, ад- При этом не имеет правового
во истца на использование то- министратор доменного име- значения отсутствие у данного
варного знака в сети Интернет, ни являлся заинтересованным лица статуса индивидуального
в том числе в доменном имени. лицом, которое вправе было предпринимателя, поскольку та-
подать заявление о досрочном кой статус необходим, если со-
Ключевым вопросом ниже- прекращении правовой охраны ответствующее обозначение ис-
описанного дела является воз- товарного знака techn, так как пользуется в качестве товарного
можность квалификации вла- его действия направлены на за- знака. Однако указанное обозна-
дельца доменного имени, сход- щиту и восстановление своего чение использовалось ответчи-
ного до степени смешения с права на доменное имя techn. ком не как товарный знак, а как
товарным знаком иного пра- ru, признанное сходным до сте- доменное имя, владельцем ко-
вообладателя, лицом, заинте- пени смешения с названным торого может быть любое лицо, в
ресованным в досрочном пре- товарным знаком. том числе не обладающее стату-
кращении товарного знака в сом индивидуального предпри-
связи с его неиспользованием. Суды нижестоящих инстан- нимателя
В соответствии с Постановле- ций признали, что ответчик не
нием Президиума ВАС РФ от являлся заинтересованным ли- ВАС РФ подчеркнул, что
19.03.2013 № 14483/12 по делу цом в прекращении правовой оспариваемое решение приня-
№ А40-75222/11-5-466 заявле- охраны названного товарного то Роспатентом до признания
ние о досрочном прекращении знака, поскольку как физиче- ответчика нарушителем ис-
правовой охраны названного ское лицо не имел правовой и ключительных прав на товар-
товарного знака в связи с его физической возможности осу- ный знак technoshock, и в силу
неиспользованием, поданное ществлять предприниматель- объективных причин Роспа-
администратором доменно- скую деятельность, в том чис- тенту не могли быть известны
го имени, сходного до степени ле оказывать услуги. Ссылаясь установленные судом при рас-
смешения со спорным товар- на то, что отсутствие заинтере- смотрении упомянутого дела
ным знаком, частично удовлет- сованности является самостоя- обстоятельства и факт запрета
ворено. Истец обратился в ар- тельным основанием для отказа использовать спорное обозна-
битражный суд с заявлением в досрочном прекращении пра- чение.
вовой охраны товарного знака,
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 41
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
Некоторые аспекты
гражданско-правовой
защиты прав на средства
индивидуализации по
законодательству Китая
Е.В. Буробина,
АФ «Юстина», юрист, магистр юриспруденции
(Российская школа часного права), соискатель
кафедры гражданского и семейного права
Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
ППо данным Таможни и служ- ности, мы считаем эту сумму ние концепции вхождения обо-
бы пограничной охраны США, в огромной. значения во всеобщее употре-
2012 г. около 72 % контрафактной бление, позволяющей неограни-
продукции, перехваченной на Массовый характер нару- ченному числу лиц использовать
границе, было произведено в Ки- шений в сочетании с низкой ак- новый товарный знак в отноше-
тае1. Приблизительная стоимость тивностью властей Китая по их нии инновационных товаров и
задержанных товаров оценива- предотвращению объясняет- услуг, для которых нет другого
ется в 906 206 683 доллара США. ся особенностями подхода к ис- обозначения.
Учитывая членство Китая в пользованию и защите интеллек-
ВТО и значительные усилия США туальных прав, и в особенности В то же время ограничива-
по реформированию законода- средств индивидуализации. ется использование концепции
тельства Китая в области защи- сходства до степени смешения,
ты интеллектуальной собствен- Дело в том, что в Китае пред- причем минимального отличия
принята попытка объединить за- одного обозначения от другого
щиту средств индивидуализации достаточно, для того, чтобы при-
с предоставлением возможно- знать отсутствие нарушения3.
сти использования их репутации
другим лицам как способ распре- С точки зрения китайской
деления благ2. теории, индивидуализирующие
обозначения предназначены для
Для этого, например, макси- того, чтобы, с одной стороны, по-
мально расширяется примене-
1 С отчетом Таможни и службы пограничной охраны США по перехваченной на границе продукции можно ознакомиться на
сайте: http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/priority_trade/ipr/seizure/fy2012_final_stats.ctt/fy2012_final_stats.pdf.
2 Lean Chan Grinvald. Making Much Ado about Theory: the Chinese Trademark Law. 2008. // http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1739062.
3 Op.cit.
42 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Некоторые аспекты гражданско-правовой защиты прав
на средства индивидуализации по законодательству Китая
могать потребителям находить наименований корпораций 1991 лось в отношении товара или ус-
товар известного качества и ха- г.10, Меры по применению адми- луги и приобрело широкую из-
рактеристик. С другой стороны, в нистративной регистрации наи- вестность. Не допускается также
случае некачественного товара – менований корпораций 2004 г.11, использование его в доменных
чтобы легче определить его про- Положения о защите географиче- именах и коммерческих наиме-
изводителя для привлечения его ских указаний 2005 г.12 и т.д. нованиях (ст. 13 Закона о товар-
к ответственности. Права облада- ных знаках).
теля обозначения при этом вто- Согласно ст. 8 Закона о то-
ричны. варных знаках, товарным зна- Обладатель права на неза-
ком признается любое визуаль- регистрированное, но широко
Китай является участником ное обозначение, способное от- известное обозначение, вправе
Парижской конвенции, Мадрид- личать товары или услуги одного требовать через управление про-
ского соглашения о международ- лица (физического, юридическо- мышленности и торговли или
ной регистрации товарных зна- го, иной организации) от товаров через суд запрета его неправо-
ков4 и Протокола к нему; Ницц- или услуг другого лица, включая мерного использования, удале-
кого соглашения о международ- слова, эмблемы, буквы, цифры, ния его с товаров нарушителя,
ной классификации товаров и трехмерные символы, сочетания уничтожения удаленного с това-
услуг для регистрации товарных цветов или любые комбинации ров обозначения или уничтоже-
знаков5, Соглашения ТРИПС6 и указанных элементов. ния незаконно маркированных
т.д. им товаров, если отделить обо-
Лицо, использующее товар- значение от товаров невозможно
Однако в результате перене- ный знак для индивидуализации (ст. 45 Правил применения Зако-
сения китайским законодателем своих товаров или услуг, обязано на о товарных знаках).
приоритета на права потребите- гарантировать их качество (ст. 7
лей и обеспечение доступа мак- Закона о товарных знаках). Нарушением права на товар-
симального числа лиц к выго- ный знак, согласно ст. 52 Закона о
дам от использования известных Товарный знак охраняется товарных знаках, признается:
средств индивидуализации, за- на основании регистрации в Ве-
щита правообладателей в Китае домстве по товарным знакам, од- использование обозначения,
значительно снижена. нако действует и право прежде- идентичного или сходного с
пользования (ст. 31 Закона о то- ним в отношении однород-
Основные законодательные варных знаках). ных товаров или услуг без со-
акты, регулирующие правовую гласия правообладателя;
охрану средств индивидуализа- При этом защита предостав- продажа товаров, маркиро-
ции в Китае: Закон о товарных ляется и незарегистрированным ванных товарным знаком, в
знаках 1983 г.7, Закон о противо- обозначениям товаров, кото- нарушение исключительных
действии недобросовестной кон- рые приобрели широкую извест- прав его обладателя;
куренции 2007 г.8, Правила при- ность в Китае. Запрещается ими- подделка, воспроизведение
менения Закона о товарных зна- тация, воспроизведение, перевод или продажа воспроизведе-
ках 2002 г.9, Положения по ад- или обращение за регистраци- ния товарного знака без со-
министративной регистрации ей для однородных товаров обо- гласия правообладателя;
значения, которое использова-
4 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. Протокол к Мадридскому соглашению
о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г.
5 Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.
6 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г.
7 Доступен на английском языке: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=131395.
8 Доступен на английском языке: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125970.
9 Доступны на английском языке: http://www.china.org.cn/english/DAT/214797.htm.
10 Доступны на английском языке: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/poaoenr635.
11 Доступны на английском языке: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_1481_0_7.html.
12 Доступны на английском языке: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181517.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 43
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
изменение товарного зна- несенных им убытков, включая казать, что он законно приоб-
ка, проставленного правооб- расходы на прекращение нару- рел товары и указать постав-
ладателем, другим обозна- шения или в размере доходов на- щика (ст. 56 Закона о товарных
чением и реализация товара рушителя (ст. 56 Закона о товар- знаках).
под другим обозначением и ных знаках).
т.д. В случае преднамеренно-
Незаконно размещенные Если же доходы нарушителя го нарушения суд может обязать
товарные знаки подлежат уда- или убытки правообладателя от виновное лицо принести публич-
лению с товара, а если отделить нарушения установить затрудни- ные извинения18.
их невозможно, товар подлежит тельно, суд может взыскать ком-
уничтожению (ст. 44 Правил при- пенсацию в размере, не превы- Для споров о нарушении
менения закона о товарных зна- шающем 500 000 юаней (около права на товарный знак предус-
ках). 2 600 000 рублей)16. мотрен досудебный порядок уре-
Помимо уничтожения прак- гулирования: правообладатель и
тикуется передача контрафакт- На практике размеры взы- нарушитель обязаны попытаться
ных товаров малоимущим слоям скиваемых китайскими судами урегулировать спор путем пере-
населения, в чем также проявля- компенсаций зачастую не по- говоров19 (ст. 53 Закона о товар-
ется социалистическая направ- зволяют покрыть убытки пра- ных знаках).
ленность китайского законода- вообладателя и расходы на пре-
тельства о товарных знаках13. следование нарушителя. Про Споры о конкуренции прав
Оборудование, использую- Китайскую систему возмещения на товарные знаки рассматрива-
щееся исключительно для из- говорят: «Выиграл дело, но поте- ются Ведомством по товарным
готовления контрафактных то- рял деньги»17. знакам. Его решение может быть
варов, подлежит конфискации обжаловано в Совет по пересмо-
(ст. 53 Закона о товарных знаках). Как указывалось выше, при- тру и разрешению споров о то-
Такая формулировка позволяет оритетным является сохранение варных знаках. Только после рас-
на практике оставлять оборудо- возможности осуществления ли- смотрения дела Советом оно мо-
вание у нарушителя, под предло- цом экономической деятельно- жет быть передано в суд20.
гом, что оно используется и для сти, даже если при этом наруша-
иных целей14. Тем самым для на- ется законодательство и права Все остальные требования о
рушителя сохраняется возмож- третьих лиц. защите прав на товарный знак
ность продолжения экономиче- могут предъявляться непосред-
ской деятельности15. Кроме того, к ответствен- ственно в суд.
Лицо, пострадавшее от нару- ности в виде возмещения убыт-
шения, может требовать выпла- ков не может быть привлечено Дела о нарушении интел-
ты компенсации в размере по- лицо, не знавшее, что при про- лектуальных прав относятся к
даже товаров нарушаются чьи- юрисдикции Коллегий по ин-
либо исключительные права на теллектуальной собственности,
товарный знак. При этом от- образованных в народных су-
ветчику необходимо также до- дах средней ступени (в городах
среднего размера) и судов выс-
13 Lean Chan Grinvald. Op.Cit.
14 Обычно используется формулировка «оборудование, преимущественно используемое для совершения нарушения»
(см., например, ч. 5 ст. 1252 ГК РФ)
15 Lean Chan Grinvald. Op.Cit.
16 Исследователи отмечают, что средний размер взыскиваемых убытков в Китае составляет около 15 % от заявляемых по-
терпевшими от нарушения. Kristina Sepetys & Alain Cox. NERA Economic consulting, Intellectual Property Rights Protection in
China: Trends in Litigation and Economic Damages 8 (2009) Quotation through Lean Chan Grinvald. Op.Cit.
17 Lean Chan Grinvald. Op. Cit.
18 Xuan-Thao Nguyen. Trademark Apologetic Justice: China’s Trademark Jurisprudence on Reputational Harm. University of
Pennsylvania Journal of Business Law Review, Vol. 15, p. 131. 2012. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2321740.
19 Порядок и сроки досудебного урегулирования споров китайским законодательством не установлены, в связи с чем нор-
ма является декларативной.
20 International Trade Mark and Signs Protection/ Edited by Paul Lange. Munchen. 2010. P. 235.
44 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Некоторые аспекты гражданско-правовой защиты прав
на средства индивидуализации по законодательству Китая
шей ступени (в провинциаль- ние, характер коммерческой де- нарушение и (или) возместить
ных городах)21 22. ятельности, организационно- причиненные убытки (ст. 27 По-
правовая форма. ложения об административной
Помимо товарных знаков, регистрации наименований кор-
правовая охрана предоставляет- Такие элементы наименова- пораций).
ся также некоторым обозначени- ния компании, как указание ад-
ям, идентифицирующим лица в министративного района, харак- Наименования компаний за-
гражданском обороте. тер деятельности, организацион- щищаются также на основании
но-правовая форма не защища- Закона о противодействии недо-
В Китае различают три вида ются от использования третьими бросовестной конкуренции (ст. 5
таких обозначений: наименова- лицами. Закона).
ние корпорации, наименовании
компании и коммерческое наи- Защите от несанкциониро- Нарушением считается ис-
менование. ванного использования подле- пользование наименования ком-
жит коммерческое наименова- пании без разрешения правооб-
Китайское законодательство ние – часть наименования ком- ладателя в отношении собствен-
не содержит определений этих пании, которая собственно ин- ных товаров и услуг, если это
обозначений. дивидуализирует компанию на может повлечь введение потре-
рынке. бителей в заблуждение.
Соответствующие понятия
могут быть выведены из Положе- Наименование компании Для того чтобы воспользо-
ния об административной реги- может быть зарегистрировано ваться средствами защиты, пре-
страции наименований корпора- в отношении всей территории доставленными антимонополь-
ций, Мер по применению адми- Китая, однако коммерческое ным законодательством, обо-
нистративной регистрации наи- наименование защищается не значение должно приобрести
менований корпораций и Закона во всем Китае, а на террито- некоторую известность в оборо-
о противодействии недобросо- рии административного райо- те в результате его использова-
вестной конкуренции. на, в котором она зарегистри- ния24.
рована, а также на территори-
Наименование корпорации ях, в которых оно, в результате Лицо, чье право нарушено
является наиболее общим и мо- использования, приобрело из- вправе требовать от нарушите-
жет использоваться как объеди- вестность23. ля возмещения причиненных
няющее обозначение для юриди- ему убытков, а если исчислить
ческих лиц, входящих в холдинг,
группу компаний. В случае столкновения различных средств индивиду-
ализации действует принцип приоритета: защиту
Наименование компании – получает то средство индивидуализации, права на
то наименование, под которым которое возникли раньше»
компания зарегистрирована.
Согласно ст. 9 Мер по примене- В случае нарушения право- их затруднительно – выпла-
нию административной реги- обладатель вправе обратиться в ты компенсации в размере до-
страции наименований корпо- суд или регистрирующий орган ходов, полученных нарушите-
раций, в наименование ком- по месту нахождения наруши- лем в результате его неправо-
пании входит указание ад- теля с требованием прекратить мерных действий (ст. 20 Закона
министративного района, где
зарегистрирована компания,
ее коммерческое наименова-
21 Intellectual Property Rights Primer for China. A Guide for UK Companies. 2008 // http://www.ipo.gov.uk/ipr-guide-china.pdf.
22 Судебная система Китая представлена народными судами четырех уровней: народные суды низшей ступени, народные
суды средней ступени, народные суды высшей ступени и Верховный народный суд. Функции каждого уровня примерно
соответствуют российским судам первой инстанции, апелляционной инстанции, кассационной инстанции и надзора.
23 International Trade Mark and Signs Protection/ Edited by Paul Lange. Munchen. 2010. P. 246.
24 Op.сit. P. 198.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 45
Право 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
на товарные знаки 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
о противодействии недобросо- В случае столкновения различных средств индивиду-
вестной конкуренции). ализации действует принцип приоритета: защиту
получает то средство индивидуализации, права на
Соответствующие споры о которое возникли раньше»
нарушении антимонопольного
законодательства могут переда- мой местности и соответствуют ся всеми средствами защиты,
ваться в суд или управление по предъявляемым к ним требова- предоставленными товарным
делам промышленности и тор- ниям. знакам.
говли соответствующего уровня.
Нарушением права на ге- Генеральная служба кон-
Правовая охрана предостав- ографическое указание при- троля качества, инспекции и
ляется также географическим знается использование его или карантина также регистрирует
указаниям. сходного с ним обозначения на географические указания29. Та-
товаре, не происходящем из кие обозначения защищаются
В китайском законодатель- соответствующей местности, средствами административно-
стве имеются различные опре- не отвечающем требованиям, го права на основании Закона о
деления географических указа- предъявляемым к таким това- качестве продуктов30. При этом
ний25. Все они сводятся к тому, рам, если это может привести никакие убытки правооблада-
что географические указания к введению потребителей в за- теля не возмещаются.
служат для обозначения проис- блуждение (ст. 21 Положения о
хождения товара из определен- защите географических указа- В случае столкновения раз-
ного региона и его качество, ний). личных средств индивидуа-
репутация или иные характе- лизации действует принцип
ристики тесно связаны с осо- Географические указания приоритета: защиту получа-
бенностями этого региона (на- в Китае пользуются различной ет то средство индивидуализа-
пример, экологическим или че- правовой охраной, в зависи- ции, права на которое возник-
ловеческим фактором). мости от органа, в котором они ли раньше.
зарегистрированы.
Использование географи- Однако имеются и некото-
ческих указаний допускает- Географические указания рые особенности, например,
ся, по общему правилу, только могут быть зарегистрированы обладатель права на более ран-
в отношении товаров, которые в качестве коллективных зна- нее коммерческое наименова-
прошли проверку и были одо- ков26 27 , или сертификацион- ние может запретить использо-
брены уполномоченным орга- ных знаков28 в Ведомстве по вание более позднего товарно-
ном (ст. 2 Положения о защите товарным знакам (ст. 6 Пра- го знака, лишь при следующих
географических указаний). вил применения Закона о то- условиях:
варных знаках). Такие геогра-
В то же время даже лицо, фические указания, пользуют- коммерческое наименова-
чьи товары не прошли такую ние и товарный знак тож-
проверку, может использо-
вать его при условии, что това-
ры произведены в обозначае-
25 См., например, ст. 16 Закона о товарных знаках.
26 Коллективными признаются товарные знаки, правообладателями которых являются объединения физических и/или
юридических лиц.
27 Лицу, использующему географическое указание, в отношении товаров, происходящих с соответствующей территории и
отвечающих всем предъявляемым требованиям, не может быть запрещено использование обозначения, даже если оно не
пожелает вступить в объединение, которому принадлежит коллективный товарный знак (ст. 6 Правил применения Закона
о товарных знаках).
28 Сертификационными признаются товарные знаки, указывающие на видовые характеристики товара, произведенного в
определенной местности.
29 Раздел III Положения о защите географических указаний.
30 Ст. 24 Положения о защите географических указаний.
46 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Некоторые аспекты гражданско-правовой защиты прав
на средства индивидуализации по законодательству Китая
дественны или сходны до повышения благосостояния ки- китайская система за-
степени смешения; тайских граждан и компаний.
коммерческое наименова- щиты прав на средства
ние и товарный знак за- Законодательство предус-
регистрированы в отноше- матривает возможность при- индивидуализации об-
нии однородных товаров и менения обеспечительных мер
(или) услуг, что может вве- в делах о защите прав на товар- ладает значительным
сти потребителей в заблуж- ные знаки (ст. 57 Закона о то-
дение; варных знаках), но не на иные своеобразием
коммерческое наимено- средства индивидуализации.
вание хорошо известно и права собственности, так и ин-
имеет определенную репу- Истец также вправе требо- теллектуальных прав), а также
тацию в Китае; вать через суд предоставления стремлением максимально под-
регистрация или использо- ему бухгалтерской и иной от- держать любую предпринима-
вание товарного знака про- четности ответчика, связанной тельскую активность для подня-
изводится недобросовестно; с нарушением32. тия благосостояния населения.
регистрация или использо-
вание товарного знака мо- Как мы могли убедить- Среди функций средств
жет причинить ущерб вла- ся, китайская система защиты индивидуализации главными
дельцу коммерческого наи- прав на средства индивидуали- оказываются гарантия каче-
менования. зации обладает значительным ства и обеспечение интересов
Предъявление дополни- своеобразием. потребителей; идентификация
тельных требований объяс- и реклама товаров правообла-
няется тем, что, как указыва- Несмотря на то, что Китай дателя отходят на второй план.
лось выше, коммерческое наи- является участником всех ба-
менование пользуется защи- зовых международных согла- Учитывая, что позиция ки-
той лишь на той территории, шений в этой области, уровень тайских законодателей и пра-
где оно зарегистрировано, в то защищенности правообладате- воприменителей является по-
время как товарный знак реги-
стрируется для всей террито- Учитывая, что позиция китайских законодателей и
рии Китая. правоприменителей является последовательной и
Такие же условия необхо- осознанной, представляется, что в ближайшее время
димо соблюдать обладателю ситуация с защищенностью исключительных прав на
прав на более раннее коммер- средства индивидуализации в Китае не изменится
ческое наименование, если он
хочет прекратить правовую ох- ля там остается крайне низким. следовательной и осознанной,
рану более позднего коммерче- Формально законодатель- представляется, что в ближай-
ского наименования31. шее время ситуация с защи-
Дополнительные требова- ство Китая соответствует всем щенностью исключительных
ния служат общей логике китай- основным стандартам, но прак- прав на средства индивидуа-
ского законодателя, стремяще- тическое применение тех же лизации в Китае не изменится.
гося предоставить максималь- принципов в социалистическом Правообладатели вынуждены
ный доступ к использованию строе снижает эффективность будут и дальше адаптироваться
средств индивидуализации для разработанных механизмов. к принципиально иной модели
восприятия интеллектуальных
Это объясняется тем, что прав в Китае.
в Китае отсутствует традиция
уважения абсолютных прав (как
31 International Trade Mark and Signs Protection/ Edited by Paul Lange. Munchen. 2010. P. 236.
32 Op.Cit. P. 254.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 47
Авторские 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
и смежнные права 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
Винни-Пух вступает в ВТО.
Проблема авторских
прав на «старые»
иностранные
произведения
С.Л. Будылин,
старший юрист компании Roche & Duffay
ВВо многих странах мира торов не признавались вовсе имеет ретроактивное действие).
признание прав авторов ино- или признавались лишь в неко- Но всемирное международное
странных произведений про- торых из них немногочислен- сотрудничество постепенно рас-
шло долгую эволюцию от пол- ными двусторонними между- ширялось. В конце концов обе
ного непризнания до полно- народными соглашениями слу- страны присоединились к кон-
го признания наравне с отече- чаях. Затем, после присоедине- венции (США – 1989 г., Россия –
ственными авторами. В этой ния к Всемирной конвенции об 1995 г.). При этом обе они, по су-
статье мы сравним эту эволю- авторском праве (США – 1955 г., ществу, отказались выполнить
цию в США и в России. Несмо- СССР – 1973 г.), произведения требования Бернской конвен-
тря на радикальные различия иностранных авторов получили ции относительно охраны «ста-
между национальными версия- охрану. Однако это относилось рых» иностранных произведе-
ми законодательства об автор- лишь к «новым» произведени- ний. Такая «вольность» пове-
ском праве, в этих двух странах ям, созданным после присоеди- дения участников конвенции,
упомянутый процесс проходил нения страны к конвенции, но несомненно, имела своим осно-
через удивительно сходные эта- не к «старым» произведениям, ванием то, что Бернская конвен-
пы. созданным до этого присоеди- ция не предусматривает реаль-
Первоначально в обеих нения. ных санкций за ее нарушение.
странах права иностранных ав-
В течение целого столетия Однако затем обе страны
обе страны наотрез отказыва- вступили в ВТО (США – 1995 г.,
лись от присоединения к Берн- Россия – 2012 г.). Как извест-
ской конвенции от 1886 г., ко- но, Бернская конвенция явля-
торая помимо прочего требует ется частью соглашения ВТО, а
охраны и «старых» произведе- оно предусматривает возмож-
ний (то есть в некотором смысле ность санкций за его наруше-
48 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Винни-Пух вступает в ВТО.
Проблема авторских прав на «старые» иностранные произведения
ние. Ввиду этого обеим странам донской газете первого произ- стоянием. На смену этому по-
в преддверии вступления в ВТО ведения о нем – 1925 г. А первое становлению вскоре пришли
пришлось отказаться от своего издание книги о Пухе вышло в новые «Основы авторского пра-
«творческого» прочтения Берн- 1926 г. ва», утвержденные ЦИК и СНК
ской конвенции и принять за- СССР 16 мая 1928 г., но и там
конодательство (США – 1994 г., Незадолго до этого в СССР, (п. 2 Основ) содержалось анало-
Россия – 2004 г.), «восстанав- где лишь недавно закончилась гичное положение об иностран-
ливающее» авторские права на гражданская война, принима- ных произведениях. Срок дей-
«старые» иностранные произ- ется Постановление ЦИК и СНК ствия исключительного права
ведения. СССР от 30 января 1925 г. «Об там был установлен в 15 лет по-
основах авторского права». Этот сле смерти автора (п. 15 Основ).
Весь этот процесс сопрово- нормативный акт, предоставив-
ждался (особенно в США) много- ший автору исключительное А вот за океаном, в США,
численными судебными спора- право на его произведение на Винни-Пуху в этом смысле по-
ми, в том числе на уровне Вер- период в 25 лет с момента опу- везло больше. Правда, надо
ховного Суда США и Высшего Ар- бликования, стал, несомненно, сказать, что самый первый За-
битражного Суда РФ. Многие из большим шагом вперед по срав- кон США об авторских правах
этих споров вокруг «старых» ино- нению с ранее действовавшим (Copyright Act 1790), равно как и
странных произведений весь- Декретом СНК РСФСР от 26 ноя- несколько последующих его ре-
ма поучительны, и некоторые из бря 1918 года, название которо- дакций, был столь же безжало-
них мы рассмотрим далее. го говорит само за себя: «О при- стен к иностранным авторам,
знании научных, литературных, как и советский закон: никакой
В качестве характерно- музыкальных и художествен- правовой охраны их произведе-
го примера мы будем рассма- ных произведений государ- ниям не полагалось. В течение
тривать права на всем извест- ственным достоянием». столетия американские издате-
ную книгу Алана Александра ли с удовольствием перепеча-
Милна о Винни-Пухе, которая и Увы, Винни-Пуху, а точнее тывали произведения зарубеж-
для России, и для США является его создателю Алану Алексан- ных, прежде всего английских
иностранным произведением. дру Милну, с авторскими пра- авторов (например Чарльза
Впрочем, будут упоминаться и вами в СССР не повезло. В упо- Диккенса и Вальтера Скотта), не
другие выдающиеся произве- мянутом Постановлении (п. 1) платя им ни цента. Лишь в 1891
дения, такие как «Петя и Волк» было сказано: «На произведе- году иностранцы получили воз-
Сергея Прокофьева. ние, появившееся в свет за гра- можность защиты их авторских
ницей ... авторское право при- прав по федеральному амери-
Доконвенциональная знается в пределах, установ- канскому закону, да и то при ус-
эпоха ленных соглашениями Союза ловии, что первая публикация
ССР с соответствующими го- их произведения происходит в
Сова. сударствами». Такого соглаше- США (или одновременно в США
Без-воз-мезд-но! То есть ния у СССР с Великобританией и за рубежом) 1.
не было, как, впрочем, и с боль-
даром. шинством стран мира. Соответ- В 1886 г. рядом стран была
Винни-Пух. ственно, книги Милна о Винни- заключена Бернская Конвенция
А, даром... Понятно. Пухе не охранялись советским по охране литературных и ху-
авторским правом, то есть сра- дожественных произведений,
Борис Заходер, Федор Хитрук зу же были признаны по умол- идейным вдохновителем кото-
чанию СССР общественным до- рой стал французский писатель
Год рождения Винни-Пуха,
то есть дата публикации в лон-
1 Khan B.Z. Does Copyright Piracy Pay?: the Effects of U.S. International Copyright Laws on the Market for Books, 1790-1920. NBER
working paper series. 2004. No. 10271. <http://www.nber.org/papers/w10271.pdf?new_window=1>. P. 7-9.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 49
Авторские 4 Официальная хроника 28 Право на товарные знаки
и смежнные права 48 Авторские и смежные права 66 Частное мнение 70 Судебная практика
Виктор Гюго, и которая в насто- ные произведения также можно редал права на книги своей кор-
ящее время служит основой ав- было обеспечить путем депони- порации Stephen Slesinger, Inc.
торского права, по существу, всех рования. Срок защиты состав- (“SSI”)4.
стран мира2. лял 28 лет с момента публикации
с возможностью однократного Предпринимательское чутье
США тогда (так же, кстати, продления еще на 28 лет. Ино- Слезингера заслуживает восхи-
как и Российская империя, где странным авторам права предо- щения, хотя тогда он и сам вряд
тоже печаталось много произве- ставлялись лишь при соблюде- ли осознавал, насколько выгод-
дений иностранных авторов) от- нии предусмотренных законом ную сделку заключил. В течение
казались присоединиться к Кон- формальностей (прежде всего, длительного времени его корпо-
венции. По американскому за- публикация со знаком копирай- рация получала доходы от реали-
кону того времени основанием та) 3. Однако такие права предо- зации книг о Пухе, пластинок с
возникновения авторского права ставлялись не всем иностранцам, записями о нем и т.д.
служило не просто создание про- а только из тех стран, с которыми
изведения автором (как предус- имелось соответствующее меж- Стивен Слезингер умер в
мотрено Конвенцией), а государ- дународное соглашение или в ко- 1953 г., и его права акционера
ственная регистрация произве- торых аналогичные права пре- SSI перешли к его наследникам.
дения. Пожертвовать своей ре- доставлялись американским ав- В 1956 г. скончался и Алан Алек-
гистрационной системой ради торам на основе взаимности (ст. сандр Милн. Его права на книги
международного сотрудничества 8(b) указанного Закона). по завещанию были переданы в
США не пожелали (в отличие от траст, бенефициарами которо-
Великобритании, присоединив- К счастью, «Винни-Пух» без го стали вдова писателя, его сын
шейся к Бернской Конвенции в защиты не остался. В соответ- Кристофер Робин (тот самый) и
1887 г. и упразднившей регистра- ствии с законодательством США другие5.
цию произведений в 1911 г.). права на различные книги о Вин-
ни-Пухе были зарегистрирова- В 1961 г. корпорация SSI
На момент создания «Винни- ны в США (в период между 1924 предоставила корпорации Walt
Пуха» в США уже действовал но- и 1928 г.). Прочитав книгу, нью- Disney Productions исключи-
вый Закон об авторских правах йоркский предприниматель – те- тельную лицензию на исполь-
от 1909 г. (Copyright Act 1909). Со- лепродюсер и создатель комик- зование произведений о Пухе
гласно этому закону (ст.ст. 9–13), сов – Стивен Слезингер приобрел в обмен на выплату опреде-
авторские права, по общему пра- билет на пароход, плывущий в ленных роялти. Дополнительно
вилу, возникали в результате пу- Англию, в надежде заключить до- (по-видимому, желая обеспе-
бликации произведения с обя- говор с ее автором. И в 1930 г. та- чить себе всемирные, а не толь-
зательным знаком копирайта кой договор действительно был ко североамериканские права)
(©), а затем подлежали государ- заключен. Милн передал Сле- Walt Disney Productions заклю-
ственной регистрации (по су- зингеру исключительные права чила соглашение на использо-
ществу, обязательной, во всяком на книги о Пухе на территории вание произведений с вдовой
случае, для целей последующей США и Канады в обмен на фикси- писателя и упомянутым тра-
подачи иска) путем депонирова- рованную сумму и долю дохода стом6. В 1966 г. был выпущен
ния копий произведения. Автор- от продаж. Слезингер затем пе- первый диснеевский фильм о
ские права на неопубликован- Пухе «Винни-Пух и медовое де-
рево». В течение последующих
2 Константинов К.Б . Создание Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений: историко-
правовой аспект // История государства и права. 2008. № 10. С. 33-34.
3 Ochoa T.T. Protection for Works of Foreign Origin Under the 1909 Copyright Act // Santa Clara Computer & High Technology Law
Journal. 2010. Vol. 26. P. 285.
4 Апелляционный Суд США по Девятому округу. Milne ex rel. Coyne v. Stephen Slesinger, Inc., 430 F.3d 1036, 1039 (9th Cir. 2005).
5 Ibid.
6 Ibid.
50 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014
Винни-Пух вступает в ВТО.
Проблема авторских прав на «старые» иностранные произведения
десятилетий корпорация соз- го года, не видевших советских щихся в защите их прав за ру-
дала многомиллиардную ком- мультфильмов о Пухе. А многие бежом. Достаточно вспомнить
мерческую империю вокруг ав- их знают просто наизусть. Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хе-
торских прав на произведения о мингуэя или классиков амери-
Пухе, а также прав на связанные Однако ни советские книго- канского детектива, таких как
с ним товарные знаки. Успех издатели, ни представители «Со- Эрл Стенли Гарднер. В СССР со
Винни-Пуха затмил даже дости- юзмультфильма» не спешили по- временем также встал вопрос не-
жения Микки Мауса7. купать билет на пароход в Ан- обходимости защиты за рубежом
глию, чтобы получить права на прав советских авторов, напри-
Между тем в СССР отгре- книгу. По действующему в СССР мер Михаила Шолохова и Сергея
мела война, и был разоблачен законодательству книга Милна Прокофьева.
культ личности. В 1961 г. были находилась в общественном до-
приняты Основы гражданско- стоянии, так что платить за права Однако же присоединение
го законодательства Союза ССР на нее было необязательно. Соот- к Бернской Конвенции, как мы
и союзных республик, а в 1964 ветственно, и Заходер, и Хитрук обсудим далее, означало бы не-
г. – новый Гражданский кодекс могли использовать текст Мил- обходимость восстановления ав-
РСФСР, включающий и раздел на для создания перевода книги торских прав на многие ино-
об авторских правах. Соглас- и сценария мультфильма совер- странные произведения, ранее
но первой редакции ГК РСФСР, шенно безвозмездно, то есть да- находившиеся в данной стране
срок действия авторского права ром. Оборотной стороной меда- в общественном достоянии. По-
составлял 15 лет после смерти ли стала невозможность прока- страдавшими могли оказаться,
автора (ст. 496). Однако и в этом та советского мультфильма, тех в частности, те, кто ранее сво-
документе (ст. 478) защита прав странах, которые признают пра- бодно использовал иностран-
авторов-иностранцев, впервые ва автора книги, во всяком слу- ные произведения, полагаясь
опубликовавших свое произве- чае, без урегулирования вопроса на старое законодательство. Это
дение за рубежом, была предус- с правообладателями. не устраивало ни США, ни СССР.
мотрена лишь на основе между- Так, в СССР могли возникнуть во-
народных соглашений. Всемирная конвенция просы к авторам таких книг, как
об авторском праве «Приключения Буратино» или
В конце 50-х годов с кни- «Волшебник Изумрудного горо-
гой о Пухе познакомился Бо- “ What I said was, ‘First да», довольно беззастенчиво по-
рис Заходер, сделавший ее за- Issue a Reward’.” заимствовавшим иностранные
мечательный перевод, или ско- тексты. США, кроме того, по-
рее пересказ, на русском язы- “You’re doing it again,” прежнему не желали отказывать-
ке. В 1960 г. книга была впервые said Pooh sadly. ся от своей системы регистрации
издана в СССР и вскоре приоб- объектов авторского права.
рела большую популярность. В “A Reward!” said Owl
1969-1972 гг. на студии «Союз- very loudly. Тогда под эгидой ЮНЕСКО
мультфильм» под руководством была разработана Всемирная
Федора Хитрука были созда- Alan Alexander Milne конвенция об авторском праве
ны три мультфильма о Пухе (по (Universal Copyright Convention)
сценариям Заходера и Хитрука). Шли годы. С развитием меж- (ВКАП), принятая в 1952 г. Она
И книга, и мультфильмы стали дународной коммерции отказы- мыслилась как «облегченный»
важной частью русской культу- вать в вознаграждении зарубеж- вариант Бернской Конвенции,
ры. Вряд ли найдется много рос- ным авторам становилось уже предназначенный для тех стран,
сиян в возрасте старше одно- попросту неприлично. Кроме которые не готовы присоеди-
того, в США уже появилось мно-
жество своих авторов, нуждаю-
7 Meg J. Disney controls Winnie the Pooh trademarks, court rules // Los Angeles Times. 21 December 2012. <http://articles.latimes.
com/2012/dec/21/news/la-disney-controls-winnie-the-pooh-trademarks-court-rules-20121221>.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2014 51
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
2014-03-042014
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search